fallo argentino sobre Adwords contra Google: prohibe uso de marca de la actora en Adwords

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TEVE COMPRAS 2001 S.R.L. C/ MERCADOLIBRE S.A. Y OTRO S/ MEDIDAS CAUTELARES
Causa Nº 6.516/2008 CCCF, drugs Sala I 24/11/09

Buenos Aires, check 24 de noviembre de 2009. Y VISTO:

El recurso interpuesto por Google Inc. a fs. 114 fundado a fs. 128/131, site cuyo traslado fue contestado a fs. 134/140-, contra la resolución de fs. 94, y

CONSIDERANDO:

1. En agosto de 2008, la parte actora denunció que, sin su autorización, la búsqueda de su marca “TEVECOMPRAS” en el buscador www.google.com.ar traía como resultado, en la parte derecha de la pantalla, enlaces  patrocinados a sitios de competidores suyos, produciéndose de este modo un desvío de clientela (fs. 48). En base a ello solicitó que se intime, en lo que aquí interesa, a Google Argentina S.R.L. a cesar inmediatamente en el uso de “TEVECOMPRAS” y obtuvo el dictado de una medida cautelar que así lo dispuso (ver fs. 57 y 60).

Tiempo después, la actora denunció que la medida estaba siendo incumplida. Según la impresión de pantalla de fs. 68 que aportó, al realizar la búsqueda de “TEVECOMPRAS”, aparecía un enlace patrocinado al sitio de Sprayette (fs. 69). Se intimó, entonces, a la demandada para que dentro del término de cinco días cumpla con la medida decretada a fs. 57 -rectificada a fs. 60-, bajo apercibimiento de aplicarle astreintes ($ 150) por cada día de demora (fs. 70).

Más adelante, se formuló una nueva denuncia: “aún se observa la publicación de enlaces patrocinados de la página web www sprayette.com” (ver fs. 93 e impresiones de pantalla de fs. 89/92). El Juez cursó, entonces, otra intimación a la demandada, para que dentro del término de cinco días cumpla con la medida cautelar dispuesta a fs. 57 y, haciendo efectivo el apercibimiento decretado a fs. 70; le impuso una multa de $ 150, por cada día de atraso (fs. 94).

2. Esta resolución se encuentra apelada por Google Inc. quien solicita la revisión de la aplicación de astreintes. Argumenta, en lo esencial, que la medida cautelar ordenó a su mandante que cese en el uso de la marca “TEVECOMPRAS” (una sola palabra), de manera que la aparición del enlace patrocinado de Sprayette al poner en Google como objeto de búsqueda “TEVE COMPRAS” (con espacio) no constituye un incumplimiento de lo dispuesto. La recurrente afirma que acató la medida cautelar, en la forma en que fue dictada, bloqueando el enlace relacionado con “TEVECOMPRAS”, conforme surge del acta de constatación e impresiones de Internet obtenidas el 17 de febrero pasado y que no le es posible extender ese bloqueo respecto de todas sus variantes ya que los términos “TEVE” y “COMPRAS” son nombres genéricos, por lo cual la actora no podría pretender que no aparezca ningún enlace patrocinado al ingresarlos en la búsqueda Google, pues estaría abusando de la medida cautelar obtenida.

3. La actora pide la deserción del recurso. Alega que el memorial contiene argumentos ajenos al tema y que los justificativos intentados por Google Inc. son casi infantiles y evidencian su falta de buena fe negocial. No obstante, puntualiza que la diferencia entre “TEVECOMPRAS” y “TEVE COMPRAS” es prácticamente inexistente y que ambas formas están igualmente protegidas. Nadie dudaría -ejemplifica- en afirmar que se infringe el derecho de The Coca-Cola Company si se usa “COCACOLA”, en vez de “COCA-COLA” y apunta que la marca “TEVE COMPRAS” ha sido recientemente mencionada en un fallo, como marca de gran fama y notoriedad (Sala 2, causa 13.552/02 del 23/6/09).

También aduce que la demandada utiliza en forma azarosa tanto “TEVECOMPRAS” como “TEVE COMPRAS” y razona que debido a ello fue que en la primer denuncia su parte aportó prueba del uso del signo escrito sin espacio y en la segunda, con espacio. Agrega que su contraria no siguió el camino procesal adecuado para modificar la medida cautelar dictada, si ése era su interés. Estima que debe seguirse el criterio utilizado por la Sala 3, en la causa 6786/07 del 14/8/07, según el cual -en síntesis- una modificación sutil en el signo que se utiliza en infracción no implica el cumplimiento de la medida cautelar.

En cuanto a la prueba ofrecida por Google Inc. con el fin de acreditar el cumplimiento de la medida cautelar, considera que no debe tenerse en cuenta, por un lado; pues no fue debidamente controlada, pero además, porque los enlaces patrocinados, a elección de quien los compra, pueden aparecer en determinados días y horarios, o puntos geográficos, circunstancia de la cual deduce que Google, seguramente, acompañó prueba de horarios o días en que estaban desactivados. De todos modos, concluye, aún cuando se considerase válida esa prueba, se encuentran probados los incumplimientos denunciados el 1/8/08, el 31/10/08, el 19/12/08 y “el día de la fecha”.

4. Es oportuno recordar que la sanción de la deserción de la instancia, por su gravedad, debe aplicarse con criterio favorable al apelante, a condición de que el agraviado individualice, aunque sea en mínima medida, los motivos de su disconformidad (cfr. CNCiv., Sala E, 30.9.80, citado por Fenochietto Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Ed. Astrea, 1993, T.1, pág. 945). En opinión de esta Sala, la recurrente ha cumplido con ese cometido en medida suficiente como para permitir la revisión que le compete. Se desestima, por ende, la deserción acusada.

5. Ello sentado, corresponde recordar que “la finalidad de las astreintes es  presionar la voluntad del deudor a fin de constreñirlo al cumplimiento de lo que se  le exige, bajo amenaza de colocarlo, en la medida en que su incumplimiento persista en el tiempo, en una situación patrimonial cada vez más comprometida (doctrina de esta Sala, causas 677/97 del 25/3/97 y 5715/99 del 21/10/99, entre muchas otras). Estas sanciones conminatorias de carácter pecuniario -que están regladas como facultades de los jueces en el art. 666 bis del Código Civil- presuponen la existencia de una obligación de cumplimiento factible que el deudor no satisface deliberadamente (confr. Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T. I, n° 80, 82 bis y 83). Tienen especial importancia para compeler al deudor a que cumpla específicamente lo debido, cuando la ejecución forzada de la obligación es imposible (confr. Belluscio Augusto César – Coordinador-, Código Civil y leyes complementarais, t. 3, ed. Astrea, pág. 242).

Esta Sala ha sostenido que la aplicación de sanciones conminatorias exige que se configure una conducta del deudor -en sentido lato- que dé cuenta de un ánimo doloso o de una actitud gravemente negligente o la obstinación a cumplir un mandato judicial (causa 1132/02 del 818/02 y sus citas, entre muchas).”; (ver causa 11/06 del 3/3/09, considerando 3, 3° y 4° párrafos).

6. Ahora bien, se debe precisar que las críticas dirigidas contra la validez -o eficacia de la prueba ofrecida por Google Inc. -tendiente a demostrar que ha dado cumplimiento a la medida cautelar dispuesta- no hacen a la cuestión, ya que allí se practicó la búsqueda en Google utilizando los términos “TEVECOMPRAS 2001” y “TEVECOMPRAS” (ver constancias de fs. 107/110), mientras que la discusión principal radica ahora en definir qué postura cabe adoptar frente al uso de “TEVE COMPRAS” (con espacio, ver :constancias de fs. 89/92), pues en función de éste uso es que se ha dictado la resolución apelada.

En otras palabras, el punto central consiste en determinar si corresponde equiparar “TEVECOMPRA.S” y “TEVE COMPRAS”; a los fines de evaluar si se verificó el incumplimiento que el juez tuvo en cuenta para fundar la imposición de multa decidida a fs. 94.

Frente a este interrogante se impone la respuesta negativa.

Ello es así, en razón de que se ha interrumpido el nexo de congruencia que debe existir entre la conducta que se intimó a cumplir bajo apercibimiento de astreintes y la denunciada como incumplida a fs. 93.

En efecto, allí la parte actora aportó prueba del uso de un signo diferente del consignado en su primera denuncia, sin brindar en dicha oportunidad ningún argumento del tenor de aquéllos que expone ahora; ante la Alzada, referidos a la irrelevancia de la diferencia entre “TEVECOMPRAS” y “TEVE COMPRAS”.

Por otra parte, la resolución que impuso la multa apelada, se dictó sin que hubiese mediado sustanciación de esta segunda denuncia de incumplimiento, de manera que tampoco tuvo oportunidad la demandada de desarrollar ante el juez los argumentos que plantea en su memorial.

Pero además, tratándose de una conducta cuyo cumplimiento se ordenó en el acotado marco de una decisión precautoria -donde no es condición que el derecho invocado configure una realidad incontestable, bastando que presente suficiente verosimilitud-, debe primar una interpretación estricta del alcance de las obligaciones impuestas en ella.

7. En función de lo dicho hasta aquí, la Sala entiende que la decisión que dispuso hacer efectiva la multa debe ser revocada, toda vez que ella no puede válidamente apartarse del alcance y extensión con que se formuló la intimación y no resulta razonable exigir a la demandada que evalúe cuáles variantes del signo expresamente consignado en la resolución judicial deberían considerarse implícitamente comprendidos dentro de la prohibición. Así como, a pedido de la actora, la resolución de fs. 57 fue aclarada en el sentido de especificar que “donde dice TVCompras debe entenderse “TEVECOMPRAS” (ver fs. 60), al detectar la aparición de enlaces patrocinados frente al ingreso de “TEVE COMPRAS”, debió ser la actora quien, en los términos del art. 203 del CPCC, solicitara una ampliación de la medida dictada.

8. En cuanto a los criterios jurisprudenciales invocados por la actora, cabe tener presente que la Sala ha entendido, en un caso en que intervino como demandada la empresa actora en este juicio y se hallaba involucrado el signo “TEVE COMPRAS” que: “el carácter de marca notoria es un grado superior al que llegan muy pocas marcas, y depende de que ellas sean conocidas por la mayor parte del público, sea o no consumidor del producto (Otamendi, “Derecho de Marcas”, págs. 355 y 357). Nada de esto ocurre con las marcas de la demandada” (ver causa 1180/04 del 3/7/08).

Asimismo, se ha afirmado allí que las palabras ‘COMPRAS’ y ‘TEVE’, por evocar fuertemente el servicio a distinguir y describir la naturaleza y función del producto, convertían a las marcas que las portasen en débiles (causa 1180/04, cit.).

Por último, no aporta tampoco a la solución de este caso el precedente de la Sala 3 invocado por la actora (causa 6786/07 del 14/8/07), pues existen cuando menos dos diferencias entre ellos que dificultan la analogía propuesta: a) en él se analizó la apelación deducida contra una medida cautelar y no la multa dispuesta haciendo efectivo un apercibimiento de astreintes que compelían al cumplimiento de ella; b) se trataba allí de una marca figurativa y no denominativa, como aquí ocurre.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: revocar la decisión de fs. 94. En atención a las particularidades de la cuestión, las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCC).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
María Susana Najurieta     Martín Diego Farrell    Francisco de las Carreras