Seminario sobre arbitraje y propiedad intelectual

0

En el caso D2010-0324 se debatió la titularidad del dominio www.segundamano.org. El actor era titular de varias marcas sobre SEGUNDAMANO. La respuesta del demandado fue que:

– Que el significado de la expresión “segunda mano” se puede encontrar en el diccionario de la Real Academia Española, hygiene por ser genérico y ampliamente utilizado desde hace muchos años, erectile aportando una recopilación de citas que contienen dicho término y que se remontan a los años 1787, 1797, 1973, 1808, 1848, etc.

– Que la expresión “segunda mano” sigue siendo en la actualidad muy común, aportando el resultado de una búsqueda en Google News, que arroja un total de 1.035 referencias, entre las que sólo dos se corresponden con la Web de la Demandante. También alude el Demandado al hecho de que se trata de una expresión utilizada en otros muchos idiomas, indicando algunos ejemplos….

– Que el uso común en el lenguaje del término genérico prevalece sobre la relevancia que pueda tener la marca.

– Que la principal actividad de la Demandante es el mercado de segunda mano, de modo que la expresión genérica “segunda mano” define a la perfección su actividad, en particular en las categorías de vehículos, inmobiliaria, electrónica, etc., siendo la única actividad que no se puede englobar en ese mercado de segunda mano la parte que se refiere a negocios y empleo, que – según el Demandado – representa tan solo el 7,6% del total de anuncios que publica la Demandante.

– Que la Ley de Marcas no protege términos genéricos cuando su sentido semántico coincide con los productos o servicios que se pretenden distinguir, añadiendo que la Demandante pretende monopolizar un término genérico y que la Oficina Española de Patentes y Marcas no debería aceptar estas marcas.

– Que todas las marcas citadas por la Demandante son marcas mixtas, excepto la marca 875.706, que fue registrada en 1979, cuando todavía no se había aprobado la primera Ley de Marcas de 1988, por lo que no fue objeto de examen, mientras que con posterioridad a dicha Ley sí se examina toda solicitud de marca.

– Que la Demandante no cita otras marcas denominativas que tiene registradas, en las que se incluye el término “segundamano”, tales como “segundamano radio”, telebuzón segundamano”, etc., añadiendo que si la marca SEGUNDAMANO tuviera el suficiente valor distintivo la Demandante no precisaría el registro de todas estas marcas adicionales.

– Que, en consecuencia, no puede producirse confusión, ya que la expresión “segunda mano” se asocia antes a su sentido genérico que a la marca de la Demandante.

– Que el registro de nombres de dominio genéricos es completamente legítimo y que se rige por la regla “first come, first served”.

– Que todos los nombres de dominio que posee son genéricos, aportando información sobre los mismos y afirmando que es legítimo el uso de estos nombres de dominio para atraer tráfico genérico y obtener beneficio de ello.

– Que no pretende crear confusión en el usuario con respecto a la Web de la Demandante (“www.segundamano.es”), ya que el diseño, los colores y la disposición de la página son totalmente diferentes.

– Que conocía la referida Web de la Demandante, pero no el registro de su marca, registro que le ha sorprendido puesto que está prohibido.

– Que es cierto que utiliza la expresión genérica “segunda mano” para atraer tráfico del que redirige una pequeña parte del mismo para obtener beneficios y que también es cierto que el Nombre de Dominio está en venta, siendo todo ello legítimo cuando se trata de un nombre de dominio genérico.

Y, en definitiva, que registró el Nombre de Dominio de buena fe, puesto que estaba libre y es uno de los mejores genéricos que ha encontrado libres; asimismo afirma que el uso que hace del mismo también es de buena fe, por tratarse de un nombre de dominio genérico que atrae tráfico genérico.

A esto el Panel respondió -al analizar la existencia de mala fe- que:

El Demandado, para defender que registró de buena fe el Nombre de Dominio, insiste en que la expresión “segunda mano” es de uso común, remitiendo a las prohibiciones de registro de la Ley de Marcas. A este respecto cabe señalar que, tanto la jurisprudencia, como la doctrina científica han venido reconociendo de forma unánime la posibilidad de que un determinado signo que, en principio, podría ser considerado como descriptivo del producto o servicio que pretende distinguir, pueda llegar a conseguir la distintividad requerida para ser marca y, por tanto, para que el titular de ésta pueda ostentar un derecho exclusivo. También las leyes españolas sobre marcas han recogido este principio. A título de ejemplo, cabe recordar que la derogada Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988 de Marcas, en su Artículo 11, prescribía textualmente:

“1. No podrán registrarse como marcas (…)

c) las que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio.

2. El apartado 1 letra c) no se aplicará si la marca hubiera adquirido para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.”

Del mismo modo, la Ley de Marcas actualmente vigente (Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas), en su artículo 5, prescribe:

“1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: (…)

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.”

Es decir, determinados signos pueden adquirir suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, por efecto del uso que de ellos se hace a título de marca, de tal modo que el destinatario acaba dando a dichos signos un nuevo significado que además se vincula a un determinado origen empresarial, por lo que el signo en cuestión adquiere la distintividad suficiente para poder cumplir con sus funciones como marca. Este fenómeno es conocido como “secondary meaning”.

Tal y como ya se ha indicado, el Experto considera que la marca SEGUNDAMANO, además de ser suficientemente distintiva, goza de notoriedad en el sector de los anuncios clasificados, notoriedad que se remonta a fechas muy anteriores al registro del Nombre de Dominio. En el caso del nombre de dominio <zegundamano.com> ya se afirmaba que la marca SEGUNDAMANO es una marca notoria en España (Anuntis Segundamano España, S.L. v. Tecfinsa, S.L., Antonio Soria Hernández, Caso OMPI No. D2010-0041). A esta circunstancia se ha de añadir el hecho de que el Demandado, a través de diversos portales en Internet, es un competidor de la Demandante. Uno de esos portales (“www.milanuncios.com”) contiene un número importante de anuncios clasificados de diversas categorías, por lo que es razonable presumir que conocía la existencia de la marca SEGUNDAMANO de la Demandante cuando registró el Nombre de Dominio.

El Demandado sostiene que muchos de los artículos de prensa aportados por la Demandante con la pretensión de probar el renombre de su marca son anticuados. Sin embargo, precisamente porque muchos de esos artículos son de épocas muy anteriores al registro del Nombre de Dominio, permiten hacer una valoración de ellos en el sentido de que difícilmente podía desconocer el Demandado la existencia de la citada marca en la fecha del registro del Nombre de Dominio.

En realidad, el Demandado no niega en ningún momento el conocimiento previo de la actividad de la Demandante bajo la denominación “Segundamano”, lo que niega es la validez del registro de la marca SEGUNDAMANO. Por ejemplo, una de las afirmaciones del Demandado reza así: “si la marca SEGUNDAMANO tuviera el suficiente valor distintivo el demandante no precisaría el registro de todas estas marcas adicionales”. Estas alegaciones del Demandado resultan en cierto modo contradictorias si tenemos en cuenta que, según ha podido comprobar el Experto mediante la oportuna consulta en la Base de Datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, él mismo registró como marca la denominación MILANUNCIOS.COM, con la representación de un pequeño sapo (o rana) sobre la misma. Se trata de la marca mixta nº 2.713.039, para servicios de la clase 38, concedida el 17 de noviembre de 2006 a nombre del Demandado. Con arreglo a los argumentos del Demandado, que constituyen su principal defensa, la distintividad de la marca MILANUNCIOS podría resultar tan discutible como la de la marca SEGUNDAMANO de la Demandante. En este punto cabe señalar que el Experto está facultado para realizar búsquedas o investigaciones, accediendo a bases de datos o archivos públicos, que le ayuden a decidir (entre otras: Société des Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services, Caso OMPI No. D2002-0070; Hesco Bastion Limited v. The Trading Force Limited, Caso OMPI No. D2002-1038; Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley, Caso OMPI No. D2004-0014).

Respecto al uso que el Demandado viene haciendo del Nombre de Dominio, recordemos que se trata de una página Web que contiene diversos links (“anuncios clasificados”, “anuncios contactos”, “anuncios inmobiliaria”, “anuncios empleo”), así como publicidad de otras empresas, dando acceso a sus Webs, entre las cuales se encuentra “www.milanuncios.com”, portal que gestiona el propio Demandado, todo ello bajo el título “SegundaMano.org”, que aparece destacado, de modo que sólo puede considerarse como un uso a título de marca. Por todo ello, este uso constituye una infracción de los derechos que ostenta la Demandante sobre la marca SEGUNDAMANO. En efecto, conforme al Artículo 34 de la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, facultándole para prohibir que terceros, sin su consentimiento, usen el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e). Además, la citada Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. También puede calificarse dicho uso como un acto de competencia desleal, conforme a las prescripciones de la normativa española vigente sobre Competencia Desleal.

Ya se ha indicado que al registrar el Nombre de Dominio, el Demandado, competidor de la Demandante, debía conocer perfectamente que aquél era idéntico a la marca de la Demandante. En consecuencia y puesto que la buena o mala fe subjetiva se ha de deducir de determinados elementos externos, se ha de concluir que el Demandado tampoco podía tener en mente un uso de buena fe cuando registró el Nombre de Dominio. Más bien, el uso que el Demandado viene haciendo del Nombre de Dominio muy probablemente provocará la confusión en los usuarios de Internet, ya que pueden pensar que el sitio Web del Demandado tiene alguna relación con la Demandante. El Experto está persuadido de que, en realidad, el Demandado sólo pretendía beneficiarse de algún modo y de forma ilegítima con el registro del repetido Nombre de Dominio; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopción del mismo impedía el registro a su legítimo dueño.

En consecuencia, el Experto considera que la Demandante también ha cumplido con la carga de probar que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, tal y como lo requiere la Política, párrafo 4.a)iii).

En el caso D2010-0324 se debatió la titularidad del dominio www.segundamano.org. El actor era titular de varias marcas sobre SEGUNDAMANO. La respuesta del demandado fue que:

– Que el significado de la expresión “segunda mano” se puede encontrar en el diccionario de la Real Academia Española, cialis 40mg por ser genérico y ampliamente utilizado desde hace muchos años, aportando una recopilación de citas que contienen dicho término y que se remontan a los años 1787, 1797, 1973, 1808, 1848, etc.

– Que la expresión “segunda mano” sigue siendo en la actualidad muy común, aportando el resultado de una búsqueda en Google News, que arroja un total de 1.035 referencias, entre las que sólo dos se corresponden con la Web de la Demandante. También alude el Demandado al hecho de que se trata de una expresión utilizada en otros muchos idiomas, indicando algunos ejemplos….

– Que el uso común en el lenguaje del término genérico prevalece sobre la relevancia que pueda tener la marca.

– Que la principal actividad de la Demandante es el mercado de segunda mano, de modo que la expresión genérica “segunda mano” define a la perfección su actividad, en particular en las categorías de vehículos, inmobiliaria, electrónica, etc., siendo la única actividad que no se puede englobar en ese mercado de segunda mano la parte que se refiere a negocios y empleo, que – según el Demandado – representa tan solo el 7,6% del total de anuncios que publica la Demandante.

– Que la Ley de Marcas no protege términos genéricos cuando su sentido semántico coincide con los productos o servicios que se pretenden distinguir, añadiendo que la Demandante pretende monopolizar un término genérico y que la Oficina Española de Patentes y Marcas no debería aceptar estas marcas.

– Que todas las marcas citadas por la Demandante son marcas mixtas, excepto la marca 875.706, que fue registrada en 1979, cuando todavía no se había aprobado la primera Ley de Marcas de 1988, por lo que no fue objeto de examen, mientras que con posterioridad a dicha Ley sí se examina toda solicitud de marca.

– Que la Demandante no cita otras marcas denominativas que tiene registradas, en las que se incluye el término “segundamano”, tales como “segundamano radio”, telebuzón segundamano”, etc., añadiendo que si la marca SEGUNDAMANO tuviera el suficiente valor distintivo la Demandante no precisaría el registro de todas estas marcas adicionales.

– Que, en consecuencia, no puede producirse confusión, ya que la expresión “segunda mano” se asocia antes a su sentido genérico que a la marca de la Demandante.

– Que el registro de nombres de dominio genéricos es completamente legítimo y que se rige por la regla “first come, first served”.

– Que todos los nombres de dominio que posee son genéricos, aportando información sobre los mismos y afirmando que es legítimo el uso de estos nombres de dominio para atraer tráfico genérico y obtener beneficio de ello.

– Que no pretende crear confusión en el usuario con respecto a la Web de la Demandante (“www.segundamano.es”), ya que el diseño, los colores y la disposición de la página son totalmente diferentes.

– Que conocía la referida Web de la Demandante, pero no el registro de su marca, registro que le ha sorprendido puesto que está prohibido.

– Que es cierto que utiliza la expresión genérica “segunda mano” para atraer tráfico del que redirige una pequeña parte del mismo para obtener beneficios y que también es cierto que el Nombre de Dominio está en venta, siendo todo ello legítimo cuando se trata de un nombre de dominio genérico.

Y, en definitiva, que registró el Nombre de Dominio de buena fe, puesto que estaba libre y es uno de los mejores genéricos que ha encontrado libres; asimismo afirma que el uso que hace del mismo también es de buena fe, por tratarse de un nombre de dominio genérico que atrae tráfico genérico.

A esto el Panel respondió -al analizar la existencia de mala fe- que:

El Demandado, para defender que registró de buena fe el Nombre de Dominio, insiste en que la expresión “segunda mano” es de uso común, remitiendo a las prohibiciones de registro de la Ley de Marcas. A este respecto cabe señalar que, tanto la jurisprudencia, como la doctrina científica han venido reconociendo de forma unánime la posibilidad de que un determinado signo que, en principio, podría ser considerado como descriptivo del producto o servicio que pretende distinguir, pueda llegar a conseguir la distintividad requerida para ser marca y, por tanto, para que el titular de ésta pueda ostentar un derecho exclusivo. También las leyes españolas sobre marcas han recogido este principio. A título de ejemplo, cabe recordar que la derogada Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988 de Marcas, en su Artículo 11, prescribía textualmente:

“1. No podrán registrarse como marcas (…)

c) las que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio.

2. El apartado 1 letra c) no se aplicará si la marca hubiera adquirido para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.”

Del mismo modo, la Ley de Marcas actualmente vigente (Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas), en su artículo 5, prescribe:

“1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: (…)

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.”

Es decir, determinados signos pueden adquirir suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, por efecto del uso que de ellos se hace a título de marca, de tal modo que el destinatario acaba dando a dichos signos un nuevo significado que además se vincula a un determinado origen empresarial, por lo que el signo en cuestión adquiere la distintividad suficiente para poder cumplir con sus funciones como marca. Este fenómeno es conocido como “secondary meaning”.

Tal y como ya se ha indicado, el Experto considera que la marca SEGUNDAMANO, además de ser suficientemente distintiva, goza de notoriedad en el sector de los anuncios clasificados, notoriedad que se remonta a fechas muy anteriores al registro del Nombre de Dominio. En el caso del nombre de dominio <zegundamano.com> ya se afirmaba que la marca SEGUNDAMANO es una marca notoria en España (Anuntis Segundamano España, S.L. v. Tecfinsa, S.L., Antonio Soria Hernández, Caso OMPI No. D2010-0041). A esta circunstancia se ha de añadir el hecho de que el Demandado, a través de diversos portales en Internet, es un competidor de la Demandante. Uno de esos portales (“www.milanuncios.com”) contiene un número importante de anuncios clasificados de diversas categorías, por lo que es razonable presumir que conocía la existencia de la marca SEGUNDAMANO de la Demandante cuando registró el Nombre de Dominio.

El Demandado sostiene que muchos de los artículos de prensa aportados por la Demandante con la pretensión de probar el renombre de su marca son anticuados. Sin embargo, precisamente porque muchos de esos artículos son de épocas muy anteriores al registro del Nombre de Dominio, permiten hacer una valoración de ellos en el sentido de que difícilmente podía desconocer el Demandado la existencia de la citada marca en la fecha del registro del Nombre de Dominio.

En realidad, el Demandado no niega en ningún momento el conocimiento previo de la actividad de la Demandante bajo la denominación “Segundamano”, lo que niega es la validez del registro de la marca SEGUNDAMANO. Por ejemplo, una de las afirmaciones del Demandado reza así: “si la marca SEGUNDAMANO tuviera el suficiente valor distintivo el demandante no precisaría el registro de todas estas marcas adicionales”. Estas alegaciones del Demandado resultan en cierto modo contradictorias si tenemos en cuenta que, según ha podido comprobar el Experto mediante la oportuna consulta en la Base de Datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, él mismo registró como marca la denominación MILANUNCIOS.COM, con la representación de un pequeño sapo (o rana) sobre la misma. Se trata de la marca mixta nº 2.713.039, para servicios de la clase 38, concedida el 17 de noviembre de 2006 a nombre del Demandado. Con arreglo a los argumentos del Demandado, que constituyen su principal defensa, la distintividad de la marca MILANUNCIOS podría resultar tan discutible como la de la marca SEGUNDAMANO de la Demandante. En este punto cabe señalar que el Experto está facultado para realizar búsquedas o investigaciones, accediendo a bases de datos o archivos públicos, que le ayuden a decidir (entre otras: Société des Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services, Caso OMPI No. D2002-0070; Hesco Bastion Limited v. The Trading Force Limited, Caso OMPI No. D2002-1038; Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley, Caso OMPI No. D2004-0014).

Respecto al uso que el Demandado viene haciendo del Nombre de Dominio, recordemos que se trata de una página Web que contiene diversos links (“anuncios clasificados”, “anuncios contactos”, “anuncios inmobiliaria”, “anuncios empleo”), así como publicidad de otras empresas, dando acceso a sus Webs, entre las cuales se encuentra “www.milanuncios.com”, portal que gestiona el propio Demandado, todo ello bajo el título “SegundaMano.org”, que aparece destacado, de modo que sólo puede considerarse como un uso a título de marca. Por todo ello, este uso constituye una infracción de los derechos que ostenta la Demandante sobre la marca SEGUNDAMANO. En efecto, conforme al Artículo 34 de la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, facultándole para prohibir que terceros, sin su consentimiento, usen el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e). Además, la citada Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. También puede calificarse dicho uso como un acto de competencia desleal, conforme a las prescripciones de la normativa española vigente sobre Competencia Desleal.

Ya se ha indicado que al registrar el Nombre de Dominio, el Demandado, competidor de la Demandante, debía conocer perfectamente que aquél era idéntico a la marca de la Demandante. En consecuencia y puesto que la buena o mala fe subjetiva se ha de deducir de determinados elementos externos, se ha de concluir que el Demandado tampoco podía tener en mente un uso de buena fe cuando registró el Nombre de Dominio. Más bien, el uso que el Demandado viene haciendo del Nombre de Dominio muy probablemente provocará la confusión en los usuarios de Internet, ya que pueden pensar que el sitio Web del Demandado tiene alguna relación con la Demandante. El Experto está persuadido de que, en realidad, el Demandado sólo pretendía beneficiarse de algún modo y de forma ilegítima con el registro del repetido Nombre de Dominio; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopción del mismo impedía el registro a su legítimo dueño.

En consecuencia, el Experto considera que la Demandante también ha cumplido con la carga de probar que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, tal y como lo requiere la Política, párrafo 4.a)iii).

Se puede ver aqui este seminario, ed que sera dictado por Ignacio de Castro y Leandro Toscano del Centro de Arbitraje de la OMPI.

Previous articleSegundamano.org: no es expresión de uso común si ha adquirido capacidad distintiva
Next articleRevista Latinoamericana de Propiedad Intelectual (RLAPI) – Call for papers