Caso Interflora (Opinion del abogado General)

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 22 de septiembre de 2011

En el asunto C‑323/09, refractionist

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), mediante resolución de 16 de julio de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de agosto de 2009, en el procedimiento entre

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

y

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. J.-J. Kasel, M. Ilešič (Ponente), E. Levits y M. Safjan, Jueces;

Abogado General: Sr. N. Jääskinen;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de octubre de 2010;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de Interflora Inc. y Interflora British Unit, por el Sr. R. Wyand, QC, y el Sr. S. Malynicz, Barrister;

–        en nombre de Marks & Spencer plc, por el Sr. G. Hobbs, QC, la Sra. E. Himsworth, Barrister, y por el Sr. T. Savvides y la Sra. E. Devlin, Solicitors;

–        en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Inez Fernandes, en calidad de agente;

–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. H. Krämer, en calidad de agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 24 de marzo de 2011;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 5 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), y 9 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

2        Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio que enfrentaba a las sociedades Interflora Inc. e Interflora British Unit, por una parte, a Marks & Spencer plc (en lo sucesivo, «M & S») y Flowers Direct Online Ltd., por otra. Tras haber llegado a un arreglo amistoso con Flowers Direct Online Ltd, el litigio principal enfrenta a Interflora Inc. e Interflora British Unit con M & S en relación con la aparición en Internet de anuncios de M & S a partir de palabras clave correspondientes a la marca INTERFLORA.

Marco jurídico

3        La Directiva 89/104 y el Reglamento nº 40/94 fueron derogados, respectivamente, por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008, y por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, habida cuenta de la época en que se produjeron algunos de los hechos, puede considerarse que el litigio principal se rige por la Directiva 89/104 y el Reglamento nº 40/94.

4        Si bien el Tribunal de Justicia interpretará, por consiguiente, la Directiva 89/104 y el Reglamento nº 40/94, tal y como pide el órgano jurisdiccional remitente, procede indicar que en caso de que al resolver el litigio principal dicho órgano jurisdiccional se base en las reglas de la Directiva 2008/95 y del Reglamento nº 207/2009, la citada interpretación será aplicable a esos nuevos textos legales. En efecto, el contexto y el objetivo de las disposiciones pertinentes en el litigio principal no han sufrido ninguna modificación sustancial con la adopción de esta última Directiva y de este último Reglamento.

5        El segundo considerando de la Directiva 89/104 establecía:

«Considerando que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección; […]».

6        El séptimo considerando del Reglamento nº 40/94 estaba redactado en términos prácticamente idénticos.

7        El artículo 5 de la Directiva 89/104, titulado «Derechos conferidos por la marca», disponía:

«1.      La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a)      de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b)      de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2.      Cualquier Estado miembro podrá así mismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3.      Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a)      poner el signo en los productos o en su presentación;

b)      ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c)      importar productos o exportarlos con el signo;

d)      utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

[…]».

8        El tenor del artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94 se correspondía esencialmente con el del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104. El apartado 2 del citado artículo 9 se correspondía con el apartado 3 del mencionado artículo 5. Por su parte, el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, disponía:

«La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular está habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

[…]

c)      de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

El servicio de referenciación «AdWords»

9        Cuando un internauta efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras en el buscador Google, éste muestra los sitios web que parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia. Éstos son los denominados resultados «naturales» de la búsqueda.

10      Por otra parte, el servicio remunerado de referenciación «AdWords» de Google permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en caso de que coincidan con las introducidas por el internauta en el buscador, aparezca en pantalla un enlace promocional hacia su sitio web. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», que se muestra, bien en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte superior de la pantalla, encima de dichos resultados.

11      Los enlaces promocionales se acompañan de un breve mensaje comercial. El conjunto de enlace y mensaje constituye el anuncio mostrado bajo la rúbrica antes mencionada.

12      El anunciante debe abonar una cantidad por el servicio de referenciación cada vez que se pulse en su enlace promocional. Esta cantidad se calcula principalmente en función del «precio máximo por clic» que el anunciante se haya comprometido a pagar al contratar el servicio de referenciación de Google y del número de veces que los internautas pulsen en dicho enlace.

13      La misma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. El orden de aparición de los enlaces promocionales depende, en particular, del precio máximo por clic, del número de veces que se haya pulsado en los enlaces y de la calidad que Google atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su lugar en el orden de aparición en cualquier momento fijando un precio máximo por clic más elevado o intentando mejorar la calidad de su anuncio.

El uso de palabras clave en el litigio principal

14      Interflora Inc., sociedad constituida en el Estado de Michigan (Estados Unidos), explota una red mundial de envío de flores. Interflora British Unit es licenciataria de Interflora Inc.

15      La red de Interflora Inc. e Interflora British Unit (en lo sucesivo, conjuntamente, «Interflora») la forman floristas independientes a quienes los clientes pueden hacer pedidos en persona o por teléfono. Interflora dispone también de sitios web que permiten que los pedidos sean cursados por Internet, para ser atendidos por el miembro más cercano al lugar en que deban entregarse las flores. La dirección del sitio principal es www.interflora.com. Éste remite a sitios web específicos de cada país, como www.interflora.co.uk.

16      INTERFLORA es una marca nacional en el Reino Unido, y también una marca comunitaria. No se discute que estas marcas tienen un renombre considerable en el Reino Unido y en otros Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito del servicio de envío de flores.

17      M & S, sociedad inglesa, es uno de los principales minoristas del Reino Unido. Vende al por menor una amplia gama de productos y presta servicios a través de su red de tiendas y de su sitio web www.marksandspencer.com. Una de sus actividades es la venta y envío de flores. En dicha actividad comercial entra en competencia con Interflora. Es cuestión pacífica entre las partes que M & S no forma parte de la red de Interflora.

18      En el marco del servicio de referenciación «AdWords», M & S seleccionó como palabras clave la palabra «Interflora», así como las variantes derivadas de esa palabra con «errores leves» y expresiones que contienen la palabra «Interflora» (tales como «Interflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora co uk», etc.). En consecuencia, cuando los internautas introducían la palabra «Interflora» o alguna de aquellas variantes o expresiones como término de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, aparecía un anuncio de M & S bajo la rúbrica «enlaces patrocinados».

19      Concretamente, el anuncio se presentaba como sigue:

«M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Magníficas flores y plantas frescas

Haga su pedido antes de las 17 h para su entrega al día siguiente»

(«M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery»).

20      Tras comprobar la veracidad de esos hechos, Interflora interpuso contra M & S un recurso por vulneración de sus derechos de marca ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia diez cuestiones prejudiciales. A raíz de una petición de aclaración del Tribunal de Justicia, mediante resolución de 29 de abril de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de junio de 2010, el órgano jurisdiccional remitente retiró las cuestiones planteadas quinta y sexta, manteniendo únicamente las cuatro cuestiones siguientes:

«1)      Cuando un comerciante que es competidor del titular de una marca registrada y que, a través de su sitio web, vende productos y presta servicios idénticos a los protegidos por la marca:

–        selecciona como palabra clave un signo que es idéntico […] a la marca para un servicio de enlaces patrocinados del operador de un motor de búsqueda;

–        designa el signo como palabra clave;

–        vincula el signo al URL de su sitio web;

–        fija el coste por clic que pagará en relación con dicha palabra clave;

–        programa el momento en que aparecerá el enlace patrocinado y

–        utiliza el signo en la correspondencia comercial relativa a la facturación y al pago de las tarifas o a la gestión de su cuenta con el operador del motor de búsqueda, sin que el propio enlace patrocinado incluya el signo ni un signo similar,

¿constituye alguno de estos actos o todos ellos un “uso” del signo por el competidor en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento nº 40/94]?

2)      ¿Es dicho uso “para” productos y servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento nº 40/94]?

3)      ¿Está dicho uso comprendido en el ámbito de aplicación de una o de ambas de las disposiciones siguientes:

(a)      el artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y el artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento nº 40/94], y/o

(b)      […] el artículo 5, apartado 2, de la [Directiva 89/104] y el artículo 9, apartado 1, letra c), del [Reglamento nº 40/94]?

4)      ¿Afecta de algún modo a la respuesta a la tercera cuestión el hecho de que:

(a)      la presentación del enlace patrocinado del competidor en respuesta a una búsqueda realizada por un usuario mediante el signo de que se trata pueda dar lugar a que parte del público crea que el competidor es miembro de la red comercial del titular de la marca cuando no lo es, o

(b)      el operador del motor de búsqueda no permita a los titulares de marcas en el correspondiente Estado miembro […] prohibir que los terceros seleccionen como palabras clave signos idénticos a sus marcas?»

Sobre la solicitud de que se reabra la fase oral del procedimiento

21      Mediante escrito de 1 de abril de 2011, M & S solicitó que se reabriera la fase oral del procedimiento alegando que las conclusiones del Abogado General, leídas el 24 de marzo de 2011, se basaban en premisas erróneas y pasaban por alto los principios relativos al reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el órgano jurisdiccional remitente. En relación con este último extremo, M & S observa que, en vez de limitarse a realizar un examen de las normas pertinentes del Derecho de la Unión, el Abogado General expuso a qué resultado debería llevar, en su opinión, la interpretación de esas normas en el litigio principal.

22      Constituye jurisprudencia consolidada que el Tribunal de Justicia puede ordenar de oficio la reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, si considera que no está suficientemente informado o que el asunto debe dirimirse basándose en una alegación que no ha sido debatida entre las partes (véanse, en particular, las sentencias de 26 de junio de 2008, Burda, C‑284/06, Rec. p. I‑4571, apartado 37, y de 17 de marzo de 2011, AJD Tuna, C‑221/09, Rec. p. I‑0000, apartado 36).

23      En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera que dispone de todos los elementos necesarios para responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente y que no procede examinar el asunto a la luz de una alegación que no ha sido debatida ante este Tribunal.

24      Por lo que respecta a las críticas sobre el contenido de las conclusiones del Abogado General, procede recordar que, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, la función del abogado general consiste en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. En el ejercicio de dicha función puede, en su caso, analizar una petición de decisión prejudicial colocándola en un contexto más amplio que el estrictamente definido por el órgano jurisdiccional remitente o por las partes en el litigio principal. Además, el Tribunal de Justicia no está vinculado por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que éste desarrolla para llegar a las mismas (sentencias de 11 de noviembre de 2010, Hogan Lovells International, C‑229/09, Rec. p. I‑0000, apartado 26, y AJD Tuna, antes citada, apartado 45).

25      Lo mismo ocurre con el órgano jurisdiccional remitente, quien, al aplicar la decisión prejudicial del Tribunal de Justicia, no está obligado a seguir el razonamiento expuesto por el Abogado General.

26      En estas circunstancias, procede desestimar la solicitud de M & S de que se reabra la fase oral.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones relativas a los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94

27      Mediante sus cuestiones primera y segunda y mediante su tercera cuestión, letra a), el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor muestre–a partir de una palabra clave idéntica a esa marca seleccionada por el competidor en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del referido titular– un anuncio de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que esté registrada la cita marca.

28      Mediante su cuarta cuestión, el mencionado órgano jurisdiccional desea saber si en este contexto es pertinente que el citado anuncio pueda inducir a una parte del público concernido a creer equivocadamente que el anunciante es miembro de la red comercial del titular de la marca y que el operador del servicio de referenciación no permita a los titulares de marcas oponerse a la elección como palabras clave de signos idénticos a aquéllos.

29      Procede examinar estas cuestiones conjuntamente.

30      Como ya ha señalado el Tribunal de Justicia, el signo seleccionado por el anunciante como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet es el medio utilizado por él para que aparezca su anuncio y, por lo tanto, dicho signo es objeto de un uso en el «tráfico económico», en el sentido de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94 (véanse, en particular, las sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C‑236/08 a C‑238/08, Rec. p. I‑2417, apartados 49 a 52, y de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C‑278/08, Rec. p. I‑2517, apartado 18).

31      Se trata, además, de un uso para productos o servicios del anunciante, incluso cuando el signo seleccionado como palabra clave no aparezca en el propio anuncio (sentencia BergSpechte, antes citada, apartado 19, y auto de 26 de marzo de 2010, Eis.de, C‑91/09, apartado 18).

32      No obstante, el titular de la marca no puede prohibir el uso como palabra clave de un signo idéntico a su marca si éste no reúne el conjunto de los requisitos previstos a estos efectos en los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94 y en la jurisprudencia relativa a la materia.

33      El litigio principal está comprendido en el supuesto contemplado en el apartado 1, letra a), de los mencionados artículos 5 y 9, es decir, el de la denominada «doble identidad», en el que el tercero hace uso de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca. En efecto, consta que M & S ha usado, concretamente para su servicio de envío de flores, el signo «Interflora», que es esencialmente idéntico a la marca denominativa INTERFLORA, registrada para servicios de envío de flores.

34      En este supuesto, el titular de la marca está facultado para prohibir este uso si puede menoscabar alguna de las funciones de la marca (sentencias antes citadas Google France y Google, apartado 79, y BergSpechte, apartado 21; véanse, asimismo, las sentencias de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros, C‑487/07, Rec. p. I‑5185, apartado 60, y de 8 de julio de 2010, Portakabin, C‑558/08, Rec. p. I‑0000, apartado 29).

35      Interflora considera que, conforme a una jurisprudencia consolidada, este requisito debe entenderse en el sentido de que el citado apartado 1, letra a), protege al titular de la marca frente a cualquier menoscabo de cualquier función de la marca. Sin embargo, según M & S, esta interpretación no puede derivarse sin ambigüedad de la jurisprudencia y corre el riesgo de crear un desequilibrio entre el interés de proteger la propiedad intelectual y el de la libre competencia. Por su parte, la Comisión Europea opina que el apartado 1, letra a), de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94 sólo protege al titular de la marca frente a los menoscabos de la función de indicación del origen de la marca. Según ella, las demás funciones de la marca podrían desempeñar, como mucho, un papel en la interpretación de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, que se refieren a los derechos conferidos por marcas de renombre.

36      Debe destacarse que del tenor del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 y del décimo considerando de ésta se desprende que el Derecho de los Estados miembros se ha armonizado en el sentido de que el derecho exclusivo conferido por una marca ofrece a su titular una protección «absoluta» frente al uso por terceros de signos idénticos a dicha marca para productos o servicios idénticos, mientras que, cuando no se da esta doble identidad, el titular sólo podrá invocar válidamente su derecho exclusivo si existe riesgo de confusión. Esta distinción entre la protección concedida por el apartado 1, letra a), del citado artículo y la establecida en ese mismo apartado 1, letra b), fue retomada, en relación con la marca comunitaria, en el séptimo considerando y en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

37      Si bien el legislador de la Unión calificó de «absoluta» la protección contra el uso no permitido de signos idénticos a una marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca, el Tribunal de Justicia ha puesto este calificativo en perspectiva destacando que, por muy importante que pueda ser, el único objetivo de la protección concedida por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 es permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de ésta, es decir, garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. El Tribunal de Justicia ha deducido de ello que el ejercicio del derecho exclusivo conferido por la marca debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores el origen del producto (sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, Rec. p. I‑10273, apartado 51).

38      Esta interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 fue reiterada en numerosas ocasiones y extrapolada al artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 [véanse, en particular, respecto de la Directiva 89/104, las sentencias de 11 de septiembre de 2007, Céline, C‑17/06, Rec. p. I‑7041, apartado 16, y de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C‑533/06, Rec. p. I‑4231, apartado 57 y, en relación con el Reglamento nº 40/94, el auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America, C‑62/08, Rec. p. I‑1279, apartado 42, y la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 75]. Además, precisó en este sentido que las citadas disposiciones permiten al titular de la marca invocar su derecho exclusivo en caso de menoscabo o riesgo de menoscabo de una de las funciones de la marca, ya se trate de la función esencial de indicación del origen del producto o del servicio cubierto por la marca, ya de otra de las funciones de ésta, como la de garantizar la calidad de dicho producto o servicio, ya de las funciones de comunicación, inversión o publicidad (sentencias antes citadas L’Oréal y otros, apartados 63 y 65, y Google France y Google, apartados 77 y 79).

39      En lo que respecta a las funciones de la marca distintas a la indicación de la procedencia, debe destacarse que tanto el legislador de la Unión, a través del empleo del término «primordialmente» en el décimo considerando de la Directiva 89/104 y en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, como el Tribunal de Justicia, mediante el empleo de los términos «funciones de la marca» a partir de la sentencia Arsenal Football Club, antes citada, han señalado que la función de indicación del origen de la marca no es la única función de ésta digna de protección frente a los menoscabos por parte de terceros. También han tenido en cuenta el hecho de que, además de una indicación del origen de los productos o de los servicios, una marca constituya a menudo un instrumento de estrategia comercial empleado, en particular, con fines publicitarios o para adquirir buena reputación con vistas a obtener la fidelidad del consumidor.

40      Ciertamente, se supone que una marca siempre debe cumplir su función de indicación del origen, mientras que sólo realiza sus demás funciones en la medida en que su titular la explote en ese sentido, en particular con fines publicitarios o de inversión. Sin embargo, esta diferencia entre la función esencial de la marca y sus demás funciones no justifica en absoluto que cuando una marca reúna una o varias de esas otras funciones, los menoscabos a estas últimas queden excluidos del ámbito de aplicación de los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94. Del mismo modo, no puede considerarse que sólo las marcas de renombre puedan desempeñar otras funciones aparte de la de indicar el origen.

41      El órgano jurisdiccional remitente deberá aplicar el requisito de menoscabo de una de las funciones de la marca a la luz de las consideraciones que preceden y de los elementos de interpretación más precisos que se detallan a continuación.

42      En cuanto al uso como palabras clave, en el marco de un servicio de referenciación en Internet, de signos idénticos a marcas para productos o servicios idénticos a aquellos para los que estén registradas las marcas, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, aparte de la función de indicación del origen, puede resultar pertinente la de publicidad (véase la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 81). Esta consideración también es válida en el caso de autos, aunque Interflora también haya invocado un menoscabo de la función de inversión de su marca.

43      Por consiguiente, han de proporcionarse al órgano jurisdiccional remitente elementos de interpretación respecto de las funciones de indicación de la procedencia, de publicidad y de inversión de la marca.

El menoscabo de la función de indicación del origen

44      La determinación de si la función de indicación del origen de la marca de la marca resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a dicha marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca, depende particularmente del modo en que se presente el anuncio. La citada función de indicación del origen de la marca resulta menoscabada cuando el anuncio no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero (sentencias antes citadas Google France y Google, apartados 83 y 84, y Portakabin, apartado 34). En efecto, en tal situación, que se caracteriza, por otro lado, por la aparición instantánea del anuncio en cuestión en respuesta a la introducción de la marca en el área de búsqueda y por su coincidencia en pantalla con la marca, en su posición de término de búsqueda, el internauta puede verse inducido a error sobre el origen de los productos o servicios de que se trate (sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 85).

45      Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, debe concluirse que hay un menoscabo de la función de indicación del origen de dicha marca. Asimismo, cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también la conclusión de que resulta menoscabada dicha función de la marca (sentencias antes citadas Google France y Google, apartados 89 y 90, y Portakabin, apartado 35).

46      Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si los hechos del litigio principal se caracterizan por el menoscabo efectivo o posible de la función de indicación del origen de la marca descrita en los apartados anteriores (véase, por analogía, la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 88).

47      A los efectos de esta apreciación carece de pertinencia el hecho, mencionado en la cuarta cuestión, letra b), de que el operador del servicio de referenciación no haya permitido al titular de la marca prohibir que se seleccionara como palabra clave el signo idéntico a dicha marca. Como observó el Abogado General en el punto 40 de sus conclusiones, sólo la hipótesis contraria –si el operador del servicio de referenciación ofreciera esta posibilidad a los titulares de marcas– podría tener consecuencias jurídicas en la medida en que, en ese caso y en determinadas condiciones, el hecho de que los citados titulares no se opusieran a que se seleccionaran como palabras clave signos idénticos a las marcas de las que son titulares podría calificarse de consentimiento tácito por su parte. Sin embargo, el hecho de que no se haya pedido autorización al titular ni éste la haya concedido –tal y como acontece en el litigio principal– no hace más que confirmar que el uso de un signo idéntico a la marca de la que es titular ha tenido lugar sin su consentimiento.

48      En cambio, una circunstancia como la descrita en la cuarta cuestión, letra a), puede ser pertinente para la aplicación de la regla establecida en los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94.

49      En efecto, si de las apreciaciones fácticas realizadas por el órgano jurisdiccional remitente resultara que la publicidad de M & S, mostrada en respuesta a las búsquedas efectuadas por los internautas con la ayuda de la palabra «Interflora» corre el riesgo de hacer creer erróneamente a éstos que el servicio de envío de flores propuesto por M & S forma parte de la red comercial de Interflora, debería concluirse que dicha publicidad no permite determinar si M & S es un tercero en relación con el titular de la marca o si, por el contrario, esta última sociedad está vinculada económicamente a éste. En esas circunstancias se produciría un menoscabo a la función de indicación del origen de la marca INTERFLORA.

50      En este contexto, como se recordó en el apartado 44 de la presente sentencia, el público pertinente está compuesto por internautas normalmente informados y razonablemente atentos. Por consiguiente, el hecho de que algunos internautas hayan podido tener dificultades para captar que el servicio prestado por M & S es independiente del que proporciona Interflora no basta para declarar un menoscabo de la función de indicación del origen.

51      El examen de los hechos realizado por el órgano jurisdiccional remitente podrá consistir en apreciar, en primer lugar si, atendiendo a las características del mercado generalmente conocidas, se supone que el internauta normalmente informado y razonablemente atento debe saber que el servicio de envío de flores de M & S no pertenece a la red de Interflora sino que, por el contrario, es un competidor de ésta y, seguidamente, en caso de que resulte que no se tenga ese conocimiento general, si el anuncio de M & S permite al citado internauta comprender que dicho servicio no pertenece a la mencionada red.

52      En particular, el órgano jurisdiccional remitente podrá tener en cuenta el hecho de que, en el presente asunto, la red comercial del titular de la marca está compuesta por un elevado número de minoristas que presentan una gran diversidad entre ellos en términos de tamaño y de perfil comercial. En efecto, ha de considerarse que, en estas circunstancias, a falta de indicaciones proporcionadas por el anunciante, puede ser especialmente difícil para el internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si dicho anunciante, cuya publicidad aparece en respuesta a una búsqueda que emplea la citada marca como término de búsqueda, forma parte o no de la mencionada red.

53      Habida cuenta de esta circunstancia y de los demás elementos que considere pertinentes, en caso de que no se tenga un conocimiento general como el citado en el apartado 51 de la presente sentencia, dicho órgano jurisdiccional deberá comprobar si el empleo de términos como «M & S Flowers» en un anuncio como el mencionado en el apartado 19 de la presente sentencia, es suficiente o no para que el internauta normalmente informado y razonablemente atento que haya introducido los términos de búsqueda que contengan la palabra «Interflora» pueda entender que el servicio de envío de flores propuesto no procede de Interflora.

El menoscabo de la función publicitaria

54      Por lo que atañe a la función publicitaria, el Tribunal de Justicia ya ha tenido oportunidad de declarar que el uso de un signo idéntico a una marca ajena en el marco de un servicio de referenciación como «AdWords» no puede menoscabar esta función de la marca (sentencias antes citadas Google France y Google, apartado 98, y BergSpechte, apartado 33).

55      Ciertamente, dicho uso puede tener repercusiones sobre el empleo publicitario de una marca denominativa por parte de su titular.

56      Concretamente, cuando el titular de la marca inscribe su propia marca como palabra clave en el servicio de referenciación para que aparezca un anuncio bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», si su marca también ha sido seleccionada como palabra clave por un competidor, en ocasiones deberá pagar un precio por clic más elevado que este último si desea que su anuncio aparezca antes que el de ese competidor (véase la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 94).

57      Sin embargo, el mero hecho de que el uso por un tercero de un signo idéntico a una marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca constriña al titular de la citada marca a intensificar sus esfuerzos publicitarios para mantener o aumentar su visibilidad entre los consumidores no basta en todos los casos para declarar que se produce un menoscabo de la función publicitaria de esa marca. A este respecto debe destacarse que, si bien la marca es un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer (véase, en particular, la sentencia de 23 de abril de 2009, Copad, C‑59/08, Rec. p. I‑3421, apartado 22), no tiene por objeto proteger a su titular frente a prácticas inherentes al juego de la competencia.

58      Pues bien, la publicidad en Internet a partir de palabras clave correspondientes a marcas es una práctica de ese tipo, en la medida en que, por regla general, su objetivo es simplemente proponer a los internautas alternativas a los productos o servicios de los titulares de dichas marcas (véase, en este sentido, la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 69).

59      Por otra parte, la elección de un signo idéntico a la marca de un tercero en el marco de un servicio de referenciación de las características de «AdWords», no priva al titular de dicha marca de la posibilidad de utilizar eficazmente su marca para informar y persuadir a los consumidores (véase, a este respecto, la sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 96 y 97).

El menoscabo de la función de inversión

60      Además de su función de indicación del origen y, en su caso, de la función publicitaria, una marca también puede ser empleada por su titular para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

61      Aunque esta función de la marca –denominada «de inversión»– puede solaparse con la función publicitaria, es diferente de ésta. En efecto, el uso de la marca para adquirir o conservar una cierta reputación no sólo se lleva a cabo a través de la publicidad, sino también por medio de diversas técnicas comerciales.

62      Cuando el uso por un tercero –como un competidor del titular de la marca– de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, debe considerarse que dicho uso menoscaba la función de inversión de la marca. Por consiguiente, el mencionado titular está facultado para prohibir dicho uso en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o, en caso de que se trate de una marca comunitaria, del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94.

63      En caso de que la marca ya goce de esa reputación, la función de inversión sufre un menoscabo cuando el uso por el tercero de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos afecta a esa reputación y pone en peligro su mantenimiento. Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, el titular de una marca debe poder oponerse a este uso en virtud del derecho exclusivo conferido por la marca (véase la sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, C‑324/09, Rec. p. I‑0000, apartado 83).

64      En cambio, no cabe admitir que el titular de una marca pueda oponerse a que un competidor, en condiciones de competencia leal y respetuosa de la función de indicación del origen de la marca, haga uso de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que esté registrada dicha marca, si la única consecuencia que tiene ese uso es obligar al titular de la marca a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Del mismo modo, el titular de la citada marca no puede invocar válidamente el hecho de que ese uso lleve a algunos consumidores a desviarse de los productos o servicios que lleven dicha marca.

65      El órgano jurisdiccional remitente deberá tener en cuenta estas consideraciones para comprobar si el uso del signo idéntico a la marca INTERFLORA por parte de M & S supone un peligro para que Interflora mantenga una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

66      Por consiguiente, procede responder a la cuestiones primera y segunda, tercera, letra a), y a la cuarta cuestión, que los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad –a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular– de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

–      menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;

–      en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y

–      menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

Sobre la cuestión relacionada con los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94

67      Mediante su tercera cuestión, letra b), leída en relación con las cuestiones primera y segunda, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca seleccionada por el citado competidor en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular.

68      En lo que respecta, en primer lugar, a la aplicabilidad de las normas contenidas en el apartado 2 del mencionado artículo 5 y en el apartado 1, letra c), del citado artículo 9, según reiterada jurisprudencia, aunque estas disposiciones sólo se refieren expresamente al caso de que se haga uso de un signo idéntico o similar a una marca de renombre para productos o servicios que no son similares a aquéllos para los que esté registrada esa marca, la protección que en ellas se establece también es válida, con mayor razón, respecto del uso de un signo idéntico o similar a una marca de renombre para productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que la marca esté registrada (véanse, en particular, las sentencias de 9 de enero de 2003, Davidoff, C‑292/00, Rec. p. I‑389, apartado 30; de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C‑408/01, Rec. p. I‑12537, apartados 18 a 22, y Google France y Google, antes citada, apartado 48).

69      Dado que la marca INTERFLORA es una marca de renombre y que, como se ha expuesto en el apartado 33 de la presente sentencia, el uso como palabra clave por M & S del signo idéntico a esta marca se hizo respecto de un servicio idéntico a aquél para el que esté registrada dicha marca, los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 deben aplicarse en el litigio principal. Por otra parte, de la resolución de remisión resulta que la legislación aplicable en el Reino Unido incluye la regla contemplada en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104.

70      Seguidamente, en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

71      El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente (sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31, y de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud, basta destacar que este requisito concurre en el presente asunto, habida cuenta de la estrecha correspondencia entre el signo «Interflora» y las variantes de éste utilizadas por M & S, por una parte, y la marca INTERFLORA, por otra.

72      Las infracciones frente a las que garantizan protección los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca; en segundo lugar, el perjuicio causado a la notoriedad de dicha marca y, en tercer lugar, el provecho indebido que se obtenga del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca, siendo una sola de estas infracciones suficiente para aplicar la regla establecida en las mencionadas disposiciones (véase la sentencia de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros, antes citada, apartados 38 y 42).

73      El perjuicio causado al carácter distintivo de la marca de renombre, denominado asimismo, en particular, «dilución», se produce cuando se debilita la capacidad de dicha marca para identificar los productos o servicios para los que esté registrada, mientras que el perjuicio causado a la notoriedad de la marca, también denominado, en particular, «difuminación», tiene lugar cuando los productos o servicios respecto de los cuales los terceros usan el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que resulta mermado el poder de atracción de la marca (véase la sentencia de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros, antes citada, apartados 39 y 40).

74      Por su parte, el concepto de provecho obtenido «indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca» –también designado, en particular, con el término de «parasitismo»– no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar a ésta. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre (sentencia de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros, antes citada, apartado 41).

75      De las explicaciones proporcionadas en respuesta a la petición de aclaraciones mencionada en el apartado 20 de la presente sentencia, se desprende que el órgano jurisdiccional remitente no solicita una interpretación del concepto de perjuicio causado a la notoriedad de la marca (difuminación), sino que desea saber en qué circunstancias procede considerar que un anunciante que haga aparecer un vínculo promocional hacia su sitio web a partir de un signo idéntico a una marca de renombre que ha seleccionado sin el consentimiento del titular de esta marca en el marco de un servicio de referenciación en Internet menoscaba el carácter distintivo de esa marca de renombre (dilución) o se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca (parasitismo).

El menoscabo del carácter distintivo de la marca de renombre (dilución)

76      Como expuso el Abogado General en el punto 80 de sus conclusiones, el carácter distintivo de una marca de renombre resulta menoscabado cuando el uso de un signo idéntico o similar a ésta disminuye la capacidad de esa marca para distinguir los productos o los servicios del titular de la marca de aquéllos que tienen otro origen. Al final del proceso de dilución, la marca ya no puede suscitar en la mente de los consumidores una asociación inmediata con un origen comercial específico.

77      Para que el titular de la marca de renombre esté protegido eficazmente contra este tipo de menoscabo, los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular está facultado para prohibir todo uso de un signo idéntico o similar a dicha marca que disminuya la capacidad distintiva de ésta, sin tener que esperar al final del proceso de dilución, es decir, a que la marca haya perdido por completo su carácter distintivo.

78      En apoyo de su alegación según la cual se ha producido un menoscabo de la capacidad distintiva de su marca, Interflora observa que el uso por parte de M & S y de otras empresas del término «Interflora» en el marco de un servicio de referenciación como el examinado en el litigio principal lleva progresivamente a los internautas a creer que dicho término no es una marca que designa el servicio de envío de flores proporcionado por los floristas de la red de Interflora, sino que constituye un término genérico para cualquier servicio de envío de flores.

79      Es cierto que el uso por un tercero en el tráfico económico de un signo idéntico o similar a una marca de renombre reduce la capacidad distintiva de ésta y, por consiguiente, menoscaba su carácter distintivo en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 o, en caso de que se trate de una marca comunitaria, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, cuando contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

80      Sin embargo, en contra de cuanto alega Interflora, la elección como palabra clave de un signo idéntico o similar a una marca de renombre en el marco de un servicio de referenciación en Internet no contribuye necesariamente a esa evolución.

81      Así pues, cuando el uso como palabra clave de un signo correspondiente a una marca de renombre lleve a la aparición de una publicidad que permita al internauta normalmente informado y razonablemente atento captar que los productos o los servicios ofrecidos no proceden del titular de la marca de renombre sino, por el contrario, de un competidor de éste, habrá de concluirse que la capacidad distintiva de dicha marca no se ha reducido como consecuencia de ese uso, puesto que éste sólo ha servido para llamar la atención del internauta sobre la existencia de un producto o de un servicio alternativo respecto al del titular de la citada marca.

82      Por lo tanto, si el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que la publicidad engendrada por el uso del signo idéntico a la marca INTERFLORA por parte de M & S ha permitido al internauta normalmente informado y razonablemente atento captar que el servicio prestado por M & S es independiente del servicio de Interflora, esta última empresa no podría alegar válidamente, invocando las reglas enunciadas en los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, que dicho uso ha contribuido a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

83      En cambio, si el citado órgano jurisdiccional concluyera que la publicidad engendrada por ese uso del signo idéntico a la marca INTERFLORA no ha permitido al internauta normalmente informado y razonablemente atento captar que el servicio prestado por M & S es independiente del servicio de Interflora, y ésta insistiera en que, además del hecho de que el órgano jurisdiccional remitente estime que se ha menoscabado la función de indicación del origen de dicha marca, declare que M & S también ha menoscabado el carácter distintivo de la citada marca contribuyendo a que ésta se desnaturalice transformándose en un término genérico, correspondería al mencionado órgano jurisdiccional apreciar, sobre la base de todas las pruebas que se aporten ante él, si la elección como palabras clave en Internet de signos correspondientes a la marca INTERFLORA tuvo tal impacto sobre el mercado de los servicios de envío de flores que el término «Interflora» ha evolucionado pasando a designar en la mente del consumidor cualquier servicio de envío de flores.

El provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo)

84      Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, un anunciante que haya seleccionado, en el marco de un servicio de referenciación en Internet, una palabra clave correspondiente a una marca ajena pretende que los internautas que introduzcan esa palabra como término de búsqueda no sólo pulsen en los enlaces procedentes del titular de dicha marca que aparezcan, sino también en el enlace promocional del citado anunciante (sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 67).

85      Asimismo resulta que si una marca goza de notoriedad es probable que un gran número de internautas utilicen el nombre de esa marca como palabra clave para llevar a cabo su búsqueda en Internet con el fin de encontrar información u ofertas sobre los productos o servicios de dicha marca.

86      En estas circunstancias, como observó el Abogado General en el punto 96 de sus conclusiones, es incontestable que, cuando el competidor del titular de una marca que goce de notoriedad seleccione esta marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet, el objetivo de este uso es aprovecharse del carácter distintivo y de la notoriedad de dicha marca. En efecto, la mencionada elección puede llevar a una situación en la que los consumidores, probablemente numerosos, que lleven a cabo una búsqueda en Internet de productos o servicios de la marca de renombre con ayuda de esa palabra clave, verán aparecer en su pantalla el anuncio de ese competidor.

87      Por otra parte, es innegable que cuando los internautas compran el producto o el servicio ofrecido por el competidor tras haber visto su anuncio en vez de los del titular de la marca a la que iba dirigida inicialmente su búsqueda, el competidor obtiene una ventaja real del carácter distintivo y de la notoriedad de la citada marca.

88      Por lo demás, consta que, por regla general, en el marco de un servicio de referenciación, el anunciante que selecciona signos idénticos o similares a marcas ajenas no paga ninguna compensación por dicho uso a los titulares de esas marcas.

89      De las características de la elección como palabras clave en Internet de los signos correspondientes a marcas de renombre ajenas resulta que, cuando no haya «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, esta elección ha de analizarse como un uso para el cual el anunciante se sitúa en la estela de una marca de renombre con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y de explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos. Si esto es así, debe considerarse que el provecho obtenido por el tercero es indebido (véase, a este respecto, la sentencia de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros, antes citada, apartado 49).

90      Como ya ha precisado el Tribunal de Justicia, esta conclusión puede imponerse, en particular, en casos en que los anunciantes en Internet pongan a la venta, a través de la elección de palabras clave correspondientes a marcas de renombre, productos que son imitaciones de los productos del titular de dichas marcas (sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 102 y 103).

91      En cambio, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

92      Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, teniendo en cuenta los elementos interpretativos que preceden, si los hechos del litigio principal están caracterizados por un uso del signo sin justa causa que se obtiene provecho indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca INTERFLORA.

93      De cuanto precede resulta que debe responderse a la tercera cuestión, letra b), que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación).

94      En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

95      En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre.

Costas

96      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

1)      Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad –a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular– de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

–      menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;

–      en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y;

–      menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

2)      Los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación).

En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre.

Firmas


* Lengua de procedimiento: inglés.
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Jurisprudencia sobre uso de marcas en publicidad en buscadores de Internet.

Listado de casos sobre uso de marcas en buscadores de internet (Google Adwords)

Casos seleccionados sobre arbitraje de dominios bajo la UDRP

Litigios de marcas y nombres de dominio en la OMPI

Litigios de marcas y nombres de dominio en NAF

WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP

Questions, capsule Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)

Uso de marcas como metatags

Casos de publicidad comparativa

Competencia desleal

Una lista interesante de discusion online de temas marcarios:

http://lista.e-trademarks.com.ar/listinfo.cgi/etrademarks-e-trademarks.com.ar

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SC J. & SON c/ UNILEVER ARGENTINA S.A. s/ medidas cautelares (Expte.: 4825/2011), arthritis Juzgado Civil y Comercial Federal 8, Secretaría 15.

Buenos Aires, 14 de julio de 2011.

Autos y vistos:

Asimismo, es menester recordar que las medidas cautelares […] actúan en función de un litigio actual o futuro, siendo preciso entonces […] que del escrito en que se peticiona surja cuál es la acción que se pretende tutelar […].

II) […] en estos autos se requiere una medida cautelar innovativa al peticionar que se ordene a la demandada el inmediato cese de la publicidad “Cif” que detalla, cualesquiera sean los soportes […], toda vez que no tiende a mantener el status existente […], de modo que a los fines de analizar su procedencia, corresponde observar un criterio detallado y particularmente severo por tratarse de una medida excepcional […].

III) A tal fin […] SC Johnson sostiene que la campaña publicitaria de la demandada denigra y descalifica el producto “Mr. Músculo” de su parte, cuyo color característico es el naranja, alegando que éste es claramente distinguible entre los limpiadores por tal color, por lo que, a su juicio, el accionar de Unilever encuadra en un acto de competencia desleal, instrumentado a través de una publicidad comparativa no sólo engañosa para el público consumidor sino profundamente denigrante del signo marcario de su parte.

Así planteada la cuestión, corresponde recordar que la publicidad comparativa se ha definido como aquella en la que el anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores identificados o claramente identificables, con el resultado directo o indirecto de resaltar las ventajas de sus propios productos o servicios frente a los ajenos (Sala I 13066/04, 2957/07).

Sobre tales premisas, ponderando el alcance y naturaleza de las marcas invocadas por la actora (fs. 68/71) y los envases acompañados como Anexo III, estimo que no se presenta en el caso una identidad inevitable, estricta y absoluta del producto que comercializa la actora, con el utilizado en la campaña publicitaria cuestionada, siendo claro que los empleados en ella como pertenecientes a un tercero, no resultan en modo alguno coincidentes con el de “Mr. Músculo”; en efecto, la forma de los dos recipientes que lucen en el costado izquierdo […] no tienen ninguna de las características que distinguen a los usados por la peticionante (fs. 21). Y relativamente al pretendido elemento común, esto es el mentado color naranja, por cierto que tampoco se aprecia equivalencia ninguna con el de la peticionaria, habida cuenta que en la gráfica adjunta se advierte una tonalidad más oscura y con brillo o iluminación, mientras que el utilizado por SC Johnson es un naranja más intenso y opaco, como se percibe [de los envases arrimados].

En las condiciones indicadas, y considerando que la accionante no puede pretender ningún tipo de monopolio sobre el color naranja, no acreditó poseer título alguno sobre él […] estimo que las constancias obrantes en esta litis no permiten establecer que el elemento cuestionado identifique clara e inequívocamente al producto de la parte presentante a los fines de justificar el análisis de carácter engañoso, desleal y denigratorio de la publicidad invocada.

Y no obsta a ello el argumento de lo que ocurre fuera de la jurisdicción nacional (fs. 56), pues lo trascendente aquí es lo que sucede en el mercado local a fin de evitar prácticas comerciales reñidas con la finalidad de la ley marcaria.

Por los fundamentos que anteceden, atendiendo a que las pruebas no son suficientes para acreditar, con la certidumbre exigida por la normativa invocada, el derecho invocado pro la peticionaria, RESUELVO: rechazar la medida cautelar solicitada en autos.

Firme o consentida que se encuentre la presente, intímese a la parte presentante para que en el término de 5 días retire los elementos reservados a fs. 67 y vta., bajo apercibimiento de destrucción.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

Fdo: Hernán Marcó, Juez Federal.

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 4 de octubre de 2011

Índice

I.     Marco jurídico

A.     Derecho internacional

B.     Derecho de la Unión

1.     Directivas en materia de radiodifusión

2.     Directivas en materia de propiedad intelectual

C.     Normativa nacional

II.   Litigios principales y cuestiones prejudiciales

A.     Concesión de licencias para la difusión de partidos de la «Premier League»

B.     Radiodifusión de los partidos de la «Premier League»

III. Sobre las cuestiones prejudiciales

A.     Sobre las normas relativas a la recepción de emisiones codificadas procedentes de otros Estados miembros

1.     Observaciones preliminares

2.     Directiva sobre el acceso condicional

a)     Sobre la interpretación del concepto de «dispositivo ilícito» en el sentido del artículo 2, visit this site letra e), de la Directiva sobre el acceso condicional (primera cuestión formulada en el asunto C‑403/08 y cuestiones primera y segunda planteadas en el asunto C‑429/08)

b)     Sobre la interpretación del artículo 3, apartado 2, de la Directiva sobre el acceso condicional (tercera cuestión formulada en el asunto C‑429/08)

c)     Sobre las demás cuestiones relativas a la Directiva sobre el acceso condicional

3.     Normas del Tratado FUE en materia de libre circulación de mercancías y de servicios

a)     Sobre la prohibición de importación, venta y utilización de decodificadores extranjeros (octava cuestión, letra b), y primera parte de la novena cuestión planteadas en el asunto C‑403/08 y sexta cuestión, inciso i), formulada en el asunto C‑429/08]

i)     Sobre la identificación de las disposiciones aplicables

ii)   Sobre la existencia de una restricción a la libre prestación de servicios

iii) Sobre la justificación de una restricción a la libre prestación de servicios con un objetivo de protección de los derechos de propiedad intelectual

–  Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

–  Respuesta del Tribunal de Justicia

iv)   Sobre la justificación de una restricción a la libre prestación de servicios con el objetivo de incentivar la presencia de público en los estadios de fútbol

b)     Sobre la utilización de decodificadores extranjeros tras facilitar una identidad y un domicilio falsos y sobre la utilización de tales dispositivos con fines comerciales [octava cuestión, letra c), formulada en el asunto C‑403/08, y sexta cuestión, incisos ii) e iii), planteada en el asunto C‑429/08]

c)     Sobre las demás cuestiones relativas a la libre circulación (segunda parte de la novena cuestión planteada en el asunto C‑403/08 y séptima cuestión formulada en el asunto C‑429/08)

4.     Las normas del Tratado FUE en materia de competencia

B.     Sobre las normas relativas a la utilización de las emisiones tras su recepción

1.     Observaciones preliminares

2.     Sobre el derecho de reproducción establecido en el artículo 2, letra a), de la Directiva sobre los derechos de autor (cuarta cuestión planteada en el asunto C‑403/08)

3.     Sobre la excepción al derecho de reproducción establecida en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor (quinta cuestión formulada en el asunto C‑403/08)

a)     Observaciones preliminares

b)     Sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor

4.     Sobre la «comunicación al público» a los efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor (sexta pregunta formulada en el asunto C‑403/08)

5.     Sobre la incidencia de la Directiva sobre la radiodifusión vía satélite (séptima cuestión formulada en el asunto C‑403/08)

IV.   Costas

«Radiodifusión vía satélite – Transmisión de partidos de fútbol – Recepción de la radiodifusión mediante tarjetas decodificadoras de la señal vía satélite – Tarjetas decodificadoras de la señal vía satélite comercializadas legalmente en un Estado miembro y utilizadas en otro Estado miembro – Prohibición de comercialización y de utilización en un Estado miembro – Visionado de las emisiones ignorando los derechos exclusivos concedidos – Derechos de autor – Derecho de emisión por televisión – Licencias exclusivas para la radiodifusión en el territorio de un único Estado miembro – Libre prestación de servicios – Artículo 56 TFUE – Competencia – Artículo 101 TFUE – Objeto de restricción de la competencia – Protección de los servicios de acceso condicional – Dispositivo ilícito – Directiva 98/84/CE – Directiva 2001/29/CE – Reproducción de las obras en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión – Excepción al derecho de reproducción – Comunicación de las obras al público en establecimientos de restauración – Directiva 93/83/CEE»

En los asuntos acumulados C‑403/08 y C‑429/08,

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 234 CE, por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), y por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido), mediante resoluciones de 11 y de 28 de julio de 2008, recibidas en el Tribunal de Justicia el 17 y el 29 de septiembre de 2008, respectivamente, en los procedimientos entre

Football Association Premier League Ltd,

NetMed Hellas SA,

Multichoice Hellas SA

y

QC Leisure,

David Richardson,

AV Station plc,

Malcolm Chamberlain,

Michael Madden,

SR Leisure Ltd,

Philip George Charles Houghton,

Derek Owen (C‑403/08)

y entre

Karen Murphy

y

Media Protection Services Ltd (C‑429/08),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev y J.‑J. Kasel, Presidentes de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský (Ponente) y T. von Danwitz, Jueces;

Abogado General: Sra. J. Kokott;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 5 de octubre de 2010;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA y Multichoice Hellas SA, por el Sr. J. Mellor, QC, el Sr. N. Green, QC, la Sra. C. May y el Sr. A. Robertson, Barristers, y los Sres. S. Levine y M. Pullen y la Sra. R. Hoy, Solicitors;

–        en nombre de QC Leisure, del Sr. Richardson, de AV Station plc, de los Sres. Chamberlain y Madden, de SR Leisure Ltd, y de los Sres. Houghton y Owen, por el Sr. M. Howe, QC, los Sres. A. Norris, S. Vousden y T. St Quentin y la Sra. M. Demetriou, Barristers, y los Sres. P. Dixon y P. Sutton, Solicitors;

–        en nombre de la Sra. Murphy, por el Sr. M. Howe, QC, el Sr. W. Hunter, QC, la Sra. M. Demetriou, Barrister, y el Sr. P. Dixon, Solicitor;

–        en nombre de Media Protection Services Ltd, por el Sr. J. Mellor, QC, el Sr. N.Green, QC, la Sra. H. Davies, QC, la Sra. C. May y los Sres. A. Robertson y P. Cadman, Barristers;

–        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. V. Jackson y el Sr. S. Hathaway, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. J. Stratford, QC;

–        en nombre del Gobierno checo, por la Sra. K. Havlíčková, en calidad de agente;

–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. N. Díaz Abad, en calidad de agente;

–        en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues y la Sra. B. Beaupère‑Manokha, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. L. D’Ascia, avvocato dello Stato;

–        en nombre del Parlamento Europeo, por los Sres. J. Rodrigues y L. Visaggio, en calidad de agentes;

–        en nombre del Consejo de la Unión Europea, por el Sr. F. Florindo Gijón y la Sra. G. Kimberley, en calidad de agentes;

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. X. Lewis, H. Krämer, I.V. Rogalski y J. Bourke y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

–        en nombre del Órgano de Vigilancia de la AELC, por los Sres. O.J. Einarsson y M. Schneider, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de febrero de 2011;

dicta la siguiente

Sentencia

1        Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación

–        de la Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso (DO L 320, p. 54) (en lo sucesivo, «Directiva sobre el acceso condicional»),

–        de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (DO L 248, p. 15) (en lo sucesivo, «Directiva sobre la radiodifusión vía satélite»),

–        de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (DO L 298, p. 23), en su versión modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997 (DO L 202, p. 60) (en lo sucesivo, «Directiva “Televisión sin fronteras”»),

–        de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10) (en lo sucesivo, «Directiva sobre los derechos de autor»),

–        y de los artículos 34 TFUE, 36 TFUE, 56 TFUE y 101 TFUE.

2        Dichas peticiones se presentaron en el marco de sendos litigios entre Football Association Premier League Ltd. (en lo sucesivo, «FAPL»), NetMed Hellas SA (en lo sucesivo, «NetMed Hellas») y Multichoice Hellas SA (en lo sucesivo, «Multichoice Hellas») (en lo sucesivo, conjuntamente, «FAPL y otros»), por una parte, y QC Leisure, el Sr. Richardson, AV Station plc (en lo sucesivo, «AV Station»), los Sres. Chamberlain y Madden, SR Leisure Ltd., y los Sres. Houghton y Owen (en lo sucesivo, conjuntamente, «QC Leisure y otros»), por otra (en el asunto C‑403/08), y entre la Sra. Murphy, por una parte, y Media Protection Services Ltd. (en lo sucesivo, «MPS»), por otra (en el asunto C‑429/08), en relación con la comercialización y la utilización, en el Reino Unido, de decodificadores que dan acceso a los servicios de radiodifusión vía satélite de un organismo de radiodifusión, que se fabrican y se comercializan con la autorización de dicho organismo, pero que se utilizan, sin tener en cuenta la voluntad de este último, fuera de la zona geográfica para la que fueron entregados (en lo sucesivo, «decodificadores extranjeros»).

I.      Marco jurídico

A.      Derecho internacional

3        El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994, se aprobó mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986‑1994) (DO L 336, p. 1).

4        El artículo 9, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio establece:

«Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6 bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.»

5        Con arreglo al artículo 11, párrafo primero, del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París de 24 de julio de 1971), en su versión modificada el 28 de septiembre de 1979 (en lo sucesivo, «Convenio de Berna»):

«Los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales gozarán del derecho exclusivo de autorizar:

i)      la representación y la ejecución pública de sus obras, comprendidas la representación y la ejecución pública por todos los medios o procedimientos;

ii)      la transmisión pública, por cualquier medio, de la representación y de la ejecución de sus obras.»

6        El artículo 11 bis, párrafo primero, del Convenio de Berna establece:

«Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar:

i)      la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes;

ii)      toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen;

iii)      la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida.»

7        La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) adoptó en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996, el Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas (en lo sucesivo, «Tratado sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas») y el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (en lo sucesivo, «Tratado sobre derecho de autor»). Ambos Tratados se aprobaron en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 2000/278/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2000 (DO L 89, p. 6).

8        Según el artículo 2, letra g), del Tratado sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas:

«A los fines del presente Tratado, se entenderá por:

[…]

g)      “comunicación al público” de una interpretación o ejecución o de un fonograma: la transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. A los fines del artículo 15, se entenderá que “comunicación al público” incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten audibles al público.»

9        El artículo 15, apartado 1, de dicho Tratado establece:

«Los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales.»

10      El Tratado sobre derecho de autor dispone en su artículo 1, apartado 4, que las Partes Contratantes darán cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 a 21 y en el anexo del Convenio de Berna.

B.      Derecho de la Unión

1.      Directivas en materia de radiodifusión

11      El tercer considerando de la Directiva «Televisión sin fronteras» tiene la siguiente redacción:

«[…] las emisiones a través de las fronteras realizadas gracias a las diferentes tecnologías son uno de los medios que permiten perseguir los objetivos de la Comunidad; […] conviene adoptar medidas que garanticen la transición de los mercados nacionales a un mercado común de producción y de distribución de programas y que creen condiciones de competencia leal sin perjuicio de la función de interés público que incumbe a los servicios de radiodifusión televisiva.»

12      Conforme al vigésimo primer considerando de la Directiva 97/36:

«[…] los acontecimientos de gran importancia para la sociedad deberían, a los efectos de la presente Directiva, cumplir determinados criterios, es decir, ser acontecimientos destacados que sean de interés para el público en general en la Unión Europea o en un determinado Estado miembro o en una parte importante de un determinado Estado miembro y que los organice por adelantado un organizador que tenga legalmente derecho a vender los derechos correspondientes a dichos acontecimientos».

13      Los considerandos tercero, quinto, séptimo, decimocuarto, decimoquinto y decimoséptimo de la Directiva sobre la radiodifusión vía satélite señalan lo siguiente:

«(3)      […] las emisiones transfronterizas de radiodifusión dentro de la Comunidad, en especial vía satélite y por cable, son uno de los medios más importantes para el logro de los objetivos antes citados, que son al mismo tiempo de carácter político, económico, social, cultural y jurídico;

[…]

(5)      […] ello plantea el riesgo para los titulares de derechos de que sus obras se sometan a explotación económica sin la consiguiente remuneración o incluso de que determinados titulares de derechos exclusivos bloqueen en los Estados miembros la explotación de sus obras; […] esta inseguridad jurídica supone sobre todo un obstáculo inmediato para la libre circulación de programas dentro de la Comunidad;

[…]

(7)      […] la inseguridad jurídica hoy existente en cuanto a si la difusión vía satélite, cuya señal pueda ser directamente recibida, sólo afecta a los derechos del país emisor o la hace también de forma acumulativa a los derechos de todos los países receptores, constituye asimismo un obstáculo a la libre difusión de programas; […]

[…]

(14)      […] merced a la definición del concepto de comunicación vía satélite al público de obras protegidas en la Comunidad y la determinación del lugar en el que se lleva a cabo dicha comunicación al público, desaparecerá la inseguridad jurídica respecto a la adquisición de derechos, inseguridad que obstaculiza la difusión transfronteriza de programas vía satélite; […] esta definición es necesaria para evitar la aplicación acumulativa de varias normas nacionales a un único acto de emisión; […]

(15)      […] la adquisición contractual del derecho exclusivo de radiodifusión deberá atenerse a la regulación que, sobre derechos de autor y derechos afines, exista en el Estado miembro en el que tenga lugar la comunicación al público vía satélite;

[…]

(17)      […] con ocasión de la adquisición de los derechos y a efectos de pactar la remuneración pertinente, las partes deberán tener en cuenta todos los elementos que caracterizan la emisión, tales como la audiencia real, la audiencia potencial y la versión lingüística».

14      A tenor del artículo 1, apartado 2, letras a) a c), de dicha Directiva:

«a)      A efectos de la presente Directiva se entenderá por “comunicación al público vía satélite” el acto de introducir, bajo el control y la responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programa, destinadas a la recepción por el público en una cadena ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y desde éste a la tierra.

b)      La comunicación al público vía satélite se producirá únicamente en el Estado miembro en que, bajo el control y responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programa se introduzcan en una cadena ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y desde éste a la tierra.

c)      Cuando las señales portadoras de programa se emitan de manera codificada existirá comunicación al público vía satélite siempre que se proporcionen al público por la entidad radiodifusora, o con su consentimiento, medios de decodificación.»

15      El artículo 2 de la Directiva sobre la radiodifusión vía satélite establece:

«Salvo lo dispuesto en el presente capítulo, los Estados miembros reconocerán a los autores el derecho exclusivo de autorizar la comunicación al público vía satélite de obras protegidas por derechos de autor.»

16      Los considerandos segundo, tercero, sexto y decimotercero de la Directiva sobre el acceso condicional disponen:

«(2)      […] la prestación transfronteriza de servicios de radiodifusión y de servicios de la sociedad de la información puede contribuir, desde la perspectiva individual, a la plena efectividad de la libertad de expresión como derecho fundamental y, desde el punto de vista colectivo, a la consecución de los objetivos establecidos en el Tratado;

(3)      […] el Tratado prevé la libre circulación de todos los servicios que normalmente se prestan a cambio de una remuneración; […] este derecho, aplicado a los servicios de radiodifusión y a los servicios de la sociedad de la información, constituye también una manifestación concreta en el Derecho comunitario de un principio más general, el de libertad de expresión consagrado en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; […] dicho artículo reconoce explícitamente el derecho de los ciudadanos de recibir o de comunicar informaciones sin consideración de fronteras, y […] cualquier restricción de dicho derecho debe basarse en la debida consideración de otros legítimos intereses que merezcan protección jurídica;

[…]

(6)      […] las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales permiten brindar al consumidor mayores posibilidades de elección y contribuyen al pluralismo cultural, mediante el desarrollo de un abanico cada vez más amplio de servicios a efectos de los artículos [56 TFUE y 57 TFUE]; […] la viabilidad de estos servicios dependerá con frecuencia del uso del acceso condicional para garantizar la remuneración del proveedor del servicio; […] en consecuencia, parece necesaria la protección jurídica de los proveedores de servicios contra dispositivos ilícitos que permitan el acceso sin cargo a dichos servicios para garantizar la viabilidad económica de los servicios;

[…]

(13)      […] parece necesario procurar que los Estados miembros proporcionen una protección jurídica adecuada frente a la comercialización destinada a obtener un beneficio económico directo o indirecto de un dispositivo ilícito que posibilite o facilite el soslayar, sin autorización para ello, cualquier medida técnica adoptada para proteger la remuneración de un servicio suministrado con total legalidad».

17      El artículo 2 de dicha Directiva establece:

«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

a)      “servicio protegido”, cualquiera de los siguientes servicios, siempre que se presten a cambio de remuneración y sobre la base del acceso condicional:

–        radiodifusión televisiva, según se define en la letra a) del artículo 1 de la [Directiva “Televisión sin fronteras”],

[…]

b)      “acceso condicional”, cualquier medida o mecanismo técnico en virtud del cual se condicione el acceso al servicio protegido en forma inteligible a una autorización individual previa;

c)      “dispositivo de acceso condicional”, cualquier equipo o programa informático diseñado o adaptado para hacer posible el acceso a un servicio protegido en forma inteligible;

[…]

e)      “dispositivo ilícito”, cualquier equipo o programa informático diseñado o adaptado para hacer posible el acceso a un servicio protegido en forma inteligible sin autorización del proveedor del servicio;

f)      “ámbito coordinado por la presente Directiva”, cualquier disposición relativa a las actividades infractoras que se especifican en el artículo 4.»

18      A tenor del artículo 3 de esa misma Directiva:

«1.      Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para prohibir en su territorio las actividades enumeradas en el artículo 4, así como para establecer las sanciones y vías de recurso previstas en el artículo 5.

2.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros no podrán, por motivos que entren en el ámbito coordinado por la presente Directiva:

a)      restringir la prestación de servicios protegidos, o de servicios vinculados, que tengan su origen en otro Estado miembro;

b)      restringir la libre circulación de los dispositivos de acceso condicional.»

19      El artículo 4 de dicha Directiva establece:

«Los Estados miembros prohibirán en su territorio cada una de las siguientes actividades:

a)      la fabricación, importación, distribución, venta, alquiler o posesión con fines comerciales de dispositivos ilícitos;

b)      la instalación, mantenimiento o sustitución con fines comerciales de un dispositivo ilícito;

c)      el uso de comunicaciones comerciales para la promoción de dispositivos ilícitos.»

2.      Directivas en materia de propiedad intelectual

20      Los considerandos noveno, décimo, decimoquinto, vigésimo, vigesimotercero, trigésimo primero y trigésimo tercero de la Directiva sobre los derechos de autor tienen la siguiente redacción:

«(9)      Toda armonización de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor debe basarse en un elevado nivel de protección, dado que tales derechos son primordiales para la creación intelectual. […]

(10)      Para que los autores y los intérpretes puedan continuar su labor creativa y artística, deben recibir una compensación adecuada por el uso de su obra […]

[…]

(15)      […] La presente Directiva está destinada […] a dar cumplimiento a algunas de las nuevas obligaciones internacionales [derivadas del Tratado sobre derechos de autor y del Tratado sobre interpretación o ejecución y fonogramas].

[…]

(20)      La presente Directiva se basa en principios y normas ya establecidos por las Directivas vigentes en [materia de propiedad intelectual], en particular, [la Directiva 92/100/CE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346, p. 61)], y los desarrolla e integra en la perspectiva de la sociedad de la información. Las disposiciones de la presente Directiva deben entenderse sin perjuicio de las disposiciones de dichas Directivas, salvo disposición en contrario de la presente Directiva.

[…]

(23)      La presente Directiva debe armonizar en mayor medida el derecho de autor de la comunicación al público. Este derecho debe entenderse en un sentido amplio que incluya todo tipo de comunicación al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación. Este derecho debe abarcar cualquier tipo de transmisión o retransmisión de una obra al público, sea con o sin hilos, incluida la radiodifusión. Este derecho no debe abarcar ningún otro tipo de actos.

[…]

(31)      Debe garantizarse un justo equilibrio entre los derechos e intereses de las diferentes categorías de titulares de derechos, así como entre las distintas categorías de titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas. […]

[…]

(33)      Conviene establecer una excepción al derecho exclusivo de reproducción para permitir determinados actos de reproducción provisionales, que sean reproducciones transitorias o accesorias, que formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico desarrollado con la única finalidad de permitir una transmisión eficaz en una red entre terceras partes, a través de un intermediario, o bien la utilización lícita de una obra o prestación. Tales actos de reproducción deben carecer en sí de valor económico. En la medida en que cumplan estas condiciones, la excepción mencionada debe cubrir asimismo los actos que permitan hojear o crear ficheros de almacenamiento provisional, incluidos los que permitan el funcionamiento eficaz de los sistemas de transmisión, siempre y cuando el intermediario no modifique la información y no interfiera en la utilización lícita de tecnología ampliamente reconocida y utilizada por el sector con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información. La utilización se considerará lícita en caso de que la autorice el titular del derecho o de que no se encuentre restringida por la ley.»

21      A tenor del artículo 2, letras a) y e), de la Directiva sobre los derechos de autor:

«Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte:

a)      a los autores, de sus obras;

[…]

e)      a los organismos de radiodifusión, de las fijaciones de sus emisiones, con independencia de que éstas se transmitan por procedimientos alámbricos o inalámbricos, inclusive por cable o satélite.»

22      El artículo 3, apartado 1, de esta Directiva dispone:

«Los Estados miembros establecerán en favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.»

23      En virtud del artículo 5 de la misma Directiva:

«1.      Los actos de reproducción provisional a que se refiere el artículo 2, que sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar:

a)      una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario, o

b)      una utilización lícita

de una obra o prestación protegidas, y que no tengan por sí mismos una significación económica independiente, estarán exentos del derecho de reproducción contemplado en el artículo 2.

[…]

3.      Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los artículos 2 y 3 en los siguientes casos:

[…]

i)      cuando se trate de una inclusión incidental de una obra o prestación en otro material;

[…]

5.      Las excepciones y limitaciones contempladas en los apartados 1, 2, 3 y 4 únicamente se aplicarán en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho.»

24      Con arreglo al quinto considerando de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (Versión codificada) (DO L 376, p. 28) (en lo sucesivo, «Directiva sobre los derechos afines»):

«El esfuerzo creativo y artístico de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes exige unos ingresos suficientes que sirvan de base a nuevos trabajos creativos y artísticos y que las inversiones necesarias, en particular, para la producción de fonogramas y películas son especialmente cuantiosas y aleatorias. […]»

25      El artículo 7, apartado 2, de dicha Directiva establece que los Estados miembros concederán a las entidades de radiodifusión el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la fijación de sus emisiones, tanto si se transmiten por vía alámbrica como inalámbrica, cable y satélite incluidos.

26      En virtud del artículo 8, apartado 3, de dicha Directiva:

«Los Estados miembros concederán a las entidades de radiodifusión el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la redifusión inalámbrica de sus emisiones así como la comunicación al público de sus emisiones cuando tal comunicación se haga en lugares accesibles al público a cambio del pago de una cantidad en concepto de entrada.»

27      El quinto considerando y los artículos 7, apartado 2, y 8, apartado 3, de la Directiva sobre los derechos afines reproduce, en esencia, el séptimo considerando y los artículos 6, apartado 2, y 8, apartado 3, de la Directiva 92/100.

C.      Normativa nacional

28      A tenor del artículo 297, apartado 1, de la Ley del Reino Unido sobre propiedad intelectual, diseños y patentes de 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988; en lo sucesivo, «CDPA»):

«Comete delito la persona que recibiere fraudulentamente un programa incluido en un servicio de radiodifusión prestado desde un lugar del Reino Unido con la intención de evitar el pago de los gastos asociados a la recepción del programa y será castigado, mediante juicio abreviado, al pago de una multa no superior al quinto nivel de la escala de referencia.»

29      El artículo 298 de la misma Ley establece:

«1.      Quien

a)      solicite el pago de derechos para recibir programas incluidos en un servicio de radiodifusión prestado desde algún lugar del Reino Unido o de cualquier otro Estado miembro, o

b)      envíe emisiones codificadas de cualquier otro tipo desde algún lugar del Reino Unido o de cualquier otro Estado miembro,

[…]

disfrutará de los derechos y recursos que se establecen a continuación.

2.      Tendrá los mismos derechos y recursos frente a una persona

a)      que

i)      fabrique, importe, distribuya, venda o alquile, ofrezca o exponga para vender o alquilar, o haga publicidad con el fin de vender o alquilar,

ii)      posea con fines comerciales, o

iii)      instale, mantenga o sustituya con fines comerciales,

cualquier aparato diseñado o adaptado para permitir a las personas acceder a los programas o a otras emisiones o para prestarles asistencia con esa finalidad o para eludir la tecnología de acceso condicional asociada a los programas o a otras emisiones cuando no estén autorizadas a ello, […]

[…]

que el titular de derechos de autor frente a una vulneración de los derechos de autor.

[…]»

II.    Litigios principales y cuestiones prejudiciales

30      FAPL administra la «Premier League», principal campeonato de fútbol profesional de los clubes de fútbol que tienen su sede en Inglaterra.

31      Las actividades de FAPL comprenden, en particular, la organización de la grabación de los partidos de la «Premier League» y el ejercicio, con respecto a dichos partidos, de los derechos de transmisión televisiva, es decir, de los derechos de puesta a disposición del público del contenido audiovisual de los encuentros deportivos mediante la difusión por televisión (en lo sucesivo, «derechos de transmisión»).

A.      Concesión de licencias para la difusión de partidos de la «Premier League»

32      FAPL concede licencias para la referida transmisión en directo, con arreglo a una delimitación territorial y por períodos de tres años. A este respecto, la estrategia de FAPL consiste en que los telespectadores del mundo entero se beneficien del campeonato, maximizando el valor de tales derechos en favor de sus miembros, que son los clubes.

33      Así, estos derechos se asignan a los organismos de radiodifusión televisiva por un procedimiento abierto de licitación pública que comienza con la invitación a los licitadores para que presenten ofertas a escala mundial, regional o para cada zona. La demanda determina a continuación la base territorial con arreglo a la cual FAPL vende sus derechos internacionales. No obstante, en principio, esa base es nacional, dado que sólo existe una demanda limitada por parte de los licitadores para los derechos mundiales o paneuropeos, toda vez que los organismos de radiodifusión operan habitualmente sobre una base territorial y abastecen el mercado interno, bien de su propio país, bien de un pequeño grupo de países limítrofes con una lengua común.

34      Cuando un licitador se hace con un paquete de derechos de transmisión en directo de los partidos de la «Premier League» para una zona, se le concede el derecho exclusivo de emitirlos en directo en esa zona. Esto es necesario, según FAPL, para obtener el valor comercial óptimo de la totalidad de tales derechos, estando dispuestos los organismos de radiodifusión a pagar un suplemento por adquirir dicha exclusividad, dado que ésta les permite diferenciar sus servicios de los prestados por sus competidores e incrementar de este modo su capacidad de generar ingresos.

35      Pues bien, con el fin de proteger la exclusividad territorial de todos los organismos de radiodifusión, cada uno de ellos se compromete, en su acuerdo de licencia con FAPL, a impedir que el público reciba sus emisiones fuera de la zona para la que posee la licencia. Esto supone, por una parte, que cada organismo actúa de forma que todas las emisiones suyas que puedan ser captadas fuera de dicho territorio –en particular, las que se emiten vía satélite– estén codificadas de manera segura y no puedan captarse sin codificar. Por otra parte, los organismos de radiodifusión deben asegurarse de que no se autoriza deliberadamente ningún dispositivo que permita a cualquiera ver sus emisiones fuera del territorio en cuestión. Por consiguiente, se prohíbe a dichos organismos, en particular, proporcionar decodificadores de sus emisiones para ser utilizados fuera del territorio para el que poseen la licencia.

B.      Radiodifusión de los partidos de la «Premier League»

36      En el marco de sus actividades, FAPL se encarga asimismo de organizar la grabación de partidos de la «Premier League» y de transmitir la señal a los organismos que tienen el derecho de emitirlos.

37      Con este fin, las imágenes y el sonido ambiental grabados durante el partido se transmiten a una unidad de producción que añade los logotipos, las secuencias de vídeo, los gráficos que aparecen en pantalla, la música y los comentarios en inglés.

38      La señal se reenvía por satélite a un organismo de radiodifusión televisiva que añade su propio logotipo y, en su caso, comentarios. A continuación, la señal se comprime y se codifica, y se transmite entonces vía satélite a los abonados, que captan la señal mediante una antena parabólica. Por último, se decodifica y se descomprime en un decodificador de la señal vía satélite que, para funcionar, necesita un dispositivo de decodificación como una tarjeta decodificadora.

39      En Grecia, la titular de la sublicencia para emitir los partidos de la «Premier League» es NetMed Hellas. Los partidos se emiten vía satélite en los canales «SuperSport» de la plataforma NOVA, propiedad de Multichoice Hellas, que se encarga de su explotación.

40      Los telespectadores abonados al paquete vía satélite de NOVA pueden acceder a dichos canales. Todo abonado debe haber podido proporcionar un nombre, una dirección y un número de teléfono en Grecia. Este abono puede suscribirse con fines privados o comerciales.

41      En el Reino Unido, en la época en que ocurrieron los hechos en los asuntos examinados en los litigios principales, el titular de la licencia para la emisión en directo de la «Premier League» era BskyB Ltd. Cuando una persona física o jurídica desea emitir en el Reino Unido los partidos de la «Premier League», puede suscribir un abono comercial con dicha sociedad.

42      No obstante, algunos establecimientos de restauración han comenzado a utilizar en el Reino Unido decodificadores extranjeros para acceder a los partidos de la «Premier League». Compran a un distribuidor una tarjeta y un decodificador que permiten la recepción de un canal vía satélite emitido en otro Estado miembro, como los canales de NOVA, cuyo abono es más ventajoso que el abono de BSkyB Ltd. Estas tarjetas decodificadoras se han fabricado y comercializado con la autorización del proveedor del servicio, pero se han utilizado después de manera no autorizada, dado que los organismos de radiodifusión han supeditado su envío a la condición –en virtud de los compromisos descritos en el apartado 35 de la presente sentencia– de que los clientes no utilicen dichas tarjetas fuera del territorio nacional de que se trate.

43      FAPL consideró que tales actividades menoscababan sus intereses, porque vulneran la exclusividad de los derechos concedidos bajo licencia en un territorio determinado y, por consiguiente, el valor de dichos derechos. En efecto, el organismo de radiodifusión televisiva que vende las tarjetas decodificadoras menos caras tiene el potencial para convertirse, en la práctica, en el organismo de radiodifusión televisiva a escala europea, lo que tendría como consecuencia que los derechos de radiodifusión en la Unión Europea deban concederse a escala europea. Esto acarrearía una pérdida importante de ingresos tanto para FAPL como para los organismos de radiodifusión televisiva y menoscabaría así los fundamentos de la viabilidad de los servicios que prestan.

44      Por consiguiente, FAPL y otros plantearon, en el asunto C‑403/08, lo que consideran tres asuntos piloto ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Dos de los recursos conciernen a QC Leisure, el Sr. Richardson, AV Station et el Sr. Chamberlain, suministradores a establecimientos de restauración de material y de tarjetas decodificadoras de la señal vía satélite que permiten recibir las emisiones de organismos de radiodifusión extranjeros, entre ellos NOVA, que emite en directo los partidos de la «Premier League».

45      El tercer recurso se plantea contra el Sr. Madden, SR Leisure Ltd. y los Sres. Houghton y Owen, vendedores de bebidas o gerentes de cuatro establecimientos de restauración que proyectaron partidos de la «Premier League» en directo mediante la utilización de un dispositivo de decodificación extranjero.

46      FAPL y otros alegan que estas personas vulneran sus derechos protegidos por el artículo 298 de la CDPA al realizar transacciones comerciales o, en el caso de los demandados en el tercer recurso, al poseer con fines comerciales decodificadores extranjeros diseñados o adaptados para permitir acceder a los servicios de FAPL y otros sin autorización.

47      Además, los demandados en el tercer recurso vulneran sus derechos de autor al crear copias de las obras en el interior del decodificador de la señal vía satélite y al exhibir las obras en pantalla, así como al ejecutar, difundir o mostrar las obras en público y al comunicárselas.

48      Por otra parte, QC Leisure y AV Station vulneran los derechos de autor al autorizar los actos cometidos por los demandados en el tercer recurso y por otras personas a las que suministraron tarjetas decodificadoras.

49      Según QC Leisure y otros, los recursos carecen de fundamento porque ellos no utilizan tarjetas decodificadoras piratas, dado que todas las tarjetas de que se trata fueron distribuidas y comercializadas en otro Estado miembro por el organismo de radiodifusión televisiva vía satélite en cuestión.

50      En el asunto C‑429/08, la Sra. Murphy, gerente de un establecimiento de restauración, se hizo con una tarjeta decodificadora NOVA para proyectar partidos de la «Premier League».

51      Los agentes de MPS, organismo al que FAPL encomendó la dirección de una campaña de acciones penales contra los gerentes de establecimientos de restauración que utilizaban decodificadores extranjeros, comprobaron que la Sra. Murphy recibía en su establecimiento las emisiones de partidos de la «Premier League» transmitidos por NOVA.

52      Por tanto, MPS emplazó a la Sra. Murphy ante la Portsmouth Magistrates’ Court, que la condenó por dos delitos del artículo 297, apartado 1, de la CDPA debido a que había captado, por medios fraudulentos, un programa incluido en un servicio de radiodifusión prestado desde un lugar del Reino Unido con la intención de evitar el pago de los gastos asociados a la recepción de las emisiones difundidas.

53      Después de que la Portsmouth Crown Court hubiese desestimado, en esencia, la apelación contra su condena, la Sra. Murphy interpuso un recurso de casación ante la High Court of Justice defendiendo una postura análoga a la sostenida por QC Leisure y otros.

54      En tales circunstancias, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, decidió, en el asunto C‑403/08, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      a)     En el supuesto de que se fabrique un dispositivo de acceso condicional por un proveedor de servicios o con su consentimiento y se venda sujeto a una autorización limitada de uso en virtud de la cual el dispositivo únicamente puede utilizarse para acceder en determinadas circunstancias al servicio protegido, ¿se convierte el dispositivo en un “dispositivo ilícito”, en el sentido del artículo 2, letra e), de la [Directiva sobre el acceso condicional], si se utiliza para permitir el acceso a ese servicio protegido en un lugar o de una manera o por una persona al margen de la autorización del proveedor del servicio?

b)      ¿Cuál es el significado de la expresión “diseñado o adaptado” contenida en el artículo 2, letra e), de dicha Directiva?

2)      Cuando un primer proveedor del servicio transmite el contenido de un programa codificado a un segundo proveedor del servicio que emite tal contenido sobre la base de un acceso condicional, ¿qué factores deben tenerse en cuenta al determinar si se han visto afectados los intereses del primer proveedor de un servicio protegido, en el sentido del artículo 5 de la [Directiva sobre el acceso condicional]?

Concretamente:

En el supuesto de que una primera empresa transmita el contenido de programas (que comprenda imágenes, sonido ambiental y comentarios en inglés) en forma codificada a una segunda empresa que, a su vez, emita al público el contenido de los programas (al que se ha añadido su logotipo y, en algunos casos, una pista de audio adicional con comentarios):

a)      ¿Constituye la transmisión por la primera empresa un servicio protegido de “radiodifusión televisiva” en el sentido del artículo 2, letra a), de la [Directiva sobre el acceso condicional] y del artículo 1, letra a), de la [Directiva “Televisión sin fronteras”]?

b)      ¿Es necesario que la primera empresa sea un organismo de radiodifusión televisiva en el sentido del artículo 1, letra b), de la [Directiva “Televisión sin fronteras”] para que se considere que presta un servicio protegido de “radiodifusión televisiva” en el sentido del artículo 2, letra a), primer guión, de la [Directiva sobre el acceso condicional]?

c)      ¿Debe interpretarse el artículo 5 de la [Directiva sobre el acceso condicional] en el sentido de que confiere a la primera empresa una pretensión civil en relación con los dispositivos ilícitos que permiten acceder al programa tal como lo emite la segunda empresa, ya sea:

i)      porque deba considerarse que tales dispositivos permiten acceder al propio servicio de la primera empresa a través de la señal emitida, o

ii)      porque la primera empresa sea el proveedor de un servicio protegido cuyos intereses resultan afectados por una actividad infractora (porque tales dispositivos permiten acceder sin autorización al servicio protegido prestado por la segunda empresa)?

d)      ¿Influye en la respuesta a la cuestión formulada en la letra c) el hecho de que los proveedores de servicios primero y segundo utilicen sistemas de decodificación y dispositivos de acceso condicional diferentes?

3)      ¿Se refiere la expresión “posesión para fines comerciales” contenida en el artículo 4, letra a), de la Directiva [sobre el acceso condicional] únicamente a la posesión para realizar actividades comerciales con dispositivos ilícitos (por ejemplo, la venta de éstos), o engloba la posesión de un dispositivo por un usuario final durante el desarrollo de una actividad comercial de cualquier tipo?

4)      Cuando se generan secuencias de una película, una obra musical, o una grabación de sonido (en este caso, fragmentos de grabaciones digitales de vídeo y audio) i) en la memoria de un decodificador o, ii) en el caso de una película, en una pantalla de televisión, y se reproduce en su totalidad la obra, si los segmentos de secuencia se consideran conjuntamente, incluso aunque sólo exista un número limitado de segmentos en un determinado momento:

a)      La cuestión de si tales obras se han reproducido en su totalidad o en parte, ¿debe resolverse con arreglo a las normas de Derecho nacional sobre derechos de autor relativas al concepto de reproducción ilícita de una obra protegida por derechos de autor o se trata de una cuestión de interpretación del artículo 2 de la [Directiva sobre los derechos de autor]?

b)      Si se trata de interpretar el artículo 2 de la [Directiva sobre los derechos de autor], ¿debe examinar el órgano jurisdiccional nacional todos los segmentos de cada obra conjuntamente o únicamente el número limitado de segmentos que existan en un determinado momento? En el supuesto de que prevalezca la segunda alternativa, ¿qué criterios debería aplicar el órgano jurisdiccional nacional a la cuestión de si las obras se han reproducido en parte en el sentido de dicho artículo?

c)      ¿Engloba el derecho de reproducción contemplado en [dicho] artículo 2 la generación de imágenes transitorias en una pantalla de televisión?

5)      a)     ¿Debe considerarse que las copias transitorias de una obra, generadas en el interior de un decodificador de televisión vía satélite o en una pantalla de televisión conectada al decodificador, y cuyo único objetivo sea permitir la utilización de la obra que, por otra parte, no se halla restringida legalmente de otro modo, tienen una “significación económica independiente” en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la [Directiva sobre los derechos de autor] por el hecho de que tales copias constituyen la única base sobre la cual el titular de los derechos puede obtener una retribución por el uso de sus derechos?

b)      ¿Influye en la respuesta a la quinta cuestión, letra a), el hecho de que i) las copias transitorias tengan un valor intrínseco; o ii) las copias transitorias constituyan una pequeña parte de un conjunto de obras u otras prestaciones que, de otro modo, puedan utilizarse sin vulnerar los derechos de autor, o iii) el licenciatario exclusivo del titular de los derechos en otro Estado miembro ya haya recibido una retribución por el uso de la obra en ese Estado miembro?

6)      a)     ¿Se comunica al público por procedimientos alámbricos o inalámbricos, en el sentido del artículo 3 de la [Directiva sobre los derechos de autor], una obra protegida por derechos de autor en el supuesto de que se reciba una emisión vía satélite en un local comercial (por ejemplo, un bar) y ésta se reproduzca o se exhiba en ese local mediante una única pantalla de televisión y altavoces al público presente en dicho local?

b)      ¿Influye en la respuesta a la sexta cuestión, letra a), el hecho de que:

i)      los miembros del público presente conformen un nuevo público no considerado por el organismo de radiodifusión televisiva (en este caso porque una tarjeta decodificadora nacional, destinada a ser utilizada en un Estado miembro, se usa en otro Estado miembro para una proyección comercial); o

ii)      los miembros del público no sean de pago, con arreglo al Derecho nacional, o

iii)      la señal del organismo emisor de televisión se reciba a través de una antena o de una antena parabólica situada en el tejado del local en el que se encuentra la televisión o en un lugar adyacente a dicho local?

c)      En el supuesto de que cualquiera de los puntos de la letra b) se responda en sentido afirmativo, ¿qué factores deberían tenerse en cuenta al determinar si existe una comunicación de la obra que se haya originado en un lugar en el que no están presentes los miembros del público?

7)      ¿Es compatible con la [Directiva sobre la radiodifusión vía satélite] o con los artículos 28 CE y 30 CE o 49 CE una normativa nacional sobre derechos de autor que establece que, cuando se generan copias transitorias de obras incluidas en una emisión vía satélite en el interior de un decodificador de la señal vía satélite o en una pantalla de televisión, se vulneran los derechos de autor con arreglo a la ley del país en el que se reciba la emisión? ¿Influye en la respuesta a esta cuestión el hecho de que se decodifique la emisión utilizando una tarjeta decodificadora de la señal vía satélite emitida por el proveedor de un servicio de radiodifusión por satélite en otro Estado miembro con la condición de que sólo se autoriza la utilización de la tarjeta decodificadora de la señal vía satélite en ese otro Estado miembro?

8)      a)     En el supuesto de que se responda a la primera cuestión en el sentido de que un dispositivo de acceso condicional fabricado por el proveedor del servicio o con su consentimiento se convierte en un “dispositivo ilícito” en el sentido del artículo 2, letra e), de la [Directiva sobre el acceso condicional] cuando se utiliza al margen de la autorización del proveedor del servicio para dar acceso a un servicio protegido, ¿cuál es el objeto específico del derecho en atención a la función esencial que le confiere la Directiva sobre el acceso condicional?

b)      ¿Impiden los artículos 28 CE o 49 CE la aplicación de una disposición de Derecho nacional en un primer Estado miembro en el que sea ilegal la importación o la venta de una tarjeta decodificadora de la señal vía satélite emitida por el proveedor de un servicio de radiodifusión por satélite en otro Estado miembro con la condición de que sólo se autoriza la utilización de dicha tarjeta en ese otro Estado miembro?

c)      ¿Influye en la respuesta el hecho de que la tarjeta decodificadora de la señal vía satélite esté autorizada únicamente para un uso privado y doméstico en este otro Estado miembro, pero se use con fines comerciales en el primer Estado miembro?

9)      ¿Impiden los artículos 28 CE y 30 CE o 49 CE la aplicación de una norma de Derecho nacional sobre derechos de autor que prohíba ejecutar o reproducir en público una obra musical en el supuesto de que tal obra esté incluida en un servicio protegido al que se pueda acceder –y [que la obra] se emita en público– mediante la utilización de una tarjeta decodificadora de la señal vía satélite cuando el proveedor del servicio haya emitido la tarjeta en otro Estado miembro con la condición de que sólo se autoriza el uso de la tarjeta decodificadora en ese otro Estado miembro? ¿Supone alguna diferencia el hecho de que la obra musical sea un elemento sin importancia del servicio protegido en su conjunto y de que la normativa nacional sobre derechos de autor no impida la exhibición ni la reproducción en público de los demás elementos del servicio?

10)      En el supuesto de que un proveedor de contenidos de programas conceda varias licencias exclusivas, cada una de ellas para el territorio de uno o más Estados miembros, con arreglo a las cuales se autoriza al organismo de radiodifusión a emitir el contenido de los programas exclusivamente en ese territorio (incluso vía satélite), y a las que se incorpora una obligación contractual por la que se impone al organismo de radiodifusión el deber de impedir que puedan ser utilizadas fuera del territorio al que se refiere la licencia sus tarjetas decodificadoras de la señal vía satélite gracias a las cuales se hace posible la recepción de los contenidos del programa objeto de licencia, ¿qué criterio jurídico debería seguir el órgano jurisdiccional nacional y qué circunstancias debería tener en cuenta para decidir si esta restricción contractual contraviene la prohibición impuesta por el artículo 81 CE, apartado 1?

En concreto:

a)      ¿Debe interpretarse el artículo 81 CE, apartado 1, en el sentido de que es aplicable a la obligación citada únicamente en atención a que el objeto de dicha obligación es impedir, restringir o falsear la competencia?

b)      En caso de respuesta afirmativa, ¿es necesario demostrar, además, para que sea considerada contraria a la prohibición del artículo 81 CE, apartado 1, que la obligación contractual impide, restringe o falsea la competencia de manera apreciable?»

55      En el asunto C‑429/08, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿En qué circunstancias debe considerarse que un dispositivo de acceso condicional es un “dispositivo ilícito” en el sentido del artículo 2, letra e), de la [Directiva sobre el acceso condicional]?

2)      En concreto, ¿un dispositivo de acceso condicional es un “dispositivo ilícito” en el supuesto de que

i)      haya sido fabricado por un proveedor de servicios o con su consentimiento, se haya entregado inicialmente sujeto a una autorización de uso limitada por contrato en virtud de la cual este dispositivo únicamente puede utilizarse para acceder a un servicio protegido en un primer Estado miembro, y se haya utilizado para acceder a ese servicio protegido recibido en otro Estado miembro; o

ii)      el dispositivo de acceso condicional haya sido fabricado por un proveedor de servicios o con su consentimiento y se haya obtenido o activado facilitando un nombre y un domicilio falsos en el primer Estado miembro, eludiendo de este modo las restricciones territoriales establecidas por contrato y relativas a la exportación de tales dispositivos para su uso fuera del primer Estado miembro, o

iii)      el dispositivo de acceso condicional haya sido fabricado por un proveedor de servicios o con su consentimiento, se haya entregado inicialmente sujeto a una condición contractual en virtud de la cual este dispositivo sólo puede utilizarse para uso doméstico o privado y no para uso comercial (por el que debe abonarse un canon superior), y, no obstante, se haya utilizado en el Reino Unido con fines comerciales, concretamente para ofrecer en un “pub” transmisiones de fútbol en directo?

3)      En caso de que alguna de las opciones de la segunda cuestión reciba una respuesta negativa, ¿se opone el artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva a que un Estado miembro invoque una norma nacional que impida el uso de tales dispositivos de acceso condicional en las circunstancias expuestas en la segunda cuestión?

4)      En caso de que alguna de las opciones de la segunda cuestión reciba una respuesta negativa, ¿es inválido el artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva:

a)      por ser discriminatorio o desproporcionado;

b)      por ser contrario a las libertades de circulación reconocidas por el Tratado, o

c)      por cualquier otro motivo?

5)      En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿son inválidos los artículos 3, apartado 1, y 4 de la citada Directiva porque tienen por objeto exigir que los Estados miembros impongan restricciones a la importación desde otros Estados miembros de “dispositivos ilícitos” y a otras operaciones relativas a dichos dispositivos, cuando estos dispositivos pueden ser importados o utilizados legalmente para la recepción de servicios transfronterizos de radiodifusión por satélite en virtud de las disposiciones sobre libre circulación de mercancías contenidas en los artículos 28 CE y 30 CE, o en virtud de las disposiciones relativas a la libertad de prestar y recibir servicios contenidas en el artículo 49 CE?

6)      ¿Se oponen los artículos 28 CE, 30 CE o 49 CE a la aplicación de una disposición de Derecho nacional (como el artículo 297 de la [CDPA]) que tipifica como delito la recepción fraudulenta de un programa incluido en un servicio de radiodifusión prestado desde un lugar del Reino Unido con la intención de evitar el pago de los gastos asociados a la recepción del programa, en alguna de las siguientes circunstancias:

i)      que el dispositivo de acceso condicional haya sido fabricado por un proveedor de servicios o con su consentimiento y se haya entregado inicialmente sujeto a una autorización de uso del dispositivo limitada por contrato y en virtud de la cual este dispositivo únicamente puede ser utilizado para acceder a un servicio protegido en un primer Estado miembro, y se haya utilizado para acceder a ese servicio protegido recibido en otro Estado miembro (el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en este caso); o

ii)      que el dispositivo de acceso condicional haya sido fabricado por un proveedor de servicios o con su consentimiento y se haya obtenido o activado facilitando un nombre y un domicilio falsos en un primer Estado miembro, eludiendo de este modo las restricciones territoriales establecidas por contrato y relativas a la exportación de tales dispositivos para su uso fuera del primer Estado miembro, o

iii)      que el dispositivo de acceso condicional haya sido fabricado por un proveedor de servicios o con su consentimiento y se haya entregado inicialmente sujeto a una condición contractual en virtud de la cual este dispositivo sólo puede ser utilizado para uso doméstico o privado y no para uso comercial (por el que debe abonarse un canon superior), y se haya utilizado, no obstante, en el Reino Unido con fines comerciales, concretamente para ofrecer en un “pub” transmisiones de fútbol en directo?

7)      ¿Queda vetada en cualquier caso la aplicación de la disposición nacional en cuestión por ser contraria al principio de no discriminación establecido en el artículo 12 CE, o por otro motivo, en atención a que la norma nacional se refiere a programas incluidos en un servicio de radiodifusión prestado desde un lugar del Reino Unido, pero no a servicios prestados desde otros Estados miembros?

8)      En el supuesto de que un proveedor de contenidos de programas conceda varias licencias exclusivas, cada una de ellas para el territorio de uno o más Estados miembros, con arreglo a las cuales se autoriza al organismo de radiodifusión a emitir el contenido de los programas exclusivamente en ese territorio (incluso vía satélite), y a las que se incorpora una obligación contractual por la que se impone al organismo de radiodifusión el deber de impedir que puedan ser utilizadas fuera del territorio al que se refiere la licencia de sus tarjetas decodificadoras de la señal vía satélite gracias a las cuales se hace posible la recepción de los contenidos del programa objeto de licencia, ¿qué criterio jurídico debería seguir el órgano jurisdiccional nacional y qué circunstancias debería tener en cuenta para decidir si esta restricción contractual contraviene la prohibición impuesta por el artículo 81 CE, apartado 1?

En concreto:

a)      ¿Debe interpretarse el artículo 81 CE, apartado 1, en el sentido de que es aplicable a la obligación citada únicamente en atención a que el objeto de dicha obligación es impedir, restringir o falsear la competencia?

b)      En caso de respuesta afirmativa, ¿es necesario demostrar, además, para que sea considerada contraria a la prohibición del artículo 81 CE, apartado 1, que esta obligación contractual impide, restringe o falsea la competencia de manera apreciable?»

56      Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 3 de diciembre de 2008, los asuntos C‑403/08 y C‑429/08 se acumularon a efectos de las fases escrita y oral, así como de la sentencia.

III. Sobre las cuestiones prejudiciales

A.      Sobre las normas relativas a la recepción de emisiones codificadas procedentes de otros Estados miembros

1.      Observaciones preliminares

57      En primer lugar, es necesario puntualizar que los presentes asuntos sólo se refieren a la radiodifusión vía satélite al público de las emisiones de los partidos de la «Premier League» por parte de organismos de radiodifusión como Multichoice Hellas. Así, la única parte de la comunicación audiovisual pertinente en el presente asunto es la consistente en la difusión de tales emisiones al público por parte de los organismos de radiodifusión, conforme al artículo 1, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva sobre la radiodifusión vía satélite, operación que se efectúa desde el Estado miembro en el que se introducen en una cadena de comunicación vía satélite las señales portadoras de programas (en lo sucesivo, «Estado miembro de emisión»), en el presente asunto, en concreto, la República Helénica.

58      En cambio, la parte ascendente de la comunicación, entre FAPL y dichos organismos, consistente en la transmisión de los datos audiovisuales que contienen tales partidos, carece de pertinencia en el presente asunto, al poder realizarse esa comunicación además a través de otros medios de telecomunicación distintos de los utilizados por las partes en el procedimiento principal.

59      En segundo lugar, de los autos se desprende que, con arreglo a los contratos de licencia celebrados entre FAPL y los organismos de radiodifusión afectados, las emisiones en cuestión se destinan únicamente al público del Estado miembro de emisión y, por tanto, tales organismos deben hacer lo posible para que sus emisiones vía satélite sólo puedan captarse en ese Estado. Por consiguiente, los referidos organismos deben codificar sus transmisiones y proporcionar decodificadores sólo a las personas que residen en el territorio del Estado miembro de emisión.

60      Por último, ha quedado demostrado que los propietarios de establecimientos de restauración utilizan tales decodificadores fuera del territorio de dicho Estado miembro y que, por consiguiente, los utilizan ignorando la voluntad de los organismos de radiodifusión.

61      En este contexto se preguntan los órganos jurisdiccionales remitentes, en la primera parte de sus cuestiones, si tal utilización de los decodificadores está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre el acceso condicional y cuál es su incidencia sobre dicha utilización. A continuación, en el supuesto de que este aspecto no esté armonizado por dicha Directiva, pretenden saber si los artículos 34 TFUE, 36 TFUE, 56 TFUE y 101 TFUE se oponen a una normativa nacional y a los contratos de licencia que prohíben la utilización de decodificadores extranjeros.

2.      Directiva sobre el acceso condicional

a)      Sobre la interpretación del concepto de «dispositivo ilícito» en el sentido del artículo 2, letra e), de la Directiva sobre el acceso condicional (primera cuestión formulada en el asunto C‑403/08 y cuestiones primera y segunda planteadas en el asunto C‑429/08)

62      Mediante estas cuestiones, los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, en esencia, si debe interpretarse el concepto de «dispositivo ilícito», a los efectos del artículo 2, letra e), de la Directiva sobre el acceso condicional, en el sentido de que comprende asimismo los decodificadores extranjeros, incluidos aquéllos obtenidos o activados facilitando un nombre y un domicilio falsos y los utilizados incumpliendo una limitación contractual que permita su uso únicamente para fines privados.

63      A este respecto, es preciso recordar, por una parte, que el artículo 2, letra e), de la Directiva sobre el acceso condicional define el concepto de «dispositivo ilícito» como cualquier equipo o programa informático «diseñado» o «adaptado» para hacer posible el acceso a un servicio protegido en forma inteligible sin autorización del proveedor del servicio.

64      Por tanto, esta denominación se limita únicamente a los equipos que hayan sido objeto de operaciones manuales o automatizadas antes de su utilización y que permitan la recepción de los servicios protegidos sin autorización de los proveedores de dichos servicios. Por consiguiente, tal denominación sólo comprende los equipos que hayan sido fabricados, manipulados, adaptados o readaptados sin autorización del proveedor del servicio, y no abarca la utilización de decodificadores extranjeros.

65      Por otra parte, cabe señalar que los considerandos sexto y decimotercero de la Directiva sobre el acceso condicional, que contienen precisiones acerca del concepto de «dispositivo ilícito», hacen referencia a la necesidad de luchar contra los dispositivos ilícitos «que permitan el acceso sin cargo» a los servicios protegidos y contra la comercialización de dispositivos ilícitos que posibiliten o faciliten el «soslayar, sin autorización para ello, cualquier medida técnica» adoptada para proteger la remuneración de un servicio suministrado con total legalidad.

66      Pues bien, ni los decodificadores extranjeros, ni los obtenidos o activados facilitando un nombre y un domicilio falsos, ni los utilizados incumpliendo una limitación contractual que permita su uso únicamente para fines privados entran en ninguna de esas categorías. Efectivamente, todos estos dispositivos se fabrican y se comercializan con la autorización del proveedor del servicio, no permiten un acceso sin cargo a los servicios protegidos y no posibilitan o facilitan el soslayar una medida técnica adoptada para proteger la remuneración de tales servicios, dado que, en el Estado miembro de comercialización, se abona una remuneración.

67      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que el concepto de «dispositivo ilícito», a los efectos del artículo 2, letra e), de la Directiva sobre el acceso condicional, debe interpretarse en el sentido de que no comprende ni los decodificadores extranjeros, ni aquéllos obtenidos o activados facilitando un nombre y un domicilio falsos, ni los utilizados incumpliendo una limitación contractual que permita su uso únicamente para fines privados.

b)      Sobre la interpretación del artículo 3, apartado 2, de la Directiva sobre el acceso condicional (tercera cuestión formulada en el asunto C‑429/08)

68      Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 2, de la Directiva sobre el acceso condicional se opone a una normativa nacional que impide la utilización de los decodificadores extranjeros, incluidos aquéllos obtenidos o activados facilitando un nombre y un domicilio falsos o los utilizados incumpliendo una limitación contractual que permita su uso únicamente para fines privados.

69      Con arreglo al artículo 3, apartado 2, de la Directiva sobre el acceso condicional, los Estados miembros no podrán, por motivos que entren en el ámbito coordinado por dicha Directiva, restringir la libre circulación de los servicios protegidos y de los dispositivos de acceso condicional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, de la referida Directiva.

70      A este respecto, cabe señalar que esta última disposición impone obligaciones que entran en el ámbito coordinado por la Directiva sobre el acceso condicional –definido en su artículo 2, letra f), como cualquier disposición relativa a las actividades infractoras que se especifican en el artículo 4– al exigir, en particular, que los Estados miembros prohíban las actividades enumeradas en dicho artículo 4.

71      Ahora bien, el referido artículo 4 sólo tiene por objeto actividades que son ilícitas porque implican el uso de dispositivos ilícitos en el sentido de dicha Directiva.

72      Pues bien, los decodificadores extranjeros, incluidos aquéllos obtenidos o activados facilitando un nombre y un domicilio falsos y los utilizados incumpliendo una limitación contractual que permita su uso únicamente para fines privados, no son dispositivos ilícitos, como se deriva de los apartados 63 a 67 de la presente sentencia.

73      Por consiguiente, ni las actividades que impliquen la utilización de dichos dispositivos ni una normativa nacional que prohíba tales actividades están comprendidas en el ámbito coordinado por la Directiva sobre el acceso condicional.

74      En estas circunstancias, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 3, apartado 2, de la Directiva sobre el acceso condicional no se opone a una normativa nacional que impide la utilización de los decodificadores extranjeros, incluidos aquéllos obtenidos o activados facilitando un nombre y un domicilio falsos o los utilizados incumpliendo una limitación contractual que permita su uso únicamente para fines privados, al no estar comprendida tal normativa en el ámbito coordinado por dicha Directiva.

c)      Sobre las demás cuestiones relativas a la Directiva sobre el acceso condicional

75      Teniendo en cuenta las respuestas dadas a la primera cuestión formulada en el asunto C‑403/08 y a las cuestiones primera a tercera planteadas en el asunto C‑429/08, no procede examinar las cuestiones segunda, tercera y octava, letra a), formuladas en el asunto C‑403/08, ni las cuestiones cuarta y quinta planteadas en el asunto C‑429/08.

3.      Normas del Tratado FUE en materia de libre circulación de mercancías y de servicios

a)      Sobre la prohibición de importación, venta y utilización de decodificadores extranjeros (octava cuestión, letra b), y primera parte de la novena cuestión planteadas en el asunto C‑403/08 y sexta cuestión, inciso i), formulada en el asunto C‑429/08]

76      Mediante estas cuestiones, los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, en esencia, si los artículos 34 TFUE, 36 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que convierte en ilegales la importación, la venta y la utilización en ese Estado miembro de decodificadores extranjeros que permiten el acceso a un servicio codificado de radiodifusión vía satélite procedente de otro Estado miembro que comprende los objetos protegidos por la normativa del primer Estado.

i)      Sobre la identificación de las disposiciones aplicables

77      Una normativa nacional como la controvertida en los litigios principales atañe tanto a la prestación transfronteriza de servicios de radiodifusión codificada como a la circulación, dentro de la Unión, de decodificadores extranjeros que permiten decodificar dichos servicios. En estas circunstancias, se plantea la cuestión de si esta normativa debe examinarse desde la perspectiva de la libre prestación de servicios o desde la de la libre circulación de mercancías.

78      A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que cuando una medida nacional se refiere tanto a la libre circulación de mercancías como a la libre prestación de servicios, el Tribunal de Justicia la examina, en principio, a la luz de una sola de estas dos libertades fundamentales, si se demuestra que una de ellas es por completo secundaria con respecto a la otra y puede subordinarse a ella (véanse las sentencias de 24 de marzo de 1994, Schindler, C‑275/92, Rec. p. I‑1039, apartado 22, y de 2 de diciembre de 2010, Ker‑Optika, C‑108/09, Rec. p. I‑0000, apartado 43).

79      Ahora bien, en materia de telecomunicaciones, estas dos vertientes están con frecuencia íntimamente vinculadas, sin que pueda considerarse una de ellas totalmente secundaria respecto de la otra. Ocurre así, sobre todo, cuando una normativa nacional regula el suministro de equipos de telecomunicación, como los decodificadores, con objeto de precisar los requisitos que deben cumplir tales equipos o de establecer las condiciones en las que pueden comercializarse, de modo que, en tal supuesto, procede examinar simultáneamente ambas libertades fundamentales (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 2002, Canal Satélite Digital, C‑390/99, Rec. p. I‑607, apartados 29 a 33).

80      Ahora bien, cuando una normativa tiene por objeto, en este ámbito, una actividad particularmente característica desde el punto de vista de los servicios prestados por los operadores económicos, estando el suministro de equipos de telecomunicación relacionado con ello sólo de forma meramente secundaria, es preciso examinar dicha actividad a la luz únicamente de la libre prestación de servicios.

81      Así sucede, en particular, cuando la puesta a disposición de tales equipos sólo constituye una modalidad concreta de organización o de funcionamiento de un servicio y cuando dicha actividad no representa un fin en sí misma sino que está destinada a permitir disfrutar de tal servicio. En dichas circunstancias, la actividad consistente en la puesta a disposición de tales equipos no puede examinarse al margen de la actividad vinculada al servicio con la que aquella primera actividad se relaciona (véase, por analogía, la sentencia Schindler, antes citada, apartados 22 y 25).

82      En los asuntos controvertidos en el procedimiento principal cabe señalar que la normativa nacional no se centra en los decodificadores para determinar los requisitos que deben cumplir o establecer las condiciones en las que pueden comercializarse. Efectivamente, sólo trata de ellos en su condición de instrumento que permite a los abonados disfrutar de los servicios de radiodifusión codificados.

83      Por tanto, habida cuenta de que dicha normativa tiene por objeto, ante todo, la libre prestación de servicios, revelándose el aspecto de la libre circulación de mercancías como absolutamente secundario respecto a la libre prestación de servicios, dicha normativa debe examinarse desde la perspectiva de esta última libertad.

84      De todo ello se deduce que tal normativa debe examinarse a la luz del artículo 56 TFUE.

ii)    Sobre la existencia de una restricción a la libre prestación de servicios

85      El artículo 56 TFUE exige suprimir cualquier restricción a la libre prestación de servicios, aunque se aplique indistintamente a los prestadores de servicios nacionales y a los de los demás Estados miembros, cuando pueda prohibir, obstaculizar o hacer menos interesantes las actividades del prestador establecido en otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios análogos. Además, la libre prestación de servicios beneficia tanto al prestador como al destinatario de servicios (véase, en particular, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Liga Portuguesa de Futebol Professional y Bwin International, C‑42/07, Rec. p. I‑7633, apartado 51 y jurisprudencia citada).

86      En los asuntos principales, la normativa nacional prohíbe la importación, la venta y la utilización en territorio nacional de decodificadores extranjeros, que permiten el acceso a los servicios de radiodifusión vía satélite procedentes de otro Estado miembro.

87      Pues bien, dado que el acceso a servicios de transmisión vía satélite como los controvertidos en los litigios principales está supeditado a la posesión de tal dispositivo, suministrado con la limitación contractual de que éste únicamente puede utilizarse en el territorio del Estado miembro de emisión, la normativa nacional en cuestión se opone a la recepción de dichos servicios por las personas residentes fuera del Estado miembro de emisión, en el presente asunto, en el Reino Unido. Por consiguiente, dicha normativa tiene como efecto impedir a esas personas acceder a tales servicios.

88      Es cierto que el obstáculo a la recepción de tales servicios tiene su origen último en los contratos celebrados entre los organismos de radiodifusión y sus clientes, que reflejan a su vez las cláusulas de limitación territorial incluidas en los contratos celebrados entre dichos organismos y los titulares de los derechos de propiedad intelectual. No obstante, como dicha normativa otorga protección jurídica a tales limitaciones e impone que se respeten, bajo amenaza de sanciones civiles y pecuniarias, ella misma restringe la libre prestación de servicios.

89      Por consiguiente, la normativa en cuestión constituye una restricción a la libre prestación de servicios, prohibida por el artículo 56 TFUE, salvo que pueda estar objetivamente justificada.

iii) Sobre la justificación de una restricción a la libre prestación de servicios con un objetivo de protección de los derechos de propiedad intelectual

–       Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

90      FAPL y otros, MPS, el Gobierno del Reino Unido y los Gobiernos francés e italiano alegan que la restricción que subyace a la normativa controvertida en los litigios principales puede estar justificada a la luz de los derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual, porque sería necesaria para garantizar la protección de la remuneración adecuada de dichos titulares, remuneración que supone que éstos tienen derecho a reclamarla por la utilización de sus obras y de otros objetos protegidos en cada Estado miembro y a otorgarles exclusividad territorial.

91      A este respecto, los citados interesados consideran, en particular, que, a falta de toda protección de dicha exclusividad territorial, el titular de derechos de propiedad intelectual no estaría ya en condiciones de obtener los cánones adecuados de licencia por parte de los organismos de radiodifusión, dado que la difusión en directo de encuentros deportivos habría perdido parte de su valor. Efectivamente, los organismos de radiodifusión no estarían interesados en la adquisición de licencias fuera del territorio del Estado miembro de emisión. Una adquisición de licencias para todos los territorios nacionales en los que residen clientes potenciales no resulta interesante desde el punto de vista financiero, debido al precio extremadamente alto de dichas licencias. Por tanto, esos organismos adquieren las licencias para emitir las obras en cuestión en el territorio de un único Estado miembro. Pues bien, están dispuestos a pagar un suplemento importante con la condición de tener la garantía de exclusividad territorial porque ésta les permite diferenciarse de sus competidores y atraer de ese modo a más clientes.

92      QC Leisure y otros, la Sra. Murphy, la Comisión y el Órgano de Vigilancia de la AELC sostienen que tal restricción a la libre prestación de servicios de radiodifusión no puede estar justificada, porque conduce a una compartimentación del mercado interior.

–       Respuesta del Tribunal de Justicia

93      A fin de examinar la justificación de una restricción como la controvertida en los asuntos principales, procede recordar que una restricción de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado no puede justificarse a menos que responda a razones imperiosas de interés general, que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo de interés general que persigue y que no vaya más allá de lo necesario para lograrlo (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de marzo de 2009, UTECA, C‑222/07, Rec. p. I‑1407, apartado 25 y jurisprudencia citada).

94      Por lo que respecta a las justificaciones que cabe admitir, de una jurisprudencia reiterada se desprende que tal restricción puede justificarse, en particular, por razones imperiosas de interés general consistentes en la protección de derechos de propiedad intelectual (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de marzo de 1980, Coditel y otros, «Coditel I», 62/79, Rec. p. 881, apartados 15 y 16, y de 20 de enero de 1981, Musik‑Vertrieb membran y K‑tel International, 55/80 y 57/80, Rec. p. 147, apartados 9 y 12).

95      Así pues, es importante determinar, ante todo, si FAPL puede valerse de tales derechos capaces de justificar que la normativa nacional controvertida en los litigios principales establezca en su favor una protección constitutiva de una restricción a la libre prestación de servicios.

96      A este respecto, es preciso señalar que FAPL no puede invocar derechos de autor sobre los propios partidos de la «Premier League» porque éstos no pueden calificarse de obras.

97      Efectivamente, para revestir tal calificación, el objeto en cuestión debe ser original, en el sentido de constituir una creación intelectual propia de su autor (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2009, Infopaq International, C‑5/08, Rec. p. I‑6569, apartado 37).

98      Pues bien, los encuentros deportivos no pueden considerarse creaciones intelectuales calificables de obras en el sentido de la Directiva sobre los derechos de autor. Esto es así, en particular, en el caso de los partidos de fútbol, delimitados por reglas de juego que no dejan espacio a la libertad creativa, en el sentido de los derechos de autor.

99      En estas circunstancias, dichos partidos no pueden estar protegidos por los derechos de autor. Por otra parte, se ha comprobado que el Derecho de la Unión no los protege por ningún otro concepto en el ámbito de la propiedad intelectual.

100    Ahora bien, los encuentros deportivos, como tales, revisten un carácter único y, en esta medida, original, lo que puede convertirlos en objetos dignos de protección comparable a la protección de las obras, protección que pueden otorgar, en su caso, los diferentes ordenamientos jurídicos internos.

101    A este respecto, cabe señalar que, según el artículo 165 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, la Unión contribuirá a fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus características específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa.

102    En estas circunstancias, se permite a un Estado miembro proteger los encuentros deportivos, en su caso a través de la protección de la propiedad intelectual, adoptando una normativa nacional específica o reconociendo, dentro del respeto al Derecho de la Unión, una protección a tales encuentros mediante instrumentos convencionales celebrados entre las personas que tienen el derecho de poner a disposición del público el contenido audiovisual de dichos encuentros y las personas que desean transmitir ese contenido al público de su elección.

103    A este respecto, es preciso añadir que el legislador de la Unión ha previsto el ejercicio de tal facultad por parte de un Estado miembro en la medida en que hace referencia, en el vigesimoprimer considerando de la Directiva 97/36, a acontecimientos organizados por un organizador que tenga legalmente derecho a vender los derechos correspondientes a dichos acontecimientos.

104    Por consiguiente, en el supuesto de que la normativa nacional en cuestión pretenda otorgar protección a los encuentros deportivos –algo que corresponde examinar al órgano jurisdiccional remitente–, el Derecho de la Unión no se opone, en principio, a dicha protección y, por tanto, tal normativa puede justificar una restricción a la libre circulación de servicios como la controvertida en los litigios principales.

105    No obstante, es preciso, además, que tal restricción no vaya más allá de lo necesario para lograr el objetivo de protección de la propiedad intelectual de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia UTECA, antes citada, apartados 31 a 36).

106    A este respecto, es preciso recordar que las excepciones al principio de la libre circulación únicamente pueden admitirse en la medida en que estén justificadas por la salvaguardia de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad intelectual de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de octubre de 2003, Rioglass y Transremar, C‑115/02, Rec. p. I‑12705, apartado 23 y jurisprudencia citada).

107    Sobre este punto, de una jurisprudencia reiterada se desprende que este objeto específico pretende, en particular, asegurar a los titulares de derechos afectados la protección de la facultad de explotar comercialmente la puesta en circulación o la puesta a disposición de los objetos protegidos, concediendo licencias a cambio del pago de una remuneración (véanse, en este sentido, las sentencias Musik‑Vertrieb membran y K‑tel International, antes citada, apartado 12, y de 20 de octubre de 1993, Phil Collins y otros, C‑92/92 y C‑326/92, Rec. p. I‑5145, apartado 20).

108    No obstante, hay que reconocer que tal objeto específico no garantiza a los titulares de derechos afectados la posibilidad de reclamar la máxima remuneración posible. En efecto, conforme a dicho objeto, únicamente se les asegura –como establecen el décimo considerando de la Directiva sobre los derechos de autor y el quinto considerando de la Directiva sobre los derechos afines– una remuneración adecuada por cada utilización de los objetos protegidos.

109    Pues bien, para ser adecuada, tal remuneración debe presentar una relación razonable con el valor económico de la prestación proporcionada. En concreto, debe mantener una relación razonable con el número real o potencial de personas que disfrutan o desean disfrutar de dicha prestación (véanse, por analogía, las sentencias de 22 de septiembre de 1998, FDV, C‑61/97, Rec. p. I‑5171, apartado 15, y de 11 de diciembre de 2008, Kanal 5 y TV 4, C‑52/07, Rec. p. I‑9275, apartados 36 a 38).

110    Así pues, en materia de radiodifusión televisiva, tal remuneración –como confirma el decimoséptimo considerando de la Directiva sobre la radiodifusión vía satélite– debe, en particular, mantener una relación razonable con los elementos que caracterizan la emisión, tales como la audiencia real, la audiencia potencial y la versión lingüística (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de julio de 2005, Lagardère Active Broadcast, C‑192/04, Rec. p. I‑7199, apartado 51).

111    En este contexto, es preciso señalar, en primer lugar, que los titulares de los derechos controvertidos en los litigios principales reciben una remuneración por la radiodifusión de los objetos protegidos desde el Estado miembro de emisión, en el que se supone que tiene lugar el acto de radiodifusión, conforme al artículo 1, apartado 2, letra b), de la Directiva sobre la radiodifusión vía satélite, y en el que, por tanto, debe abonarse la remuneración adecuada.

112    En segundo lugar, cabe señalar que cuando se acuerda tal remuneración entre los titulares de derechos afectados y los organismos de radiodifusión, en el marco de la venta en pública subasta, nada se opone a que el titular de derechos afectado reclame, con ese motivo, un importe que tenga en cuenta la audiencia efectiva y la audiencia potencial, tanto en el Estado miembro de emisión como en cualquier otro Estado miembro en el que se reciban también las emisiones que contienen los objetos protegidos.

113    A este respecto, debe recordarse, especialmente, que la recepción de una emisión vía satélite como la controvertida en los litigios principales está supeditada a la posesión de un decodificador. Por consiguiente, es posible determinar, con un grado de exactitud muy elevado, todos los telespectadores que forman parte de la audiencia efectiva y potencial de la emisión en cuestión, entre ellos tanto los telespectadores que residen en el interior como los que residen en el exterior del Estado miembro de emisión.

114    Por último, por lo que respecta al suplemento pagado por los organismos de radiodifusión para la concesión de una exclusividad territorial, ciertamente no puede descartarse que el importe de la remuneración adecuada refleje asimismo el carácter particular de las emisiones de que se trate, en concreto su exclusividad territorial, de modo que pueda pagarse un suplemento por este concepto.

115    Ahora bien, en el presente asunto tal suplemento se paga a los titulares de derechos afectados con el fin de garantizar una exclusividad territorial absoluta que puede provocar diferencias de precio artificiales entre los mercados nacionales compartimentados. Pues bien, tal compartimentación y la diferencia artificial de precio que de ella resulta son incompatibles con el objetivo esencial del Tratado, que es la realización del mercado interior. En estas circunstancias, no cabe considerar que dicho suplemento forme parte de la remuneración adecuada que debe asegurarse a los titulares de derechos afectados.

116    Por consiguiente, el pago de tal suplemento va más allá de lo necesario para garantizar a dichos titulares una remuneración adecuada.

117    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, ha de llegarse a la conclusión de que la restricción consistente en la prohibición de utilizar decodificadores extranjeros no puede justificarse a la luz del objetivo de protección de los derechos de propiedad intelectual.

118    No invalida esta conclusión la sentencia Coditel I, antes citada, invocada por FAPL y otros y por MPS en apoyo de sus alegaciones. Es cierto que en el apartado 16 de dicha sentencia el Tribunal de Justicia declaró que las normas del Tratado no pueden, en principio, poner obstáculos a los límites geográficos que las partes han acordado en los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual para proteger al autor y a sus causahabientes y que el mero hecho de que los límites geográficos en cuestión coincidan, en su caso, con las fronteras de los Estados miembros no exige una solución diferente.

119    No obstante, estas declaraciones se encuadran en un contexto que no es comparable con el de los asuntos examinados en los litigios principales. Efectivamente, en el asunto que dio lugar a la sentencia Coditel I, antes citada, las sociedades de teledistribución llevaron a cabo una comunicación de una obra al público sin disponer, en el Estado miembro de origen de dicha comunicación, de una autorización de los titulares de derechos afectados y sin haberles pagado remuneración alguna.

120    En cambio, en los asuntos examinados en los litigios principales, los organismos de radiodifusión realizan actos de comunicación al público disponiendo ciertamente en el Estado miembro de emisión –que es el Estado miembro de origen de dicha comunicación– de una autorización de los titulares de derechos afectados, y pagando ciertamente una remuneración a estos últimos, remuneración que, por lo demás, puede tener en cuenta la audiencia efectiva y potencial en los otros Estados miembros.

121    Por último, debe tenerse en cuenta la evolución del Derecho de la Unión acaecida, en particular, debido a la adopción de la Directiva «Televisión sin fronteras» y de la Directiva sobre la radiodifusión vía satélite, que pretenden garantizar la transición de los mercados nacionales a un mercado único de producción y de distribución de programas.

iv)    Sobre la justificación de una restricción a la libre prestación de servicios con el objetivo de incentivar la presencia de público en los estadios de fútbol

122    FAPL y otros, así como MPS, sostienen, con carácter subsidiario, que la restricción controvertida en los litigios principales es necesaria para asegurar el cumplimiento de la norma denominada del «período de exclusión», que prohíbe emitir partidos de fútbol en el Reino Unido los sábados por la tarde. Esta regla tiene como objetivo incentivar la presencia de público en los estadios durante los partidos de fútbol, en particular los de las divisiones inferiores, objetivo que no puede alcanzarse, según FAPL y otros y MPS, si los telespectadores en el Reino Unido pueden ver libremente los partidos de la «Premier League» emitidos por los organismos de radiodifusión desde otros Estados miembros.

123    A este respecto, aun suponiendo que el objetivo de incentivar dicha presencia de público en los estadios pudiese justificar una restricción de las libertades fundamentales, basta señalar que, en cualquier caso, el respeto a dicha norma puede garantizarse mediante una limitación contractual incorporada al contrato de licencia celebrado entre los titulares de derechos y los organismos de radiodifusión, por la cual dichos organismos quedarían obligados a no emitir esos encuentros de la «Premier League» durante los períodos de exclusión. Pues bien, no puede negarse que tal medida menoscaba en menor grado las libertades fundamentales que la aplicación de la restricción controvertida en los litigios principales.

124    De ello se desprende que la restricción consistente en la prohibición de utilizar decodificadores extranjeros no pueden justificarse con el objetivo de incentivar la presencia de público en los estadios de fútbol.

125    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las preguntas planteadas que el artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que convierte en ilegales la importación, la venta y la utilización en ese Estado de decodificadores extranjeros que permiten el acceso a un servicio codificado de radiodifusión vía satélite procedente de otro Estado miembro que comprende los objetos protegidos por la normativa del primer Estado.

b)      Sobre la utilización de decodificadores extranjeros tras facilitar una identidad y un domicilio falsos y sobre la utilización de tales dispositivos con fines comerciales [octava cuestión, letra c), formulada en el asunto C‑403/08, y sexta cuestión, incisos ii) e iii), planteada en el asunto C‑429/08]

126    Mediante sus cuestiones, los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, en esencia, si la conclusión formulada en el apartado 125 de la presente sentencia se ve invalidada por el hecho de que, por una parte, el decodificador extranjero se haya obtenido o activado facilitando un nombre y un domicilio falsos, con la intención de eludir la restricción territorial controvertida en los asuntos examinados en los litigios principales, y, por otra, por el hecho de que dicho dispositivo se utilice con fines comerciales aunque estuviese reservado para un uso privado.

127    Por lo que respecta a la primera circunstancia, es cierto que puede tener efectos en las relaciones contractuales entre el adquirente que facilitó la identidad y el domicilio falsos y la persona que suministra dicho dispositivo, de modo que ésta puede, en particular, reclamar a ese adquirente una indemnización por daños y perjuicios e intereses en el supuesto de que la identidad y el domicilio falsos que éste señaló le hayan causado un perjuicio o la conviertan en responsable frente a un organismo como FAPL. En cambio, tal circunstancia no invalida la conclusión formulada en el apartado 125 de la presente sentencia porque no incide sobre el número de usuarios que han pagado por recibir las emisiones.

128    Lo mismo cabe decir respecto de la segunda circunstancia, cuando el decodificador se utiliza con fines comerciales aunque estuviese reservado para un uso privado.

129    Al respecto, hay que precisar que nada se opone a que el importe de la remuneración acordada entre los titulares de derechos afectados y los organismos de radiodifusión se calcule en función de que ciertos clientes hagan un uso comercial de los decodificadores y otros un uso privado.

130    Por tanto, al repercutir dicha circunstancia sobre sus clientes, el organismo de radiodifusión puede reclamar un canon diferente por el acceso a sus servicios en función de que dicho acceso persiga una finalidad comercial o privada.

131    Pues bien, el riesgo de que ciertas personas hagan uso de los decodificadores extranjeros ignorando la finalidad para la que están reservados resulta comparable al que existe en caso de que los decodificadores se utilicen en situaciones puramente internas, es decir, en caso de utilización por parte de los clientes residentes en el territorio del Estado miembro de emisión. En estas circunstancias, el segundo hecho mencionado anteriormente no puede justificar una restricción territorial a la libre prestación de servicios y, por consiguiente, no invalida la conclusión formulada en el apartado 125 de la presente sentencia. No obstante, esto no prejuzga la apreciación jurídica –desde el punto de vista de los derechos de autor– de la utilización de las emisiones vía satélite con fines comerciales después de su recepción, apreciación que se realiza en la segunda parte de la presente sentencia.

132    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que la conclusión formulada en el apartado 125 de la presente sentencia no se ve invalidada ni por el hecho de que el decodificador extranjero se haya obtenido o activado facilitando un nombre y un domicilio falsos, con la intención de eludir la restricción territorial en cuestión, ni por el hecho de que dicho dispositivo se utilice con fines comerciales aunque estuviese reservado para un uso privado.

c)      Sobre las demás cuestiones relativas a la libre circulación (segunda parte de la novena cuestión planteada en el asunto C‑403/08 y séptima cuestión formulada en el asunto C‑429/08)

133    En vista de la respuesta dada a las cuestiones octava, letra b), y novena, primera parte, planteadas en el asunto C‑403/08, y a la sexta cuestión, inciso i), formulada en el asunto C‑429/08, no procede examinar la segunda parte de la novena cuestión formulada en el asunto C‑403/08 ni la séptima cuestión planteada en el asunto C‑429/08.

4.      Las normas del Tratado FUE en materia de competencia

134    Mediante la décima cuestión formulada en el asunto C‑403/08 y la octava cuestión planteada en el asunto C‑429/08, los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, en esencia, si las cláusulas de un contrato de licencia exclusiva celebrado entre un titular de derechos de propiedad intelectual y un organismo de radiodifusión constituyen una restricción de la competencia prohibida por el artículo 101 TFUE, dado que imponen a dicho organismo la obligación de no suministrar decodificadores que den acceso en el exterior del territorio cubierto por el contrato de licencia en cuestión a los objetos protegidos de ese titular.

135    Con carácter preliminar, ha de recordarse que un acuerdo está comprendido dentro de la prohibición del artículo 101 TFUE, apartado 1, si tiene por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia. El vínculo alternativo entre los dos implica que debe indagarse, en primer lugar, la presencia de un único criterio –en el presente asunto, el objeto del acuerdo–. Sólo en segundo lugar, en caso de que el análisis del contenido del acuerdo no revele un grado suficiente de nocividad respecto de la competencia, es necesario examinar los efectos y, para proceder a su prohibición, exigir que se reúnan los elementos que prueben que el juego de la competencia ha resultado, de hecho, bien impedido, bien restringido o falseado de manera sensible (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de junio de 2009, T‑Mobile Netherlands y otros, C‑8/08, Rec. p. I‑4529, apartado 28, y de 6 de octubre de 2009, GlaxoSmithKline Services y otros/Comisión y otros, C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, Rec. p. I‑9291, apartado 55).

136    Pues bien, para apreciar el objeto eventualmente contrario a la competencia de un acuerdo, procede examinar en particular el contenido de sus disposiciones, los objetivos que pretende alcanzar, así como el contexto económico y jurídico en que se inscribe (véase, en este sentido, la sentencia GlaxoSmithKline Services y otros/Comisión y otros, antes citada, apartado 58 y jurisprudencia citada).

137    En cuanto a los contratos de licencia de derechos de propiedad intelectual, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la mera circunstancia de que el titular de derechos haya concedido a un único licenciatario el derecho exclusivo de difundir un objeto protegido desde un Estado miembro y, por consiguiente, de prohibir la emisión por otros, durante un período de tiempo determinado, no basta para declarar que dicho acuerdo tiene un objeto contrario a la competencia (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 1982, Coditel y otros, «Coditel II», 262/81, Rec. p. 3381, apartado 15).

138    En estas circunstancias, y conforme al artículo 1, apartado 2, letra b), de la Directiva sobre la radiodifusión vía satélite, un titular de derechos puede conceder, en principio, a un licenciatario único el derecho exclusivo de difundir vía satélite, durante un período de tiempo determinado, un objeto protegido desde un único Estado miembro de emisión o desde varios Estados miembros.

139    Ahora bien, por lo que respecta a las limitaciones territoriales al ejercicio de dicho derecho, debe recordarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un acuerdo que tienda a restablecer la compartimentación de los mercados nacionales puede ser contrario al objetivo del Tratado de realización de la integración de los mercados nacionales mediante el establecimiento de un mercado único. Así, los contratos cuyo objetivo es la compartimentación de los mercados nacionales con arreglo a las fronteras nacionales o que dificultan la interpenetración de los mercados nacionales deben considerarse, en principio, acuerdos cuyo objetivo es restringir la competencia en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1 (véanse por analogía, en el ámbito de los medicamentos, las sentencias de 16 de septiembre de 2008, Sot. Lélos kai Sia y otros, C‑468/06 a C‑478/06, Rec. p. I‑7139, apartado 65, y GlaxoSmithKline Services y otros/Comisión y otros, antes citada, apartados 59 y 61).

140    Dado que esta jurisprudencia se puede trasladar completamente al ámbito de la prestación transfronteriza de servicios de radiodifusión, como se desprende, en particular, de los apartados 118 a 121 de la presente sentencia, cabe afirmar que se considera que, cuando un contrato de licencia pretende prohibir o limitar la prestación transfronteriza de servicios de radiodifusión, tiene por objeto una restricción de la competencia, salvo que otras circunstancias en su contexto económico y jurídico permitan comprobar que dicho contrato no puede menoscabar la competencia.

141    En los asuntos examinados en los litigios principales no se cuestiona la concesión en sí de licencias exclusivas para la difusión de los partidos de la «Premier League». Efectivamente, dichos asuntos se refieren únicamente a las obligaciones adicionales que incluyen las cláusulas de los contratos celebrados entre los titulares de derechos y los organismos de radiodifusión de que se trata y que tienen por objeto garantizar el respeto a las limitaciones territoriales de explotación de tales licencias, en concreto, la obligación de dichos organismos de no proporcionar decodificadores que den acceso a los objetos protegidos para su utilización en el exterior del territorio cubierto por el contrato de licencia.

142    Por lo que respecta a tales cláusulas, debe señalarse, por una parte, que prohíben a los organismos de radiodifusión toda prestación transfronteriza de servicios relativa a esos partidos, lo que permite otorgar a cada organismo de radiodifusión exclusividad territorial absoluta en la zona cubierta por su licencia y eliminar así toda competencia entre diferentes organismos de radiodifusión en el ámbito de dichos servicios.

143    Por otra parte, FAPL y otros y MPS no han invocado ninguna circunstancia presente en el contexto económico y jurídico de tales cláusulas que permita afirmar que, pese a las consideraciones expuestas en el apartado anterior, dichas cláusulas no pueden menoscabar la competencia y que, por tanto, no tienen un objeto contrario a la competencia.

144    En estas circunstancias, dado que dichas cláusulas de los contratos de licencia exclusiva tienen un objeto contrario a la competencia, procede concluir que constituyen una restricción de la competencia prohibida por el artículo 101 TFUE, apartado 1.

145    Debe añadirse que si bien, en principio, el artículo 101 TFUE, apartado 1, no se aplica a los acuerdos comprendidos en las categorías que se especifican en su apartado 3, la hipótesis de la inaplicabilidad del artículo 101 TFUE, apartado 1, no se plantea, al no cumplir las cláusulas de contratos de licencia como las controvertidas en los asuntos examinados en los litigios principales los requisitos establecidos en el apartado 3, por los motivos que se detallan en los apartados 105 a 124 de la presente sentencia.

146    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que las cláusulas de un contrato de licencia exclusiva celebrado entre un titular de derechos de propiedad intelectual y un organismo de radiodifusión constituyen una restricción de la competencia prohibida por el artículo 101 TFUE, porque imponen a dicho organismo la obligación de no proporcionar decodificadores que permitan el acceso a los objetos protegidos de ese titular para su utilización en el exterior del territorio cubierto por dicho contrato de licencia.

B.      Sobre las normas relativas a la utilización de las emisiones tras su recepción

1.      Observaciones preliminares

147    La segunda parte de las cuestiones prejudiciales tiene por objeto saber si la recepción de las emisiones que contienen los partidos de la «Premier League» y las obras conexas está sometida a restricción con arreglo a las Directivas sobre los derechos de autor y sobre los derechos afines debido a que genera reproducciones de dichas obras en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión y debido a la proyección de tales obras en público por parte de los propietarios de establecimientos de restauración de que se trata.

148    A este respecto, procede recordar que, como se desprende de los apartados 37 y 57 de la presente sentencia, dos categorías de personas pueden invocar derechos de propiedad intelectual relacionados con emisiones de televisión como las controvertidas en los asuntos examinados en los litigios principales: por una parte, los autores de las obras en cuestión y, por otra, los organismos de radiodifusión.

149    Por lo que respecta, en primer lugar, a los autores, éstos pueden basarse en los derechos de autor relativos a las obras explotadas en el marco de tales emisiones. En los asuntos examinados en los litigios principales se ha comprobado que FAPL puede invocar los derechos de autor sobre varias obras contenidas en las emisiones difundidas, a saber, en particular, sobre la secuencia de vídeo de apertura, sobre el himno de la «Premier League», sobre las películas pregrabadas que muestran los momentos más destacados de los partidos recientes de la «Premier League» o sobre diversos diseños.

150    En segundo lugar, en cuanto a los organismos de radiodifusión como Multichoice Hellas, pueden invocar el derecho de fijación de sus emisiones, establecido en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva sobre los derechos afines, o el derecho de comunicación al público de sus emisiones, recogido en el artículo 8, apartado 3, de esa misma Directiva, o el derecho de reproducción de las fijaciones de sus emisiones, confirmado en el artículo 2, letra e), de la Directiva sobre los derechos de autor.

151    Ahora bien, las cuestiones planteadas en los asuntos examinados en los litigios principales no versan sobre tales derechos.

152    En tales circunstancias, el examen del Tribunal de Justicia debe limitarse a los artículos 2, letra a), 3, apartado 1, y 5, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor, que protegen los derechos de autor sobre las obras explotadas en el marco de las emisiones de televisión controvertidas en los litigios principales, esto es, en particular, sobre la secuencia de vídeo de apertura, sobre el himno de la «Premier League», sobre las películas pregrabadas que muestran los momentos más destacados de los partidos recientes de la «Premier League» o sobre diversos diseños.

2.      Sobre el derecho de reproducción establecido en el artículo 2, letra a), de la Directiva sobre los derechos de autor (cuarta cuestión planteada en el asunto C‑403/08)

153    Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, letra a), de la Directiva sobre los derechos de autor debe interpretarse en el sentido de que el derecho de reproducción se extiende a la creación de fragmentos transitorios de las obras en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión, que se suceden y se borran inmediatamente y se sustituyen por los fragmentos siguientes. En este contexto se plantea, en particular, si su apreciación debe realizarse con respecto a todos los fragmentos considerados conjuntamente o únicamente respecto a los que existen en un determinado momento.

154    Con carácter preliminar, debe recordarse que el concepto de «reproducción» que aparece en el artículo 2 de dicha Directiva es un concepto de Derecho de la Unión que debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión (sentencia Infopaq International, antes citada, apartados 27 a 29).

155    En cuanto a su contenido, ya se ha señalado, en el apartado 97 de la presente sentencia, que los derechos de autor, en el sentido del artículo 2, letra a), únicamente pueden aplicarse respecto a un objeto que constituya una creación intelectual propia de su autor (sentencia Infopaq International, antes citada, apartado 37).

156    Así, el Tribunal de Justicia ha puntualizado que las diferentes partes de una obra gozan de protección conforme a dicha disposición siempre que contengan determinados elementos que expresen la creación intelectual propia del autor de tal obra (sentencia Infopaq International, antes citada, apartado 39).

157    Esto supone que debe examinarse el conjunto formado por los fragmentos que se reproducen simultáneamente –existentes, por tanto, en un determinado momento– con el fin de comprobar si contienen tales elementos. En caso de que la respuesta sea afirmativa, dicho conjunto deberá calificarse de reproducción parcial en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva sobre los derechos de autor (véase, en este sentido, la sentencia Infopaq International, antes citada, apartados 45 y 46). A este respecto, no es pertinente saber si una obra se reproduce mediante fragmentos lineales que puedan tener una existencia efímera dado que se borran inmediatamente en el marco de un proceso tecnológico.

158    A la luz de las consideraciones anteriores, corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar si la creación de fragmentos transitorios de las obras en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión genera reproducciones en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva sobre los derechos de autor.

159    Por tanto, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 2, letra a), de la Directiva sobre los derechos de autor debe interpretarse en el sentido de que el derecho de reproducción se extiende a los fragmentos transitorios de las obras creados en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión, siempre que dichos fragmentos contengan elementos que expresen la creación intelectual propia de los autores de que se trate, debiendo examinarse el conjunto de fragmentos que se reproducen simultáneamente con el fin de comprobar si contienen tales elementos.

3.      Sobre la excepción al derecho de reproducción establecida en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor (quinta cuestión formulada en el asunto C‑403/08)

160    Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si actos de reproducción como los controvertidos en el asunto C‑403/08, realizados en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión, reúnen los requisitos que establece el artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor y, por tanto, si dichos actos pueden realizarse sin la autorización de los titulares de derechos de autor.

a)      Observaciones preliminares

161    Con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor, un acto de reproducción está exento del derecho de reproducción contemplado en su artículo 2 siempre que cumpla cinco requisitos, a saber:

–        que sea un acto provisional;

–        que sea transitorio o accesorio;

–        que forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico;

–        que su única finalidad consista en facilitar una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario o una utilización lícita de una obra o de un objeto protegido, y

–        que dicho acto no tenga una significación económica independiente.

162    Según la jurisprudencia, los requisitos que se acaban de enumerar deben ser objeto de interpretación estricta, dado que el artículo 5, apartado 1, de la citada Directiva constituye una excepción a la regla general que ésta establece y que exige que el titular de los derechos de autor autorice toda reproducción de una obra suya protegida (sentencia Infopaq International, antes citada, apartados 56 y 57).

163    Ahora bien, la interpretación de dichos requisitos debe permitir salvaguardar el efecto útil de la excepción así establecida y respetar su finalidad tal como ésta resulta, en particular, del trigésimo primer considerando de la Directiva sobre los derechos de autor y de la Posición común (CE) nº 48/2000, de 28 de septiembre de 2000, aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la citada Directiva (DO C 344, p. 1).

164    Así pues, con arreglo a su objetivo, esta excepción debe permitir y garantizar el desarrollo y el funcionamiento de nuevas tecnologías y mantener un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los titulares de derechos, por una parte, y de los usuarios de obras protegidas, que desean disfrutar de esas nuevas tecnologías, por otra.

b)      Sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor

165    Ha quedado acreditado que los actos de reproducción de que se trata cumplen los requisitos primero a tercero del artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor, porque son provisionales, transitorios y forman parte integrante de un proceso tecnológico realizado mediante un decodificador de la señal vía satélite y un aparato de televisión con el objeto de permitir la recepción de las emisiones difundidas.

166    Por tanto, sólo queda valorar si se cumplen los requisitos cuarto y quinto.

167    Por lo que respecta, en primer lugar, al cuarto requisito, debe señalarse, ante todo, que los actos de reproducción de que se trata no tienen por objeto facilitar una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario. Así pues, alternativamente, debe analizarse si tienen como única finalidad permitir una utilización lícita de una obra o de un objeto protegido.

168    A este respecto, como se desprende del trigésimo tercer considerando de la Directiva sobre los derechos de autor, una utilización se considera lícita en caso de que la autorice el titular del derecho afectado o de que no se encuentre restringida por la normativa aplicable.

169    Por tanto, al no estar autorizada por los titulares de derechos de autor la utilización de las obras controvertidas en el litigio principal, debe examinarse si los actos en cuestión tienen por objeto permitir una utilización de las obras que no se encuentre restringida por la normativa aplicable.

170    En relación con este punto, ha quedado acreditado que tales actos efímeros de reproducción hacen posible un funcionamiento correcto del decodificador de la señal vía satélite y de la pantalla de televisión. Desde el punto de vista de los telespectadores, hacen posible la recepción de las emisiones que contienen las obras protegidas.

171    Pues bien, la mera recepción de dichas emisiones como tal, esto es, su captación y su visualización en un círculo privado, no supone un acto limitado por la normativa de la Unión o del Reino Unido, como se desprende, por lo demás, del tenor de la quinta cuestión prejudicial formulada en el asunto C‑403/08, siendo este acto, por consiguiente, lícito. Además, de los apartados 77 a 132 de la presente sentencia se deduce que esa recepción de las emisiones debe considerarse lícita en el caso de emisiones procedentes de otro Estado miembro distinto del Reino Unido cuando se lleve a cabo mediante un decodificador extranjero.

172    En estas circunstancias, debe hacerse constar que tales actos de reproducción tienen como única finalidad permitir una «utilización lícita» de las obras, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre los derechos de autor.

173    Así pues, los actos de reproducción como los controvertidos en el litigio principal cumplen el cuarto requisito establecido en dicha disposición.

174    Por último, por lo que respecta al quinto requisito establecido en esa disposición, debe señalarse que los referidos actos de reproducción realizados en el marco de un proceso tecnológico hacen posible acceder a las obras protegidas. Por tanto, al tener estas últimas un valor económico, el acceso a las mismas tiene necesariamente una significación económica.

175    No obstante, para no privar de su efecto útil a la excepción establecida en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor, es necesario, además, que dicha significación sea independiente, en el sentido de que exceda de la ventaja económica derivada de la mera recepción de una emisión que contiene las obras protegidas, es decir, que vaya más allá de la ventaja derivada de su simple captación y de su visualización.

176    En el asunto principal, los actos de reproducción provisionales realizados en la memoria del decodificador de la señal vía satélite y en la pantalla de televisión forman parte inseparable y no independiente del proceso de recepción de las emisiones difundidas que contienen las obras de que se trata. Por lo demás, se realizan al margen de la influencia –o, incluso, de la consciencia– de las personas que tienen acceso de este modo a las obras protegidas.

177    Por consiguiente, estos actos de reproducción provisionales no pueden generar una ventaja económica adicional que exceda de la ventaja derivada de la simple recepción de las emisiones controvertidas.

178    De ello se desprende que no puede considerarse que los actos de reproducción controvertidos en los litigios principales tengan una significación económica independiente. Por consiguiente, cumplen el quinto requisito establecido en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor.

179    Esta conclusión, al igual que la formulada en el apartado 172 de la presente sentencia, vienen confirmadas además por la finalidad de esta disposición, que tiene por objeto asegurar el desarrollo y el funcionamiento de nuevas tecnologías. En efecto, en el supuesto de que los actos controvertidos no se considerasen conformes a los requisitos establecidos por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor, se impediría a todos los telespectadores que recurren a los aparatos modernos –que precisan la realización de dichos actos de reproducción para funcionar– recibir las emisiones que contienen las obras difundidas, a falta de una autorización por parte de los titulares de derechos de autor. Pues bien, esto obstaculizaría o, incluso, paralizaría una propagación y una aplicación efectivas de las nuevas tecnologías, ignorando la voluntad del legislador de la Unión, tal como queda expresada en el trigésimo primer considerando de la Directiva sobre los derechos de autor.

180    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debe concluirse que actos de reproducción como los controvertidos en el asunto principal reúnen los cinco requisitos formulados en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor.

181    Ahora bien, para poder invocar la excepción establecida por la referida disposición, es necesario, además, que dichos actos cumplan los requisitos del artículo 5, apartado 5, de la Directiva sobre los derechos de autor. Al respecto, basta con señalar que, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en los apartados 163 a 179 de la presente sentencia, dichos actos también reúnen tales requisitos.

182    Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que los actos de reproducción como los controvertidos en el asunto C‑403/08, realizados en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión, reúnen los requisitos que establece el artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor y, por tanto, pueden realizarse sin la autorización de los titulares de derechos de autor afectados.

4.      Sobre la «comunicación al público» a los efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor (sexta pregunta formulada en el asunto C‑403/08)

183    Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el concepto de «comunicación al público» a los efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor debe interpretarse en el sentido de que comprende la transmisión de las obras difundidas, mediante una pantalla de televisión y altavoces, a los clientes presentes en un establecimiento de restauración.

184    Con carácter preliminar, ha de señalarse que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor no precisa el concepto de «comunicación al público» (sentencia de 7 de diciembre de 2006, SGAE, C‑306/05, Rec. p. I‑11519, apartado 33).

185    En estas circunstancias, y conforme a una jurisprudencia consolidada, procede determinar su sentido y su alcance a la luz de los objetivos que persigue esta Directiva y a la luz del contexto en el que se incluye la disposición interpretada (sentencia SGAE, antes citada, apartado 34 y jurisprudencia citada).

186    A este respecto, hay que recordar, en primer lugar, que la Directiva sobre los derechos de autor tiene como principal objetivo la instauración de un nivel elevado de protección en favor de los autores, que les permita recibir una compensación adecuada por la utilización de sus obras, en particular con motivo de su comunicación al público. De ello se desprende que el concepto de comunicación al público debe entenderse en un sentido amplio, como, por otra parte, establece expresamente el vigesimotercer considerando de dicha Directiva (véase la sentencia SGAE, antes citada, apartado 36).

187    En segundo lugar, debe señalarse que, con arreglo al vigésimo considerando de la referida Directiva, esta última se basa en principios y normas ya establecidos por las Directivas vigentes en materia de propiedad intelectual, como la Directiva 92/100, que fue codificada por la Directiva sobre los derechos afines (véase la sentencia Infopaq International, antes citada, apartado 36).

188    En estas circunstancias, y habida cuenta de las exigencias de unidad y de coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, los conceptos empleados por todas estas Directivas deben tener el mismo significado, salvo que el legislador de la Unión haya expresado una voluntad diferente en un contexto legislativo preciso.

189    Por último, el citado artículo 3, apartado 1, debe interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del Derecho internacional y, en particular, teniendo en cuenta el Convenio de Berna y el Tratado sobre derecho de autor. Efectivamente, la Directiva sobre los derechos de autor tiene por objeto aplicar este Tratado, que, en su artículo 1, apartado 4, obliga a las partes contratantes a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna. La misma obligación establece también el artículo 9, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (véase, en este sentido, la sentencia SGAE, antes citada, apartados 35, 40 y 41 y la jurisprudencia citada).

190    El concepto de «comunicación al público» a los efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor debe interpretarse a la luz de estos tres acuerdos, y también a la luz de dichos textos ha de valorarse si ese concepto cubre la transmisión de las obras difundidas, mediante una pantalla de televisión y altavoces, a los clientes presentes en un establecimiento de restauración.

191    En primer lugar, por lo que respecta al concepto de comunicación, del artículo 8, apartado 3, de la Directiva sobre los derechos afines y de los artículos 2, letra g), y 15 del Tratado sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas se desprende que ese concepto comprende el hecho de «hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten audibles al público» y que engloba la radiodifusión o «cualquier comunicación al público».

192    Más concretamente, como señala expresamente el artículo 11 bis, párrafo primero, inciso iii), del Convenio de Berna, dicho concepto comprende la comunicación mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento transmisor de signos, de sonidos o de imágenes, y engloba –según la exposición de motivos de la Propuesta de Directiva sobre los derechos de autor [COM(97) 628 final]– un procedimiento de comunicación como la exhibición de las obras en una pantalla.

193    En estas circunstancias, y dado que el legislador de la Unión no ha expresado una voluntad diferente por lo que respecta a la interpretación de este concepto en la Directiva sobre los derechos de autor y, en particular, en su artículo 3 (véase el apartado 188 de la presente sentencia), la noción de comunicación debe interpretarse de manera amplia, en el sentido de que tiene por objeto toda transmisión de las obras protegidas, con independencia del medio o del proceso técnico utilizados.

194    Siguiendo esta interpretación, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el propietario de un establecimiento hotelero realiza un acto de comunicación cuando permite a sus clientes acceder a las obras difundidas a través de aparatos de televisión, al distribuir en las habitaciones del hotel, con pleno conocimiento de causa, la señal recibida, portadora de las obras protegidas. A este respecto, el Tribunal de Justicia subrayó que tal intervención no constituye un simple medio técnico para garantizar o mejorar la recepción de la emisión de origen en su zona de cobertura, sino un acto sin el cual los clientes no podrían disfrutar de las obras difundidas aun cuando se encontraran dentro de la mencionada zona (véase, en este sentido, la sentencia SGAE, antes citada, apartado 42).

195    En el asunto C‑403/08, el propietario de un establecimiento de restauración permite deliberadamente a los clientes presentes en dicho establecimiento acceder a una emisión difundida, que contiene obras protegidas, mediante una pantalla de televisión y altavoces, teniendo en cuenta que, sin la intervención de dicho propietario, estos clientes no podrían disfrutar de las obras difundidas, aun cuando se encontrasen en el interior de la zona de cobertura de dicha emisión. Así, las circunstancias de tal acto resultan comparables a las que fueron objeto de la sentencia SGAE, antes citada.

196    En estas condiciones, debe señalarse que el propietario de un establecimiento de restauración realiza una comunicación cuando transmite deliberadamente obras difundidas, mediante una pantalla de televisión y altavoces, a los clientes presentes en dicho establecimiento.

197    Ahora bien, para estar comprendido, en circunstancias como las del asunto principal, en el concepto de «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor es necesario, además, que la obra difundida se transmita a un público nuevo, es decir, a un público que no tuvieron en cuenta los autores de las obras protegidas cuando autorizaron su utilización para la comunicación al público de origen (véanse, en este sentido, la sentencia SGAE, antes citada, apartados 40 y 42, y el auto de 18 de marzo de 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C‑136/09, apartado 38).

198    A este respecto, debe recordarse que estos autores, al autorizar la radiodifusión de sus obras, sólo tienen en cuenta, en principio, a los poseedores de aparatos de televisión que, individualmente o en un ámbito privado o familiar, captan la señal y siguen las emisiones. Ahora bien, a partir del momento en que la transmisión de la obra difundida se realiza en un lugar accesible al público con la intención de que un nuevo público, admitido por el poseedor del aparato de televisión, se beneficie de la escucha o de la visión de la obra, esa intervención deliberada debe considerarse un acto mediante el cual la obra en cuestión se comunica a un público nuevo (véanse, en este sentido, la sentencia SGAE, antes citada, apartado 41, y el auto Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, antes citado, apartado 37).

199    Así ocurre cuando el propietario de un establecimiento de restauración transmite obras difundidas a los clientes presentes en dicho establecimiento, porque esos clientes constituyen un nuevo público que no fue tenido en cuenta por los autores al autorizar la radiodifusión de sus obras.

200    Además, para que exista comunicación al público, la obra difundida debe transmitirse a un «público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación», en el sentido del vigesimotercer considerando de la Directiva sobre los derechos de autor.

201    A este respecto, de la Posición común nº 48/2000 anteriormente mencionada se desprende que este considerando se incorporó a raíz de la Propuesta del Parlamento Europeo, que deseaba precisar en él que la comunicación al público en el sentido de dicha Directiva no engloba «la representación o ejecución directa», concepto que remite al de «representación y ejecución pública» del artículo 11, párrafo primero, del Convenio de Berna, que comprende la interpretación de las obras antes el público que se encuentra en contacto físico y directo con el intérprete o ejecutante de dichas obras (véase la Guía sobre el Convenio de Berna, un documento interpretativo elaborado por la OMPI que, sin tener fuerza vinculante, contribuye, no obstante, a la interpretación de dicho Convenio, como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 41 de la sentencia SGAE, antes citada).

202    Así, con el fin de excluir tal representación y ejecución pública directa del ámbito de aplicación del concepto de comunicación al público en el marco de la Directiva sobre los derechos de autor, el referido vigesimotercer considerando puntualizó que la comunicación al público incluye todo tipo de comunicación al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación.

203    Pues bien, en el supuesto de transmisión, en un lugar como un establecimiento de restauración, de una obra difundida mediante una pantalla de televisión y altavoces al público que está presente en el lugar en el que se realiza dicha transmisión pero no en aquél en el que se origina tal comunicación, en el sentido del vigesimotercer considerando de la Directiva sobre los derechos de autor –esto es, en el lugar de la representación difundida–, falta precisamente ese elemento de contacto físico y directo (véase, en este sentido, la sentencia SGAE, antes citada, apartado 40).

204    Por último, debe señalarse que no es irrelevante el carácter lucrativo de una «comunicación» a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor (véase, en este sentido, la sentencia SGAE, antes citada, apartado 44).

205    En una situación como la del asunto que se examina en el litigio principal, no puede negarse que, por una parte, el propietario transmite las obras difundidas en su establecimiento de restauración con el fin de beneficiarse de ello y, por otra, que dicha transmisión puede atraer clientes interesados en las obras transmitidas de ese modo. Por consiguiente, la transmisión controvertida repercute sobre el número de personas que frecuentan dicho establecimiento y, en definitiva, sobre sus resultados económicos.

206    Por consiguiente, la comunicación al público de que se trata reviste un carácter lucrativo.

207    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debe responderse a la cuestión planteada que el concepto de «comunicación al público» a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre los derechos de autor, debe interpretarse en el sentido de que comprende la transmisión de obras difundidas, mediante una pantalla de televisión y altavoces, a los clientes presentes en un establecimiento de restauración.

5.      Sobre la incidencia de la Directiva sobre la radiodifusión vía satélite (séptima cuestión formulada en el asunto C‑403/08)

208    Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Directiva sobre la radiodifusión vía satélite incide sobre la licitud de los actos de reproducción realizados en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión.

209    A este respecto, debe recordarse que la Directiva sobre la radiodifusión vía satélite no establece más que una armonización mínima de ciertos aspectos de la protección de los derechos de autor y de los derechos afines en caso de comunicación al público vía satélite o de distribución por cable de emisiones procedentes de otros Estados miembros. Pues bien, a diferencia de lo que sucede con la Directiva sobre los derechos de autor, estas normas de armonización mínima no proporcionan elementos para determinar la licitud de los actos de reproducción realizados en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión (véanse, por analogía, las sentencia de 3 de febrero de 2000, Egeda, C‑293/98, Rec. p. I‑629, apartados 25 y 26, y SGAE, antes citada, apartado 30).

210    En consecuencia, debe responderse a la cuestión planteada que la Directiva sobre la radiodifusión vía satélite debe interpretarse en el sentido de que no incide sobre la licitud de los actos de reproducción realizados en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión.

IV.    Costas

211    Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante los órganos jurisdiccionales nacionales, corresponde a éstos resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

1)      El concepto de «dispositivo ilícito», a los efectos del artículo 2, letra e), de la Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso, debe interpretarse en el sentido de que no comprende ni los decodificadores extranjeros –que dan acceso a los servicios de radiodifusión vía satélite de un organismo de radiodifusión, se fabrican y se comercializan con la autorización de dicho organismo, pero se utilizan, sin tener en cuenta la voluntad de este último, fuera de la zona geográfica para la que fueron entregados–, ni aquéllos obtenidos o activados facilitando un nombre y un domicilio falsos, ni los utilizados incumpliendo una limitación contractual que permita su uso únicamente para fines privados.

2)      El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 98/84 no se opone a una normativa nacional que impide la utilización de los decodificadores extranjeros, incluidos aquéllos obtenidos o activados facilitando un nombre y un domicilio falsos o los utilizados incumpliendo una limitación contractual que permita su uso únicamente para fines privados, al no estar comprendida tal normativa en el ámbito coordinado por dicha Directiva.

3)      El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que:

–        este artículo se opone a una normativa de un Estado miembro que convierte en ilegales la importación, la venta y la utilización en ese Estado de decodificadores extranjeros que permiten el acceso a un servicio codificado de radiodifusión vía satélite procedente de otro Estado miembro que comprende los objetos protegidos por la normativa del primer Estado;

–        esta conclusión no se ve invalidada ni por el hecho de que el decodificador extranjero se haya obtenido o activado facilitando un nombre y un domicilio falsos, con la intención de eludir la restricción territorial en cuestión, ni por el hecho de que dicho dispositivo se utilice con fines comerciales aunque estuviese reservado para un uso privado.

4)      Las cláusulas de un contrato de licencia exclusiva celebrado entre un titular de derechos de propiedad intelectual y un organismo de radiodifusión constituyen una restricción de la competencia prohibida por el artículo 101 TFUE, porque imponen a dicho organismo la obligación de no proporcionar decodificadores que permitan el acceso a los objetos protegidos de ese titular para su utilización en el exterior del territorio cubierto por dicho contrato de licencia.

5)      El artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que el derecho de reproducción se extiende a los fragmentos transitorios de las obras creados en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión, siempre que dichos fragmentos contengan elementos que expresen la creación intelectual propia de los autores de que se trate, debiendo examinarse el conjunto de fragmentos que se reproducen simultáneamente con el fin de comprobar si contienen tales elementos.

6)      Los actos de reproducción como los controvertidos en el asunto C‑403/08, realizados en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión, reúnen los requisitos que establece el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/29 y, por tanto, pueden realizarse sin la autorización de los titulares de derechos de autor afectados.

7)      El concepto de «comunicación al público» a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que comprende la transmisión de obras difundidas mediante una pantalla de televisión y altavoces a los clientes presentes en un establecimiento de restauración.

8)      La Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, debe interpretarse en el sentido de que no incide sobre la licitud de los actos de reproducción realizados en la memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión.
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL DR. NIILO JÄÄSKINEN

presentadas el 24 de marzo de 2011

Asunto C‑323/09

Interflora Inc

Interflora British Unit

contra

Marks & Spencer plc

Flowers Direct Online Limited

[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice of England and Wales, pill Chancery Division (Reino Unido)]

«Marcas – Publicidad mediante palabra clave idéntica a la marca de un competidor del anunciante – Marcas de renombre – Difuminación – Deterioro – Parasitismo – Directiva 89/104/CEE – Artículo 5, hepatitis apartado 2 – Reglamento nº 40/94– Artículo 9, apartado 1, letra c)»

I.      Introducción

1.        El presente asunto representa la más reciente petición de decisión prejudicial en la serie de casos relativos a la publicidad mediante palabras clave en un motor de búsqueda en Internet.

2.        Las partes del procedimiento principal ofrecen un servicio de envío de flores. Las sociedades demandantes en el procedimiento principal (en lo sucesivo, colectivamente «Interflora») afirman que la demandada, Marks & Spencer, (2) está vulnerando la marca INTERFLORA, (3) esencialmente, al haber adquirido diversas cadenas de caracteres que se corresponden o asemejan a la marca como palabras clave en el servicio de publicidad AdWords, ofrecido por Google.

3.        Las cuatro cuestiones prejudiciales pueden dividirse en dos grupos.

4.        El primer grupo de cuestiones se refiere a los derechos que se confieren a todas las marcas. Las disposiciones relevantes se encuentran en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, (4) y en la correspondiente disposición del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. (5) Para este grupo de cuestiones, las respuestas se pueden encontrar en las sentencias dictadas en 2010 en el asunto Google France y Google, (6) al que siguieron BergSpechte, eis.de y Portakabin. (7) Dichos asuntos versaban sobre el «uso» por parte de competidores, en servicios de publicidad de motores de búsqueda en Internet, de signos idénticos a las marcas propiedad de los demandantes. (8)

5.        El segundo grupo de cuestiones representa la novedad de este asunto: se trata de cuestiones sobre la protección de marcas de renombre. Respecto a esas marcas, los Estados miembros pueden otorgar una protección más amplia con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104. Esta mayor protección para las marcas de renombre, (9) que también se prevé en el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento 40/94 para las marcas comunitarias, ha sido objeto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en menor medida que la protección mencionada en el punto anterior. Los aspectos nuevos se refieren a la protección de una marca de renombre y a la cuestión de en qué circunstancias un competidor difumina esa marca (dilución por difuminación) u obtiene una ventaja desleal de ella (parasitismo) cuando ese competidor compra la palabra clave correspondiente en un servicio de publicidad por Internet. (10)

6.        De hecho, la palabra «Interflora» tiene tres funciones diferentes en este caso. En primer lugar, es un término de búsqueda que puede teclear cualquier internauta en un motor de búsqueda en Internet. En segundo lugar, es una palabra clave que los anunciantes han adquirido en un servicio de publicidad del operador de un motor de búsqueda en Internet para suscitar la presentación de un determinado anuncio. En tercer lugar, es un símbolo significativo que ha sido registrado y se utiliza como marca, denotando que ciertos bienes y servicios tienen una única procedencia comercial.

7.        Cabe mencionar en este contexto que la Comisión ha criticado ciertos aspectos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativos a las funciones de la marca diferentes de la indicación de la función original, al considerarla errónea y problemática desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Sin embargo, podría parecer que sólo la función indicativa del origen de los bienes y servicios tiene relevancia para la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 en esta cuestión prejudicial. Tampoco la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 parece conducir en este caso a una protección excesivamente amplia de los intereses del titular de la marca. Por este motivo, no considero necesario seguir profundizando en este aspecto.

8.        Dicho esto, no se puede negar que el propio Tribunal de Justicia se encuentra en una situación harto complicada en cuanto a la aceptabilidad de su jurisprudencia relativa al artículo 5 de la Directiva 89/104, en vista de las críticas formuladas por numerosos autores y destacados jueces nacionales en materia de marcas. (11)

9.        Sin embargo, en mi opinión, estos problemas se derivan en parte de la confusa redacción del artículo 5 de la Directiva 89/104. Por tanto, la situación actual podría solucionarse más fácilmente con medidas legislativas adecuadas, en lugar de con una reorientación de la jurisprudencia, tal como muestra la evolución de la legislación de los Estados Unidos en materia de confusión de marcas. (12) Cabe señalar que, en diciembre de 2010, la Comisión recibió un estudio relativo al funcionamiento general del sistema de marcas en Europa, y se espera que se den nuevos pasos en este terreno. (13)

II.    Marco normativo

A.      Directiva 89/104

10.      El primer considerando de la exposición de motivos de la Directiva 89/104 es del siguiente tenor: (14)

«Considerando que las legislaciones que se aplican actualmente a las marcas en los Estados miembros contienen disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común; que, por tanto es necesario, con vistas al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior, aproximar las legislaciones de los Estados miembros;»

11.      El noveno considerando de la exposición de motivos de la Directiva 89/104 es del siguiente tenor:

«Considerando que es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros; sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre.»

12.      El décimo considerando de la exposición de motivos de la Directiva 89/104 es del siguiente tenor:

«Considerando que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección; que la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva.»

13.      El artículo 5 de la Directiva 89/104, bajo el título «Derechos conferidos por la marca», dispone: (15) (16)

«1.      La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a)      de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b)      de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2.      Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3.      Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

[…]

b)      ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

[…]

d)      utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

[…]

5.      Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

B.      Reglamento nº 40/94

14.      El séptimo considerando del Reglamento nº 40/94 (17) es, mutatis mutandis, idéntico al décimo considerando de la exposición de motivos de la Directiva 89/104. Los artículos 8, apartado 5; 9 y 12, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 se corresponden en esencia con los artículos 4, apartado 4; 5 y 6, apartado 1, de la Directiva 89/104.

15.      El artículo 9 («Derecho conferido por la marca comunitaria») del Reglamento nº 40/94 es del siguiente tenor:

«1.      La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular [estará] habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a)      de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;

b)      de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c)      de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.

2.      Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en el apartado 1:

[…]

b)      ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

[…]

d)      utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.»

III. El litigio principal y las cuestiones prejudiciales planteadas

A.      El servicio de referenciación «AdWords»

16.      Google opera un motor de búsqueda en Internet. Cuando un internauta efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras, el motor de búsqueda muestra los sitios que parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia. Éstos son los resultados «naturales» de la búsqueda.

17.      Por otro lado, Google ofrece un servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords». Este servicio permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», que se muestra, bien en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte superior de la pantalla, encima de dichos resultados.

18.      Los enlaces promocionales se acompañan de un breve mensaje comercial. El conjunto de enlace y mensaje constituye el anuncio mostrado bajo la rúbrica «enlaces patrocinados».

19.      El anunciante debe abonar una cantidad por el servicio de referenciación cada vez que se pulse en su enlace promocional. Esta cantidad se calcula principalmente en función del «precio máximo por clic» que el anunciante se haya comprometido a pagar al contratar el servicio de referenciación de Google y del número de veces en que los internautas pulsen en dicho enlace.

20.      La misma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. El orden de aparición de los enlaces promocionales depende, en particular, del precio máximo por clic, del número de veces en que se haya pulsado en los enlaces y de la calidad que Google atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su lugar en el orden de aparición en cualquier momento fijando un precio máximo por clic más elevado o intentando mejorar la calidad de su anuncio.

21.      Google ha establecido un procedimiento automatizado para la selección de palabras clave y la creación de anuncios. Los anunciantes seleccionan las palabras clave, redactan el mensaje comercial e insertan el enlace a su sitio.

B.      El uso de palabras clave en el litigio principal

22.      Interflora Inc., sociedad constituida en el Estado de Michigan (Estados Unidos), explota una red mundial de envío de flores. Interflora British Unit es licenciataria de Interflora Inc.

23.      La red de Interflora la forman floristas independientes a quienes se pueden hacer pedidos en persona o por teléfono. Sin embargo, Interflora posee también sitios web que permiten que los pedidos sean cursados por Internet, para ser atendidos por el miembro más cercano a la dirección en que deben entregarse las flores. La dirección del sitio principal es www.interflora.com, y éste remite a sitios web específicos de cada país como www.interflora.co.uk.

24.      INTERFLORA es una marca nacional en el Reino Unido, y también una marca comunitaria. (18) No se discute que estas marcas tienen un renombre considerable en el Reino Unido y en otros Estados miembros de la Unión Europea.

25.      Marks & Spencer plc, sociedad de Derecho inglés, es uno de los principales minoristas del Reino Unido. Vende al por menor una amplia gama de artículos y presta servicios a través de su red de tiendas y de su sitio web www.marksandspencer.com. Una de sus actividades es la venta y envío de flores. En dicha actividad comercial entra en competencia con Interflora. Marks & Spencer no forma parte de la red de Interflora.

26.      En relación con el servicio de referenciación «AdWords», Marks & Spencer reservó la palabra clave «interflora», así como las variantes derivadas de esa palabra con «errores leves» y expresiones que contienen la palabra «interflora» (tales como «interflora flowers», «interflora delivery», «interflora.com», «interflora co uk») como palabras clave. (19)

27.      En consecuencia, cuando los internautas introducían la palabra «interflora» o alguna de aquellas variantes o expresiones como término de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, aparecía un anuncio de Marks & Spencer bajo la rúbrica «enlaces patrocinados».

28.      No se discute que el anuncio mostrado no contenía ninguna expresión que hiciera referencia a que se hubiera elegido Interflora como palabra clave, ni mostraba la marca Interflora de ningún otro modo.

29.      Tras constatar estos hechos, Interflora interpuso ante el órgano jurisdiccional nacional una demanda contra Marks & Spencer por vulneración de su derecho de marca, y dicho órgano decidió suspender el procedimiento y remitir una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.

C.      Cuestiones prejudiciales planteadas

30.      Mediante auto de 16 de julio de 2009, la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (en lo sucesivo, «High Court») remitió diez cuestiones prejudiciales, de las cuales las cuatro primeras son las siguientes:

«1)      Cuando un operador que es competidor del titular de una marca registrada y que, a través de su sitio web, vende bienes y presta servicios idénticos a los protegidos por la marca: i) elige un signo que es idéntico […] a la marca como palabra clave para un servicio de enlaces patrocinados del operador de un motor de búsqueda; ii) designa el signo como palabra clave; iii) vincula el signo al URL de su sitio web; iv) fija el coste por clic que pagará en relación con dicha palabra clave; v) programa el momento en que aparecerá el enlace patrocinado y vi) utiliza el signo en la correspondencia comercial relativa a la facturación y al pago de las tarifas o a la gestión de su cuenta con el operador del motor de búsqueda, sin que el propio enlace patrocinado incluya el signo ni un signo similar, ¿constituyen estos actos un “uso” del signo por el competidor en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento nº 40/94]?

2)      ¿Es dicho uso “para” productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento nº 40/94]?

3)      ¿Está dicho uso comprendido en el ámbito de aplicación:

a)      del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento nº 40/94], o

b)      del artículo 5, apartado 2, de la [Directiva 89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra c), del [Reglamento nº 40/94]?

4)      ¿Afecta de algún modo a la respuesta a la tercera cuestión el hecho de que:

a)      la presentación del enlace patrocinado del competidor en respuesta a una búsqueda realizada por un usuario mediante el signo de que se trata pueda dar lugar a que parte del público crea que el competidor es miembro de la red comercial del titular de la marca cuando no lo es, o

b)      el operador del motor de búsqueda no permita a los titulares de marcas en el correspondiente Estado miembro […] impedir que los terceros seleccionen signos idénticos a sus marcas como palabras clave?

31.      De conformidad con la sentencia Google France y Google, y tras recibir, mediante escrito de la Secretaría del Tribunal de justicia de 23 de marzo de 2010, una solicitud de aclaración, la High Court, por resolución de 29 de abril de 2010, recibida por el Tribunal de Justicia de 9 de junio de 2010, retiró las cuestiones prejudiciales quinta a décima que había remitido, manteniendo así sólo las cuatro primeras cuestiones citadas en el punto anterior. La High Court redujo también la tercera cuestión, letra b), a los términos que se mantienen en el punto anterior.

32.      Han presentado observaciones escritas Interflora, Marks & Spencer, la República Portuguesa y la Comisión. A excepción de la República Portuguesa, todas las demás partes asistieron a la vista celebrada el 13 de octubre de 2010 y formularon observaciones orales. A los efectos de la vista oral, el Tribunal de Justicia solicitó a las partes que concentraran sus alegaciones sobre la tercera cuestión, letra b).

IV.    Análisis jurídico

A.      Observaciones generales

33.      A fin de valorar los dos grupos de cuestiones descritos al principio, en primer lugar haré algunas observaciones relativas a la protección que ofrece el artículo 5 de la Directiva 89/104. Asimismo, con carácter preliminar, debo precisar que la cuestión planteada va a examinarse únicamente desde el punto de vista del artículo 5, apartados 1, letra a), y 2, de la Directiva 89/104, pero que la interpretación que resulte de este examen es aplicable, mutatis mutandis, al artículo 9, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento nº 40/94. (20)

34.      La protección que ofrece a las marcas el artículo 5 de la Directiva 89/104 se refiere al uso de un signo con el propósito de distinguir productos o servicios, pues el apartado 5 de la disposición excluye de su ámbito de aplicación la protección ofrecida por los Estados miembros en cuanto a otros usos. En relación con el alcance de la protección que confiere el artículo, su apartado 1 contempla las situaciones en que el signo y la marca confrontados se usan en relación con los mismos productos y servicios, o similares, requisito que no presenta el apartado 2.

35.      La protección que confiere el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 en relación con signos idénticos y productos y servicios idénticos es «absoluta» en el sentido de que el titular de la marca no necesita demostrar el riesgo de confusión. (21) En cambio, sí se exige esa prueba para la protección artículo 5, apartado 1, letra b), que contempla situaciones en las que no existe una «doble identidad» entre los signos y entre los productos y servicios, pero tanto unos como otros son similares. En cuanto a situaciones de doble identidad, me refiero a asuntos en los que los derechos del titular de la marca fueron vulnerados por un tercero que utilizó un signo idéntico para productos idénticos. (22)

36.      Lo que añade el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 para las marcas de renombre es lo siguiente:

–        crea una opción de mayor protección para ciertas marcas, que los Estados miembros pueden optar o no por introducir; el Reino Unido lo ha hecho, así como otros muchos Estados miembros, si no todos; (23)

–        la protección que ofrece va más allá de la prevista en el artículo 5, apartado 1;

–        la protección sólo se puede aplicar a marcas de renombre.

37.      Procede señalar aquí que, en manifiesta contradicción con los términos del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, el Tribunal de Justicia ha declarado, en las sentencias Davidoff (24) y Adidas‑Salomon y Adidas Benelux, (25) que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 establece una protección específica en caso de que un tercero use una marca o un signo posterior, idéntico o similar a la marca de renombre registrada, tanto para productos o servicios no similares a los designados por dicha marca como para productos o servicios idénticos o similares. (26)

B.      Aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 [cuestiones primera, segunda, tercera, letra a), y cuarta]

38.      Para las cuestiones primera, segunda, tercera, letra a), y cuarta [en lo que ésta se refiere a la tercera, letra a)], es necesario analizar la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 en una situación en la que un anunciante ha decidido usar una palabra clave idéntica a una marca sin el consentimiento de su titular y en relación con un servicio remunerado de referenciación por Internet.

39.      Quiero recordar que en la única sentencia relativa al operador de un motor de búsqueda (asunto Google France y Google), una de las principales declaraciones del Tribunal de Justicia fue que el operador del motor de búsqueda o su servicio remunerado de referenciación no «hacen uso» de signos similares a marcas, de manera que sus actividades no están reguladas por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104. (27)

40.      Por lo tanto, de ahí deduzco que el comportamiento del operador del servicio de referenciación, en cuanto a la posibilidad de que el titular de la marca prohíba el uso de sus marcas como palabras clave, es irrelevante para la respuesta a las cuestiones primera a tercera, letra a). El único aspecto relevante en cuanto a la legislación sobre marcas es que, si el operador del servicio de referenciación ofrece tal posibilidad a los titulares de las marcas, en algunos casos se puede entender que hay un consentimiento tácito de dicho titular al uso de sus marcas como palabras clave. (28)

41.      De la jurisprudencia del asunto Google France y Google, antes citado, se desprende también que es el anunciante quien decide usar una palabra clave idéntica a una marca de otra persona y quien usa esa marca, según cada caso, para sus propios productos o para los del titular de la marca. Esto puede afectar a la función de origen si el anuncio mostrado en el enlace patrocinado no permite o apenas permite a un internauta medio determinar si los productos o servicios referidos proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero. (29)

42.      En cuanto al concepto de uso para productos o servicios, no parece relevante si el anuncio resultante mostraba o no la marca. (30) En mi opinión, es evidente que se puede excluir todo efecto negativo sobre la función de origen si el anuncio en el enlace patrocinado menciona la marca pero la desvincula de forma efectiva del anunciante, por ejemplo, por medio de una publicidad comparativa legítima. Sin embargo, en principio un anuncio mostrado en el enlace patrocinado, que mencione o reproduzca la marca elegida como palabra clave, equivale a «utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad» en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 89/104, a menos que sean de aplicación los artículos 6 y 7 de la Directiva 89/104 o las disposiciones de la Directiva sobre publicidad comparativa. (31)

43.      Dado que el criterio aplicado por el Tribunal de Justicia es la probabilidad de que el uso tenga un efecto adverso sobre alguna de las funciones de la marca, en este caso la función de origen, (32) es preciso analizar este uso en términos concretos. Si el anuncio no menciona la marca, la relevancia de dicho aspecto depende, a mi parecer, de la naturaleza de los productos y servicios protegidos por la marca, teniendo en cuenta no sólo el alcance de la protección registrada para la marca, sino también el significado y el renombre que haya adquirido la marca con su uso en la mente del sector del público al que se dirige.

44.      En la sentencia Google France y Google, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que «en la mayor parte de los casos el internauta que introduce el nombre de una marca como término de búsqueda pretende encontrar información u ofertas sobre los productos o los servicios de dicha marca. Por lo tanto, cuando se muestran, a un lado o encima de los resultados naturales de la búsqueda, enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos o servicios de competidores del titular de la marca, el internauta puede percibir estos enlaces, si no los descarta de entrada por considerarlos irrelevantes ni los confunde con los del titular de la marca, como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca». (33)

45.      En muchos casos, el mostrar alternativas comerciales no parece que perjudique a la función de origen de la marca, pues la aparición de un anuncio en un enlace patrocinado tras teclear una palabra clave idéntica a la marca no genera una asociación ni un vínculo entre la marca y el producto o servicio anunciado. Según ha declarado el Tribunal de Justicia, el internauta puede percibir los enlaces publicitarios como ofertas de alternativas comerciales a los productos o servicios del titular de la marca. Esto es así con productos o servicios idénticos o similares. Y el riesgo de error es aún menor en el caso de productos o servicios diferentes, aun relacionados. Es lo que sucede, por ejemplo, si la marca elegida como palabra clave está relacionada con el transporte aéreo y el anuncio mostrado se refiere a alquiler de coches o a ofertas de alojamiento. Además, una de las grandes ventajas de Internet es precisamente que aumenta en gran medida las posibilidades de los consumidores de elegir de forma documentada entre bienes y servicios. (34)

46.      Sin embargo, en el caso de una marca como INTERFLORA, que identifica una red comercial de empresas independientes notoriamente conocida que ofrecen un servicio uniforme especial, como es el envío de flores con arreglo a un procedimiento definido, a mi parecer la aparición del nombre de otra empresa en un enlace patrocinado puede generar la impresión de que la empresa mencionada en el anuncio pertenece a la red de empresas identificada por la marca. (35)

47.      Por lo tanto, a mi juicio, además de este significado registrado, la marca INTERFLORA ha adquirido un «significado secundario» (36) que denota una cierta red comercial de floristas que prestan un cierto tipo de servicio de envío, y el renombre de dicha marca se relaciona o es idéntico a las connotaciones positivas que tiene dicha marca en las mentes de los grupos de consumidores a los que se dirige. (37)

48.      En consecuencia, una asociación entre la marca Interflora y el servicio de envío de flores prestado por Marks & Spencer es posible e incluso probable que se dé en la mente de un consumidor medio que busque información sobre ese tipo de servicios en Internet, cuando se encuentre con el siguiente anuncio: (38)

«M&S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Preciosas flores frescas y plantas. Pedidos después de las 17 h, para el día siguiente.»

En mi opinión, la aparición del anuncio a raíz de haber tecleado «interflora» en un motor de búsqueda genera, en esta situación concreta, la idea de que Marks & Spencer forma parte de la red de Interflora.

49.      A la vista de este análisis relativo a las cuestiones primera, segunda y tercera, letra a), propongo que se interpreten el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y el artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 en el siguiente sentido:

–        Un signo idéntico a una marca se usa «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 cuando ha sido seleccionado como palabra clave en relación con un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular de la marca, y la aparición del anuncio viene determinada por la palabra clave.

–        El titular de una marca está facultado para prohibir tal conducta en las circunstancias descritas, en caso de que dicho anuncio no permita o apenas permita a un internauta medio determinar si los productos o servicios referidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si proceden de un tercero.

–        Se produce un error relativo al origen de los productos o servicios cuando el enlace patrocinado por el competidor puede dar lugar a que parte del público crea que el competidor es miembro de la red comercial del titular de la marca cuando no lo es. Como consecuencia de esto, el titular de la marca tiene derecho a prohibir el uso de la palabra clave en la publicidad por parte del tercero en cuestión.

–        El comportamiento del operador del servicio de referenciación, en cuanto a la posibilidad de que el titular de la marca prohíba el uso de sus marcas como palabras clave, es irrelevante para las respuestas anteriores.

C.      Protección ampliada para las marcas de renombre con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 [cuestiones tercera, letra b), y cuarta]

1.      Observaciones generales sobre la protección frente a la dilución

50.      La dilución de marcas (39) hace referencia a la idea de que la verdadera finalidad de la normativa sobre marcas debería ser proteger los esfuerzos e inversiones realizados por el titular de la marca y el valor independiente (fondo de comercio) de la marca. Esta concepción de las marcas basada en la propiedad se aparta de la idea, basada en el engaño, de que la legislación sobre marcas protege primordialmente la función de origen a fin de evitar que los consumidores y otros usuarios finales se confundan en cuanto al origen comercial de los productos y servicios. (40) La concepción basada en la propiedad también protege las funciones de comunicación, publicidad e inversión de las marcas, con vistas a crear una denominación con una imagen positiva y un valor económico independiente (cotización de la marca o fondo de comercio). En consecuencia, la marca se puede utilizar para diversos productos y servicios sin nada en común salvo el hecho de estar bajo el control del titular de la marca. Las funciones de origen y calidad (41) quedarían protegidas como elementos que contribuyen al valor de la denominación.

51.      Esta teoría de la dilución, actualmente asociada de forma específica a las marcas de renombre, extiende la protección de la marca a productos y servicios distintos de los que se incluyen en el ámbito de protección registrado. Históricamente, ha desempeñado una función similar a la de la llamada doctrina Kodak, que justifica un amplio ámbito de protección frente a la confusión para las marcas notoriamente conocidas. (42)

52.      Tanto en el Derecho comunitario como en Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos: protección frente a la difuminación y frente al deterioro. (43) La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la reputación de la marca.

53.      Además, en la legislación de la UE en materia de marcas, a diferencia de los Estados Unidos, (44) la protección frente a la dilución comprende también un tercer fenómeno: el parasitismo, es decir, obtener una ventaja desleal del renombre o la distinción de una marca ajena. La esencia de la protección frente al parasitismo no es tanto la protección del titular contra los perjuicios que pueda sufrir su marca como la protección del titular de la marca frente al infractor que obtiene una ventaja desleal del uso no autorizado de la misma. (45)

54.      En cuanto a la terminología, entiendo que en el Derecho de la UE sobre marcas, la dilución en sentido estricto comprende la difuminación, el deterioro (o degradación) y el parasitismo. Difuminación (o menoscabo o dilución en sentido estricto) significa un uso que puede conducir a un proceso de dilución de la marca en sentido estricto, es decir, disminución de su carácter distintivo.

55.      Con sus cuestiones tercera, letra b), y cuarta, el órgano jurisdiccional remitente busca determinar las circunstancias en las que un anunciante, al usar un signo idéntico a la marca de renombre de un competidor, está actuando

–        en detrimento del carácter distintivo de dicha marca

y/o

–        aprovechándose indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca. (46)

2.      ¿Es de aplicación el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 cuando la situación también está contemplada por el artículo 5, apartado 1, letra a)?

56.      De forma preliminar a la tercera cuestión, letra b), procede analizar si pueden aplicarse simultáneamente los apartados 1, letra a), y 2 del artículo 5 de la Directiva 89/104 o sólo uno de ellos a la vez.

57.      Con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, se ofrece protección frente a las tres formas de dilución para las marcas de renombre contra signos idénticos o similares utilizados para productos y servicios que no son idénticos o similares a los cubiertos por la marca. Sin embargo, como ya he expuesto, la sentencia Davidoff, antes citada, extendió la aplicación de la disposición también a los casos en los que el signo idéntico o similar se usa para productos o servicios idénticos o similares. De esta manera, la protección frente a la dilución se extiende a las situaciones en las que existe una relación de competencia económica directa entre el titular de la marca y el usuario del signo idéntico o similar. Quiero recordar que no hay discrepancia entre las partes sobre si INTERFLORA tiene renombre en el sentido de esta disposición.

58.      De una jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia relativa al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 se desprende que el uso de un signo idéntico se incluye en el ámbito de aplicación de dicha disposición siempre y cuando pueda ejercer un efecto negativo sobre alguna de las funciones de la marca, no sólo la de origen. (47)

59.      Sin embargo, no creo que el Tribunal de Justicia haya querido decir que el papel de todas las funciones de la marca se limite a la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104. En los casos de doble identidad de signos y de productos y servicios, todas o algunas de las funciones son relevantes para la aplicación del artículo 5, apartado 2. No olvidemos que las funciones de la marca distintas de la función de origen gozan de la protección de esta segunda disposición en los casos a los que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra b), si no se puede determinar un riesgo de confusión.

60.      En el caso de la doble identidad se puede pensar que la protección frente a la difuminación, el deterioro y el parasitismo se basa sólo en el artículo 5, apartado 1, letra a), sin que intervenga en absoluto el artículo 5, apartado 2. Éste sería el caso siempre que el uso de un signo idéntico a una maca para productos o servicios idénticos pudiera ejercer un efecto negativo sobre alguna de las funciones de la marca. En este caso, las funciones más claramente afectadas serían las de calidad, comunicación, publicidad e inversión, pero también la identificación o función distintiva en la medida en que el signo se utilice para distinguir entre productos y servicios con fines diferentes de la indicación de su origen.

61.      Tal interpretación sería coherente con la idea expresada en el décimo considerando de la Directiva 89/104, según el cual la protección que ofrece el artículo 5, apartado 1, letra a), es «absoluta». A mi parecer, es evidente que cualquiera de los usos contemplados en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 puede ejercer un efecto negativo sobre, al menos, alguna de las citadas funciones de la marca, sobre todo porque la mayor protección que brinda dicha disposición a menudo se justifica haciendo referencia a las funciones de comunicación, publicidad e inversión de las marcas.

62.      Esta reflexión implicaría que el artículo 5, apartado 1, letra a), protegiera frente a las formas de dilución mencionadas en el artículo 5, apartado 2, en caso de doble identidad entre signos y entre productos y servicios. Además, el carácter distintivo y la reputación quedarían así protegidos con independencia de si la marca tiene o no renombre en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, es decir, si es notoriamente conocida o no.

63.      Sin embargo, esta interpretación sería contraria a la letra, aunque quizá no a la ratio decidendi de la sentencia Davidoff. En ella, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 no sólo es de aplicación en el caso de productos similares, sino también en el de productos idénticos, aunque el razonamiento formulado por el Tribunal de Justicia podría parecer referido sólo a la primera situación mencionada. (48)

64.      Sin embargo, yo sería reticente a recomendar al Tribunal de Justicia que respondiese a la tercera cuestión conforme al planteamiento de que sólo es de aplicación el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, especialmente porque el Tribunal de Justicia ya parece haber aceptado la aplicación paralela de los apartados 1, letra a), y 2 del artículo 5 de la Directiva 89/104. (49) Cualquiera que sea el papel que desempeñen las funciones de la marca en la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), (50) considero que la dilución de marcas, como fenómeno jurídico, debe analizarse en todos los casos a la luz del artículo 5, apartado 2. Esto implicaría que los conceptos relativos a la dilución de marcas se interpretasen uniformemente a pesar de las diferencias en los grados de similitud requeridos entre los productos o servicios supuestamente infractores y los cubiertos por una marca en las situaciones a las que se refieren las respectivas disposiciones del artículo 5, apartado 1, letras a) y b), y 2, de la Directiva 89/104. Por tanto, en mi opinión todas las funciones de la marca (con excepción de la función de origen) pueden tener su relevancia en la aplicación del artículo 5, apartado 2, de Directiva 89/104 si ya han intervenido al determinar la aplicabilidad del artículo 5, apartado 1, letra a).

3.      Existencia de un vínculo entre la marca y el signo elegido como palabra clave

65.      Según la jurisprudencia, para que el uso de los signos se incluya en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, debe existir un «vínculo» entre la marca de renombre y el signo utilizado por el tercero. El Tribunal de Justicia ha definido la existencia de ese vínculo de la siguiente manera: «Las infracciones a que se refiere el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y la marca posterior, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda […] Si no se establece dicho vínculo en la mente del público, el uso de la marca posterior no puede dar lugar a la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior ni puede causar perjuicio a los mismos.» (51)

66.      En el presente asunto, la marca en cuestión, INTERFLORA, es idéntica a una palabra clave comprada por Marks & Spencer en el servicio de publicidad de Google. Por lo tanto, podría parecer irrelevante la cuestión de la existencia del vínculo. Desafortunadamente, no es así: la existencia de un vínculo entre una marca y una palabra clave idéntica dista mucho de ser insignificante.

67.      Una palabra clave que pueda utilizarse en el contexto de un servicio de referenciación en Internet es una cadena de caracteres que se puede corresponder, y normalmente lo hace, con una palabra, una cadena de palabras o una frase del lenguaje natural. La palabra, como tal, no tiene un significado en el sistema de referenciación, pues los algoritmos del motor de búsqueda eligen cadenas de signos idénticas sin considerar su significado en ningún sistema lingüístico. Por lo tanto, las palabras en sí están semánticamente vacías: (52) sólo tienen significados y referencias específicos en la mente de los internautas que las teclean. Los anunciantes que compran las palabras claves confían en la existencia de tales asociaciones en la mente de los internautas.

68.      Para la legislación en materia de marcas, esto genera diversos problemas cuando, como se declaró en la sentencia Google France y Google, antes citada, la operación invisible consistente en la elección de una cadena correspondiente a una marca que pertenece a otra persona se considera un uso de dicha marca.

69.      Estos problemas se refieren al carácter único de las marcas. Algunas marcas son únicas. (53) Cuando existe una marca notoriamente conocida que es arbitraria, acuñada o imaginativa (por ejemplo, una palabra de fantasía o un conjunto de letras y/o números sin significado) y que pertenece a una única procedencia, puede presumirse fácilmente que el internauta que la teclee como término de búsqueda tiene esa marca en mente. Lo mismo sucede cuando una empresa compra tal palabra clave.

70.      Sin embargo, la mayoría de las marcas no son únicas. A menudo una marca denominativa idéntica es registrada por otros titulares para productos o servicios diferentes en el mismo país o en el extranjero. Ese requisito tampoco es inherente al concepto de marca de renombre que maneja la legislación comunitaria en materia de marcas. (54) Existen también marcas compuestas de palabras comunes o palabras descriptivas que han adquirido un amplio renombre o un fuerte significado secundario como marca en un sector específico. Sin embargo, sería aventurado presumir que un internauta que elija «apple» o «diesel» como término de búsqueda esté buscando siempre ordenadores o pantalones vaqueros de cierta marca, y no fruta o gasóleo. O que el término de búsqueda «nokia» haya de ser utilizado siempre en relación con teléfonos móviles, y nunca se refiera a una ciudad, un lago, un movimiento religioso o una marca de neumáticos, todos ellos con un nombre parecido.

71.      E igualmente aventurado sería presumir de forma general que una empresa que compre signos como palabras clave en un servicio remunerado de referenciación en Internet tenga siempre la vista puesta en una marca concreta, especialmente si existen varias marcas idénticas registradas a nombre de distintos titulares en diferentes jurisdicciones. (55)

72.      En conclusión, se puede afirmar con certeza que la identidad entre una palabra clave y una marca indica un vínculo entre ellas en el caso de las marcas realmente únicas que tienen un fuerte e inherente carácter distintivo. De igual manera, en el caso de una empresa que compra una palabra clave, sólo se puede presumir que tiene en mente una marca idéntica si la marca tiene dichas características y la palabra clave ha sido adquirida por un competidor, es decir, una empresa que vende productos o servicios que compiten con los cubiertos por la marca. En mi opinión, esos requisitos parecen cumplirse en el caso, ciertamente excepcional, de la marca INTERFLORA.

73.      En otros casos, la existencia de un vínculo no se puede determinar sin recurrir a factores externos al uso «invisible» de una marca consistente en elegir una palabra clave idéntica para la publicidad de un motor de búsqueda. En mi opinión, dichos factores podrían estar relacionados con la información publicitaria mostrada en el anuncio que aparece en el enlace patrocinado. (56)

74.      En mi opinión, el Tribunal de Justicia siguió este razonamiento en la sentencia Google France y Google. En ella, rechazó la propuesta del Abogado General de que la elección de palabras clave debe calificarse de uso privado por el parte del anunciante (57) y, en cambio, resolvió que el anunciante sí que «hace uso» de una marca al elegirla como palabra clave en un servicio remunerado de referenciación. Como ya he mencionado, esta conclusión no dependía de si el signo estaba incluido o no en el anuncio mostrado en el enlace patrocinado.

75.      Sin embargo, en la sentencia Google France y Google, el Tribunal de Justicia, aunque el asunto no afectaba a los anunciantes sino sólo al operador del servicio de referenciación por Internet, prosiguió declarando que «la determinación de si dicha función de la marca [la de indicar el origen de los productos o servicios] (58) resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca, depende particularmente del modo en que se presente el anuncio». (59)

76.      En mi opinión, de la sentencia Google France y Google se puede inferir que, aunque la elección de la palabra clave constituya un uso de la marca para productos o servicios del anunciante, los requisitos para que ese uso sea admisible deben evaluarse primordialmente (60) en función de su resultado visible, que es que el anuncio se muestra en el enlace patrocinado del anunciante al internauta que ha tecleado el término de búsqueda. Dado que el Tribunal de Justicia no declaró que la elección de palabras clave idénticas a marcas de terceros fuera, de por sí, contraria al derecho exclusivo del titular de la marca a hacer uso de ella en la publicidad de productos o servicios idénticos a los cubiertos por la marca, es lógico que el punto de partida del análisis sean los efectos del anuncio en el enlace patrocinado que se muestra al internauta.

4.      Difuminación

77.      Con arreglo al artículo 2 de la Directiva 89/104, para poder registrar un signo como marca éste debe ser distintivo, es decir, apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. La protección ampliada de las marcas con arreglo al artículo 5, apartado 2, pueden otorgarla los Estados miembros cuando «con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos».

78.      Para ser distintivo (y poder ser una marca), un signo no debe tener absolutamente ningún significado primario ni tener un significado primario que no sea descriptivo en sentido genérico, es decir, que no haga referencia a los productos o servicios cubiertos por la marca o a su origen o cualidades, sino a cosas diferentes (como APPLE para los ordenadores). En el límite se encuentran las marcas sugerentes que tienen un significado primario no descriptivo de los productos y servicios a los que se refiere, pero que suscitan una asociación relacionada con (las propiedades de) los productos o servicios (como TRÉSOR para perfumes de alta calidad). (61)

79.      El Tribunal de Justicia ha definido la dilución por difuminación en los siguientes términos: «En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior, denominado igualmente “dilución”, “menoscabo” o “difuminación”, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto.» (62)

80.      Por lo tanto, difuminación se refiere al uso de un signo idéntico o similar a una marca de renombre de tal manera que pueda debilitar su carácter distintivo disminuyendo su capacidad de distinguir entre productos y servicios. Al final del proceso de difuminación (o dilución en sentido estricto), la marca ya no puede suscitar una asociación en la mente de los consumidores de la existencia de un vínculo económico entre una determinada procedencia comercial (63) de ciertos productos o servicios y la marca. Por tanto, de lo que se trata es de la misma capacidad de un signo de servir como marca o, lo que es lo mismo, de la función de identificación o distinción de dicha marca.

81.      La difuminación o dilución en este sentido significa, antes que nada, que el carácter distintivo de la marca se atenúa («Verwässerung» en alemán) y la marca se hace superflua. Un signo usado como marca referida a diversos productos o servicios de diferente procedencia comercial ya no sirve para identificar los productos y servicios cubiertos por la marca con una sola procedencia. (64) Este riesgo se asocia casi siempre a casos en los que una marca notoriamente conocida se expone a la presencia de signos idénticos o similares referidos a diferentes productos y servicios y a sus orígenes.

82.      Sin embargo, esa evolución es difícil de apreciar en el contexto de productos o servicios idénticos o similares. Dado que Marks & Spencer no está utilizando la marca INTERFLORA para productos o servicios diferentes de los que provee Interflora, a mi parecer no estamos ante una dilución en el sentido definido por la jurisprudencia. Por lo tanto, el problema de Interflora en este caso no es que su marca INTERFLORA se haga superflua y pierda así su carácter distintivo, sino el riesgo de su degeneración, es decir, que la marca se convierta en un término genérico o en un nombre común. Esto indica también una pérdida del carácter distintivo, pero de diferente naturaleza que la dilución en el sentido de atenuación de la marca. (65)

83.      Habida cuenta de que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 también es de aplicación en casos de doble identidad entre los signos y entre los productos o servicios, es mi opinión que la protección frente a la degeneración también debería concederse en virtud de dicha disposición, puesto que el problema de fondo (la pérdida gradual del carácter distintivo) es el mismo.

84.      La degeneración proviene, bien de la ausencia de un término genérico alternativo que denote la clase de productos de los cuales el único representante, o el más importante, es el producto o servicio cubierto por la marca, o bien del abrumador éxito de una determinada denominación en una determinada clase de productos. La degeneración amenaza, en particular, a las marcas que cubren una nueva innovación o a las que son notoriamente conocidas en ámbitos específicos. (66)

85.      La degeneración puede proceder de actos y omisiones del propio titular de la marca, por ejemplo si la usa como término genérico o si la omite para desarrollar un término genérico alternativo adecuado a fin de facilitar la referencia a dichos productos sin utilizar la marca como término genérico. Sin embargo, la degeneración también puede venir del uso de la marca por otras personas de una forma que contribuya a que se vaya convirtiendo en un término genérico.

86.      Interflora alega que la elección como palabras clave de su marca y de términos derivados de ella mediante pequeñas modificaciones por parte de Marks & Spencer implica un riesgo de dilución de la marca INTERFLORA, lo que constituye una difuminación que Interflora cree tener derecho a prohibir con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104. Su argumento es que, al teclear «interflora», el internauta está buscando información sobre floristas que comercialicen sus servicios (y productos, es decir, flores) bajo la marca INTERFLORA. De este modo, el comportamiento de Marks & Spencer entraña el riesgo de que la marca INTERFLORA se diluya al adquirir un significado genérico que denote cualquier grupo de floristas que ofrezca servicios de envío en los que el envío pueda ser asumido por una tienda diferente de la que recibe el pedido.

87.      Me temo que esta línea argumental no puede prosperar después de la sentencia Google France y Google, antes citada, pues implica que la elección de las marcas de terceros como palabras clave constituya, de por sí, una difuminación, al menos en el caso de las marcas de renombre. En efecto, para el argumento, el factor que causa un riesgo de degeneración de la marca es la asociación que resulta de la cadena causal que vincula el tecleo de la palabra clave a la aparición del enlace patrocinado con el anuncio del tercero.

88.      Sin embargo, como ya he mencionado, el Tribunal de Justicia no condenó en sí misma la publicidad con palabras clave que utiliza marcas de terceros, sino que condicionó la posibilidad de que sea admitida al contenido del anuncio mostrado en el enlace patrocinado. Si la conjunción de una palabra clave y un anuncio en un enlace patrocinado equivaliese, de por sí, a una dilución, cualquier marca sería objeto de difuminación siempre que se utilizase como palabra clave para dirigir a un anuncio de una empresa distinta del titular de la marca.

89.      En este caso, el enlace patrocinado que se muestra después de que el internauta haya tecleado el término de búsqueda «interflora» no incluye el signo ni ningún otro similar. Como ya he explicado, en el caso de una marca que cubre productos y servicios suministrados por una red comercial de empresas, esto no excluye la posibilidad de error en cuanto a la existencia de un vínculo económico entre la marca y el anunciante. En otras palabras, es posible un efecto negativo sobre la función de origen aun cuando la marca no se mencione en el anuncio mostrado en el enlace patrocinado.

90.      Sin embargo, yo no creo que la dilución de una marca, es decir, la debilitación de su significado denotativo de productos o servicios de un origen comercial abstracto específico, pueda considerarse, en Derecho, como resultado de una publicidad en la que no se menciona la marca. No en vano, difuminación en el sentido de pérdida del carácter distintivo significa que el signo percibido por el consumidor adquiere un significado alternativo en su mente. El significado alternativo puede ser, bien una indicación ambivalente de diferentes productos o servicios de distinta procedencia, en el caso de productos o servicios diferentes, bien la indicación de una categoría genérica de productos o servicios, en caso de que sean idénticos o similares. (67)

91.      En mi opinión, el uso de marcas de terceros como palabras clave en la publicidad de motores de búsqueda es perjudicial para el carácter distintivo de una marca de renombre en casos de productos o servicios idénticos, siempre que se den las siguientes condiciones: que el signo se mencione o muestre en el anuncio del enlace patrocinado y que el mensaje comercial o la comunicación del anuncio utilice el signo en sentido genérico para referirse a una categoría o clase de productos o servicios, y no como distinción entre productos y servicios de origen diverso.

5.      Deterioro

92.      En aras de la claridad, también debo mencionar el segundo elemento contemplado en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, es decir, el deterioro, que se refiere al detrimento del renombre de la marca. En la sentencia L’Oréal y otros, citada en la nota 47, el Tribunal de Justicia señaló que «tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca». (68) Sin embargo, no se trata aquí del deterioro.

6.      Parasitismo

93.      En la sentencia L’Oréal y otros, citada en la nota 47, el Tribunal de Justicia definió el parasitismo como la situación en que un tercero «pretende aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, [de modo que] debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal». (69)

94.      El Tribunal de Justicia declaró en dicha sentencia que la existencia de una ventaja desleal no depende de si el uso perjudica o no al titular de la marca. A mi entender, esto genera muchos problemas desde el punto de vista de la competencia, ya que el Tribunal de Justicia declara en realidad que el titular de la marca está facultado para ejercer su derecho a prohibir el uso de un signo en circunstancias en las que dicho uso causaría un alejamiento del óptimo de Pareto. La situación del titular de la marca no mejoraría, ya que, por definición, él no puede sufrir ningún perjuicio por el uso, mientras que la situación del competidor empeoraría al perder parte de su negocio. Asimismo, sufriría un menoscabo la situación de los consumidores que no hubiesen sido confundidos por el anuncio, sino que hubiesen preferido conscientemente comprar los productos del competidor. (70)

95.      Es importante recordar que el asunto L’Oréal y otros, antes citada, versaba sobre la imitación de productos de lujo. En el presente caso, los productos o servicios son «normales», y no réplicas ni imitaciones; al menos, no se ha acusado a Marks & Spencer de imitar a Interflora en modo alguno.

96.      En el presente caso, Marks & Spencer intenta presentarse como una alternativa comercial para los clientes que buscan información sobre los productos de Interflora o sobre servicios de envío de flores en general, recordando probablemente la marca más conocida en relación con dichos servicios. Es evidente que en ambos casos Marks & Spencer está obteniendo una ventaja del renombre de la marca de Interflora, pues es inconcebible otra explicación para esta selección de palabras clave. Por lo tanto, la cuestión pendiente se refiere a la legitimidad de dicho uso. Conviene recordar que, conforme al asunto Google France y Google, antes citada, la elección de palabras clave en esas circunstancias constituye un uso de la marca de Interflora para productos y servicios de Marks & Spencer.

97.      En el asunto L’Oréal y otros, el Abogado General también propuso que la prueba de la legitimidad del uso sólo sea de aplicación si hay justa causa para usar la marca de la otra parte. Si no es así, el uso es automáticamente indebido. (71)

98.      El uso aquí relevante, consistente en la elección de la marca como palabra clave en la publicidad de un motor de búsqueda en Internet, precisa una justa causa. En la medida en que se debaten los casos típicos contemplados por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, es decir, los que se refieren a productos o servicios diferentes, resulta muy complicado precisar cómo se ha de interpretar esa condición. Como ya he mencionado, el vínculo entre la palabra clave y la marca es muy difícil de establecer sin recurrir a la información sobre las circunstancias externas a ese uso.

99.      En el caso de productos o servicios idénticos o similares, la propuesta de presentar una alternativa comercial a los productos o servicios protegidos por una marca de renombre debe considerarse como justa causa en el contexto del marketing moderno basado en la publicidad mediante palabras clave en Internet. En caso contrario, la publicidad mediante palabras clave que utilice marcas notoriamente conocidas de terceros sería, en sí misma, un parasitismo prohibido. Esta conclusión no se puede justificar teniendo en cuenta la necesidad de promover una competencia libre de distorsiones y las posibilidades de los consumidores de buscar información sobre productos y servicios. No en vano, la economía de mercado significa que unos consumidores bien documentados puedan elegir conforme a sus preferencias. A mi juicio, no sería razonable que el titular de una marca pudiese prohibir tal uso salvo que tuviera objeciones que oponer al anuncio que se muestra al teclear un término de búsqueda correspondiente a una palabra clave.

100. Interflora alega que la publicidad mediante palabras clave de Marks & Spencer ha incrementado sustancialmente sus propios costes publicitarios, debido al aumento del precio por clic que le cobra Google a raíz de la competencia relativa a dichos AdWords.

101. En su sentencia Google France y Google, el Tribunal de Justicia declaró lo siguiente: (72) «En lo que atañe al uso por los anunciantes en Internet del signo idéntico a una marca ajena, como palabra clave para la aparición en pantalla de mensajes publicitarios, es evidente que este uso puede tener repercusiones en el empleo de dicha marca por su titular con fines publicitarios y en su estrategia comercial. […] Dado el importante lugar que ocupa la publicidad en Internet en el tráfico económico, es posible que el titular de la marca inscriba su propia marca como palabra clave en el servicio de referenciación para que aparezca un anuncio bajo la rúbrica “enlaces patrocinados”. En este caso, el titular de la marca deberá eventualmente comprometerse al pago de un precio por clic más elevado que el que corresponde a otros operadores económicos, si desea que su anuncio aparezca antes del de los otros operadores que han seleccionado también su marca como palabra clave. Además, aun cuando el titular de la marca esté dispuesto a pagar un precio por clic más elevado que el que ofrecen los terceros que hayan seleccionado también dicha marca, no puede estar seguro de que su anuncio vaya a aparecer antes del de los terceros, dado que en la determinación del orden de aparición de los anuncios intervienen más factores. […] Sin embargo, estas repercusiones del uso de un signo idéntico a la marca por terceros no constituyen por sí mismas un menoscabo de la función de publicidad de la marca.»

102. Por lo tanto, dado que los mayores costes del precio por clic no afectan a la función de publicidad de una marca de renombre, entiendo que por sí mismos no constituyen un acto indebido o la obtención de una ventaja del renombre de la marca.

103. Además, dado que el Tribunal de Justicia, en su sentencia Google France y Google, antes citada, aprobó en principio la publicidad mediante palabras clave que utilice marcas de terceros, creo que la cuestión del parasitismo también debe analizarse atendiendo al anuncio mostrado en el enlace patrocinado. Si el anuncio menciona o muestra la marca, la aceptabilidad del uso dependerá de si estamos ante una publicidad comparativa legítima o, al contrario, ante un aprovechamiento a costa del titular de la marca. (73)

104. En sus anuncios, Marks & Spencer ni compara sus productos y servicios con los de Interflora («nuestros productos y servicios son mejores/más baratos que los de Interflora») ni presenta sus productos como imitaciones o copias («ofrecemos el mismo tipo de servicio que Interflora»), ni tampoco los presenta expresamente como alternativa («¿Es cliente de interflora? ¿Por qué no prueba esta vez Marks & Spencer?») a los de Interflora.

105. Sin embargo, la elección de palabras clave en la publicidad de un motor de búsqueda por parte de Marks & Spencer implica un mensaje publicitario de que se ofrecen como alternativa a Interflora. Pero yo no creo que esto constituya parasitismo a los efectos del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104.

106. Por último, en mi opinión, los aspectos mencionados en la cuarta cuestión son irrelevantes para la respuesta que se dé a la tercera cuestión, letra b).

V.      Conclusión

107. A la vista del análisis anterior, propongo que se responda de la siguiente forma a la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division:

«1)      El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y el artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, se han de interpretar como sigue:

–        Un signo idéntico a una marca se usa «para productos o servicios» en el sentido de dichas disposiciones cuando ha sido seleccionado como palabra clave en relación con un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular de la marca, y la aparición del anuncio viene determinada por la palabra clave.

–        El titular de una marca está facultado para prohibir tal conducta en las circunstancias descritas, en caso de que dicho anuncio no permita o apenas permita a un internauta medio determinar si los productos o servicios referidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si proceden de un tercero.

–        Se produce un error relativo al origen de los productos o servicios cuando el enlace patrocinado por el competidor puede dar lugar a que parte del público crea que el competidor forma parte de la red comercial del titular de la marca cuando no es así. Como consecuencia de esto, el titular de la marca tiene derecho a prohibir el uso de la palabra clave en la publicidad por parte del tercero en cuestión.

2)      El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el uso de un signo como palabra clave en un servicio de referenciación en Internet para productos o servicios idénticos a los cubiertos por una marca de renombre idéntica también se incluye en el ámbito de aplicación de dichas disposiciones y puede ser prohibido por el titular de la marca cuando:

a)      el anuncio que se muestra cuando el internauta teclea, como término de búsqueda, la palabra clave idéntica a la marca de renombre, mencione o muestre la marca, y

b)      la marca

–        bien se utilice en el anuncio como un término genérico que comprenda una clase o categoría de bienes o servicios,

–        bien el anunciante pretenda con ello beneficiarse de su poder de atracción, su renombre o su prestigio, y explotar los esfuerzos comerciales realizados por el titular de esa marca para crear y mantener la imagen de la misma.

3)      El hecho de que el operador del motor de búsqueda no permita a los titulares de marcas en el área geográfica de que se trate impedir que los terceros elijan signos idénticos a sus marcas como palabras clave es, de por sí, irrelevante en lo que respecta a la responsabilidad del anunciante que utiliza las palabras clave.»


1 – Lengua original: inglés


2 – El litigio principal contra el segundo demandado ha sido objeto de arreglo extrajudicial, lo que ha dejado a Marks & Spencer como único demandado en el procedimiento.


3 – Interflora es titular de la marca registrada en el Reino Unido nº 1329840 INTERFLORA respecto a diversos productos y servicios de las clases 16, 31, 35, 38, 39, 41 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada. Entre ellos se encuentran «plantas y flores naturales» (clase 31); «servicios de publicidad prestados a floristas» y «servicios de información relativos a la venta de […] flores» (clase 35), y «reparto de flores» (clase 39). Interflora es, asimismo, titular de la marca comunitaria nº 909838 INTERFLORA respecto a diversos productos y servicios de las clases 16, 31, 35, 38, 39, 41 y 42, entre los que se encuentran «plantas y flores naturales» (clase 31), «servicios de publicidad […] prestados a floristas» (clase 35), «transporte de flores» (clase 39) y «servicios de información relativos a la venta de […] flores» (clase 42).


4 – DO L 40, p. 1.


5 – DO L 11, p. 1.


6 – Sentencia de 23 de marzo de 2010 (C‑236/08 a C‑238/08, Rec. p. I‑0000).


7 – Sentencia de 25 de marzo de 2010, BergSpechte (C‑278/08, Rec. p. I‑0000); auto de 26 de marzo de 2010, eis.de (C‑91/09), y sentencia de 8 de julio de 2010, Portakabin (C‑558/08, Rec. p. I‑0000).


8 – Véase la nota 27.


9 – Nota terminológica: Tanto la Directiva 89/104 como el Reglamento 40/94 mencionan, en la versión inglesa, «trade mark with a reputation», [N. del T.: en las versiones españolas se utiliza «marca de renombre» y «marca notoriamente conocida», respectivamente]. En las presentes conclusiones utilizaré la expresión «marca notoriamente conocida» para los casos en los que no se trate específicamente del contexto del Derecho comunitario. En aras de la claridad, añadiré que la Directiva 89/104 contiene una referencia al artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que habla de marcas «notoriamente conocidas». Por lo tanto, el artículo 16, apartado 2, del Acuerdo sobre los ADPIC, al referirse al Convenio de París, habla también de marcas notoriamente conocidas [véase el artículo 16, apartado 2, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, que constituye el anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril 1994 y aprobado por Decisión del Consejo 94/800/CE, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1), conocido también como «Acuerdo sobre los ADPIC»]. En Estados Unidos se utiliza la expresión «famous marks». Desde una perspectiva general, véase Senftleben, M., The trademark Tower of Babel: dilution concepts in international, US and EC trademark law, International review of intellectual property and competition law. Vol. 40 (2009), nº 1, pp. 45 a 77. Asimismo, cabe señalar que las diferentes expresiones aludidas también difieren en cuanto a los requisitos que se exigen para que una marca sea considerada como notoriamente conocida.


10 – Procede añadir que la percepción de qué sea una marca de renombre puede variar entre los Estados miembros, a pesar de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, (C‑375/97, Rec. p. I‑5421), apartados 19 a 30; véanse las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas el 26 de junio de 2008 en el asunto en que recayó la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation (C‑252/07, Rec. p. I‑8823), punto 23.


11 – De estos últimos, véanse, por ejemplo, las peticiones de decisión prejudicial de la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) en L’Oréal SA & Ors v Bellure NV & Ors [2007] EWCA Civ 968 (10 de octubre de 2007) y de la High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) en L’Oréal SA & Ors v EBay International AG & Ors [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 de mayo de 2009), y, en particular, la sentencia de la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) a raíz de la respuesta del Tribunal de Justicia Loor¡eal y otros (C-487/07, Rec. p. I-5185), en L’Oréal SA & Ors v Bellure NV & Ors [2010] EWCA Civ 535 (21 de mayo de 2010).


12 – En Estados Unidos, la protección frente a la confusión de marcas se incorporó a la legislación federal en materia de marcas en 1995, mediante la Federal Trade Mark Dilution Act, que añadió un nuevo artículo 45, letra c), a la Lanham Act. Posteriormente, fue reformada por la Trademark Dilution Revision Act 2005; véase, por ejemplo, Long, C., The political economy of trademark dilution, en Dinwoodie, G. y Janis, M. (eds.), Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, p. 132.


13 – Tras una Comunicación [«Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa, COM(2008) 465 final»], la Comisión Europea encargó en 2009 al Max‑Planck‑Institut für Immaterialgüter‑ und Wettbewerbsrecht un estudio sobre el funcionamiento general del sistema de marcas en Europa. El informe final fue presentado a la Comisión el 12 de diciembre de 2010. En el momento de redactar estas conclusiones aún no se ha publicado; véase http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm.


14 – La Directiva 89/104 fue sustituida por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) (DO L 299, p. 25), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008. La redacción del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95 se corresponde en esencia con la del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104. Sin embargo, teniendo en cuenta el momento en que sucedieron los hechos, el litigio del procedimiento principal sigue rigiéndose por la Directiva nº 89/104.


15 – En aras de la claridad, nótese que las versiones del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 en las distintas lenguas difieren entre sí; véase el análisis del Tribunal de Justicia en la sentencia General Motors, citada en la nota 10, apartado 20.


16 – Obsérvese que el artículo 4, apartados 3 y 4, de la Directiva 89/104, aplicable a la fase de registro de las marcas, contiene disposiciones idénticas a las del artículo 5, apartados 1 y 2.


17 – El Reglamento nº 40/94 fue derogado por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. El texto del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 es idéntico al del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Sin embargo, teniendo en cuenta el momento en que sucedieron los hechos, el litigio principal sigue rigiéndose por el Reglamento nº 40/94.


18 – Sobre los registros de las marcas, véase la nota 3.


19 – A la luz de la jurisprudencia, estos signos pueden calificarse como idénticos a la marca [véanse las sentencias de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion (C‑291/00, Rec. p. I‑2799), apartado 54; BergSpechte, citada en la nota 7, apartado 25, y Portakabin, citada en la nota 7, apartado 47]: el signo es idéntico cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.


20 – No obstante, existen ciertas diferencias entre la Directiva y el Reglamento. Por ejemplo, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva es de carácter dispositivo, mientras que la disposición correspondiente del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento no lo es. Otra diferencia tiene relación con la referencia geográfica utilizada en la apreciación de si la marca tiene renombre. Sin embargo, con respecto a este último aspecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, desde el punto de vista territorial, la existencia de un renombre en una parte significativa de un Estado miembro, con respecto a la Directiva 89/104, o de la Comunidad, a los efectos del Reglamento nº 40/94, fue suficiente para prohibir el uso del signo en cuestión [véanse las sentencias General Motors, citada en la nota 10, apartados 28 y 29, y de 6 de octubre de 2009, PAGO International (C‑301/07, Rec. p. I‑9429), apartados 27 y 30]. Aunque no se han de olvidar las diferencias en la redacción, éstas no impiden extender al Reglamento las conclusiones del presente análisis de la Directiva.


21 – Véase Strasser, M., The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol. 10 (2000), p. 375, especialmente pp. 393 a 395.


22 – Como jurisprudencia en una situación de doble identidad, véase la sentencia de 11 de septiembre de 2007, Céline (C‑17/06, Rec. p. I‑7041).


23 – El Tribunal de Justicia ha resuelto que, si un Estado miembro transpone el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, debe conceder a los productos o servicios idénticos una protección al menos tan amplia como a los productos o servicios no similares. La opción del Estado miembro recae, pues, sobre el principio mismo de la concesión de una protección reforzada a las marcas de renombre, pero no sobre las situaciones cubiertas por dicha protección cuando el Estado miembro decide concederla. Véase la sentencia de 23 de octubre de 2003, Adidas‑Salomon y Adidas Benelux (C‑408/01, Rec. p. I‑12537), apartado 20.


24 – Sentencia de 9 de enero de 2003 (C‑292/00, Rec. p. I‑389), apartado 30.


25 – Citada en la nota 23, apartado 22.


26 – Dado que los instrumentos afectados por la codificación no han sufrido cambios sustanciales, creo que la adopción en 2008 de una versión codificada de la Directiva 89/104 por la Directiva 2008/95 no ha superado en modo alguno la jurisprudencia Davidoff de 2003 [véase también la propuesta de la Comisión en el documento COM(2006) 812 final].


27 – Sentencias Google France y Google, apartado 99, así como eis.de, apartado 28; BergSpechte, apartado 41, y Portakabin, apartado 54, antes citadas.


28 – Podría ser así cuando los titulares de las marcas fueran informados de esta posibilidad de prohibir el uso de sus marcas como palabras clave por terceros, y aprovecharla no requiriese formalidades desmesuradas ni supusiera ningún coste.


29 – Google France y Google, apartado 99.


30 – Cabe señalar que el Tribunal de Justicia, en la sentencia Google France y Google, citada en la nota 6, apartado 65, observó que «la circunstancia de que el signo que utilice el tercero con fines publicitarios no aparezca en la propia publicidad no significa, por sí sola, que este uso no encaje en el concepto de “uso […] para productos o servicios” en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104». Dicha sentencia se refería a tres asuntos: en el asunto C‑236/09, la marca en cuestión aparecía en el anuncio del tercero, mientras que en los asuntos C‑237/08 y C‑238/08 no lo hacía (véanse los apartados 62 y 63 de la sentencia).


31 – Véase la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (versión codificada) (DO L 376, p. 21).


32 – Sobre la función de publicidad, el argumento esgrimido por el Tribunal de Justicia en la sentencia Google France y Google, citada en la nota 6, apartado 98, parece trasladable al presente asunto. No obstante, al ocuparme del parasitismo volveré a la cuestión del sobrecoste del «pago por clic» para Interflora.


33 – Sentencia Google France y Google, citada en la nota 6, apartado 68. Por las razones que expondré más adelante, creo que esta presunción es incontestable en el caso de una marca que, por su propia naturaleza, es altamente representativa y única. Sin embargo, puede ser errónea cuando se trate de diversas marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares o de marcas basadas en palabras o nombres descriptivos o genéricos. Por ejemplo, un internauta que teclee «nike» como palabra clave puede estar buscando información u ofertas no sólo sobre ropa deportiva, sino quizá también sobre una diosa griega o sobre tecnología producida por la empresa sueca Nike Hydraulics AB.


34 – Puede ser útil recordar que «el derecho de marca constituye […] un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener» [véase la sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal (C‑206/01, Rec. p. I‑10273), apartado 47]. En mi opinión, la finalidad de la competencia económica es mejorar el bienestar de los consumidores introduciendo mejores sustitutos (respecto a calidad, características o precio) a los productos existentes, lo que promueve a su vez la eficiencia y la innovación hacia una asignación más racional de los medios de producción.


35 – En los sitios web de Interflora se puede encontrar la siguiente afirmación: «Interflora es la mayor y más popular red de envío de flores de todo el mundo. Interflora es sinónimo de un concepto que en otro tiempo era difícil de imaginar: que en el mismo día se pueda enviar a cualquier parte del mundo, personalmente y con estilo, un precioso ramo o detalle.» Véase http://www.interflora.co.uk/page.xml?page_name=help_about (visitado el 31 de enero de 2011).


36 – El concepto de «significado secundario de una marca» se conoce en todas las jurisdicciones, pero su significado (sic) y su ámbito de aplicación son diversos. En algunas jurisdicciones, se refiere a situaciones en las que un derecho de marca se adquiere mediante el uso, y no mediante el registro; en otras, a situaciones en las que un signo no distintivo puede registrarse como marca porque ha adquirido un significado distintivo secundario. También cabe pensar que toda marca, sin excepción, debe ser utilizada para poderse establecer en las mentes de los círculos interesados, adquiriendo así renombre o un significado secundario asentado. Véase Holmqvist, L., Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness, Jurist‑ och samhällvetareförbundets Förlags AB (JSF), Malmö 1971, pp. 117 a 126.


37 – Si INTERFLORA tiene o no tal significado secundario es algo que debe determinar el órgano jurisdiccional nacional. No obstante, la cuarta cuestión, letra a), parece llevar implícito ese significado, pues los correspondientes registros de marcas (véase la nota 3) no permiten deducir que INTERFLORA se utilice como marca en relación con una red comercial.


38 – Véase la petición de decisión prejudicial de 16 de julio de 2009, citada en el punto 30, apartado 29.


39 – El concepto de dilución de marcas se desarrolló en la legislación alemana sobre competencia desleal y lo introdujo en la doctrina estadounidense Schechter (Schechter, F., «The rational basis of trademark protection», Harvard Law Review 1927, p. 813). Schechter hizo hincapié en la conservación del carácter distintivo de las marcas únicas (por ejemplo, las arbitrarias, las acuñadas y las imaginativas) como principal objetivo de la protección frente a la dilución. La posterior evolución ha trasladado el énfasis a la protección de las marcas notoriamente conocidas frente a la pérdida del carácter distintivo debido al uso de signos idénticos o similares para productos o servicios diferentes; véase Holmqvist, op. cit., pp. 147 y 155 a 156, y las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 10 de julio de 2003 en el asunto en que recayó la sentencia Adidas‑Salomon y Adidas Benelux, citada en la nota 23, punto 37, y las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas el 26 de junio de 2008 en el asunto en que recayó la sentencia Intel Corporation, citada en la nota 10, punto 30.


40 – Véase Lunney, G., Trademark Monopolies, Emory Law Journal Vol. 48 (1999), p. 367. Lunney entiende que la reciente evolución del concepto basado en la propiedad en la legislación y en la jurisprudencia es perjudicial desde el punto de vista de la competencia, pues permite a los titulares de marcas de renombre obtener una posición de monopolio sin beneficios reales para los consumidores. Strasser, op. cit., defiende el punto de vista contrario y considera que la concepción basada en la propiedad es beneficiosa también desde el punto de vista económico.


41 – Tal como expuso la Abogado General Kokott en sus conclusiones presentadas el 3 de diciembre de 2008 en el asunto en que recayó la sentencia de 23 de abril de 2009, Copad (C‑59/08, Rec. p. I‑3421), punto 50, «el derecho que confiere la marca ha de garantizar la posibilidad de controlar la calidad de los productos y no el ejercicio efectivo de tal control».


42 – Véase, por ejemplo, Levin, M., «The wording is not always what it seems to be – On Confusion, Association and Dilution», en Kooy, L. (ed.); 25th Anniversary of ECTA. Past, Present and the Future. The Development of Trade Marks, Designs and Related IP Right in Europe, European Communities Trade Mark Association, La Haya 2005, pp. 51 a 64, especialmente p. 60. También se refiere la autora a la llamada «doctrina del matarratas» en los países nórdicos (el titular de una marca de alimentación puede impedir el uso de una marca similar para matarratas) y a la jurisprudencia CLAERYN/KLAERIN en Benelux (véase la sentencia del Tribunal de Justicia del Benelux de 1 de marzo de 1975, Colgate‑Palmolive/Bols, asunto A 74/1).


43 – Véase la nota 12.


44 – En Estados Unidos, el parasitismo o apropiación indebida no se ha incluido en la legislación federal de protección frente a la dilución de marcas, pese a haber sido reconocida en algunas sentencias. Véase Simon, I., «Dilution by blurring – a conceptual roadmap», Intellectual Property Quarterly, 2010, pp. 44 a 87, especialmente p. 56.


45 – Sin embargo, en muchos ordenamientos jurídicos la protección frente a la difuminación y el parasitismo también se puede prestar de forma alternativa en el contexto de la competencia desleal.


46– Según parece, Interflora no acusa a Marks & Spencer de difuminación de sus marcas.


47 – Sentencias de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros, citada en la nota 11, apartados 58 y 59, y Google France y Google, citada en la nota 6, apartados 75 a 79.


48 – En la sentencia, citada en la nota 24, el Tribunal de Justicia basó su argumentación en el hecho de que la protección de las marcas de renombre sería menos eficaz en caso de productos similares que en el de productos diferentes, pues el artículo 5, apartado 1, letra b), exige un riesgo de confusión (apartados 27 a 29). A mi parecer, esta razón no resulta válida para el caso de signos idénticos y productos o servicios idénticos, pues la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), no requiere un riesgo de confusión (véase la sentencia L’Oréal y otros, citada en la nota 47, apartados 58 y 59).


49 – Sentencia L’Oréal y otros, citada en la nota 11, apartado 64.


50 – Véanse las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas el 10 de febrero de 2009 en el asunto en que recayó la sentencia L’Oréal y otros, citada en la nota 11, puntos 31 a 61, y las críticas de los órganos jurisdiccionales ingleses referidas en la nota 11.


51 – Sentencia Intel Corporation, citada en la nota 10, apartados 30 y 31, y la jurisprudencia allí citada.


52 – Cabe añadir que, en diversas fases de desarrollo, existen una serie de métodos y tecnologías llamadas «web semántica», que permiten a las máquinas entender el significado (o la «semántica») de la información en la World Wide Web. Si no estoy mal informado, los proveedores de servicios de referenciación en Internet han desarrollado diversos métodos para mejorar la pertinencia de los resultados de la búsqueda, pero esto no significa que los motores de búsqueda «entiendan» el significado de una palabra clave.


53 – Entiendo que la marca denominativa INTERFLORA, como tal, es única. Sin embargo, existen términos un tanto similares registrados como marcas comunitarias (por ejemplo, la marca denominativa nº 3371549, INTERFLO, para las clases 9, 12 y 37; la marca denominativa nº 217887, INTERFORUM SIGLO XXI, para la clase 42, y la marca figurativa nº 3036944, INTERFLOOR, para las clases 1, 6, 8, 17, 19, 20, 27 y 37). Como marca, INTERFLORA parece tener capacidad sugestiva, llegando casi a ser descriptiva (está formada por una palabra latina que denota flores, con un prefijo latino que significa «entre»).


54 – Véase la sentencia Intel Corporation, citada en la nota 10, apartados 72 a 74.


55 – No olvidemos que en la aplicación de la legislación de la UE en materia de marcas de renombre, éstas también están protegidas en relación con productos o servicios diferentes. Conforme a la jurisprudencia, las marcas «nicho» que no son únicas pero son notoriamente conocidas en un área geográfica relativamente limitada, se consideran marcas de renombre a los efectos del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (véase la sentencia General Motors, citada en la nota 10, apartado 31, y Senftleben, op. cit., p. 54). Puede haber, por ejemplo, marcas de dispositivos médicos que tengan realmente un renombre y una extrema notoriedad entre los interesados pero sean desconocidas para el público general (los sistemas de imagen precisos en radiología, o el equipamiento utilizado en cirugía dental, por ejemplo). Las marcas también pueden tener un renombre entre un público especializado y en un área limitada (por ejemplo, ciertas marcas de bisturíes en un Estado federado alemán). Si bien es ésta la situación con arreglo a la Directiva 89/104, el Reglamento nº 40/94 exige que el renombre sea a escala de la UE: véase su artículo 9, apartado 1, letra c). En Estados Unidos, en cambio, la legislación federal que protege frente a la dilución exige, con arreglo a la Trade Mark Dilution Revision Act de 2005, que la marca sea ampliamente reconocida por el público consumidor general de Estados Unidos (véase la nota 9).


56 – Cabe añadir que resulta problemático el marco legal tradicional en materia de marcas, en cuanto a la valoración de la respuesta de los consumidores al uso de un signo, si se aplica sólo a la selección de palabras clave, porque en la publicidad de los motores de búsqueda la asociación mental del internauta que realiza una búsqueda con un término específico es anterior a la aparición del anuncio patrocinado, es decir, al momento en el que el efecto causal del uso de la marca se hace perceptible al usuario.


57 – Citada en la nota 6, apartados 51 y 52; véanse también las conclusiones del Abogado General Maduro, presentadas el 22 de septiembre de 2009 en ese asunto, punto 150.


58 – El añadido es mío.


59 – Google France y Google, citada en la nota 6, apartado 83.


60 – Como ya he concluido, en circunstancias muy específicas relativas a la naturaleza de los productos o servicios con referencia al renombre o al significado secundario de la marca, existe riesgo de efectos negativos para la función de origen aun cuando el anuncio no mencione ni refiera la marca.


61 – Sobre este espectro de distinción, véase Holmqvist, op. cit., pp. 17 a 22.


62 – Sentencias Intel Corporation, citada en la nota 10, apartado 29, y L’Oréal y otros, citada en la nota 11, apartado 39.


63 – Me refiero aquí a una procedencia u origen en sentido abstracto, referido a la empresa que controla la producción de los productos o la prestación de los servicios cubiertos por la marca, no a un determinado fabricante o prestador de servicios; véase, por ejemplo, la sentencia Arsenal, citada en la nota 34, apartado 48.


64 – En este sentido, la difuminación no la causa el titular de la marca al usarla como denominación para diversos productos y servicios, siempre que la marca haya adquirido un renombre y un alto grado de distinción merced a la publicidad y a otras medidas de marketing en que ha invertido el titular de la marca para crear una imagen para ella. En esos casos, el público identifica correctamente con una misma procedencia comercial los distintos productos y servicios así denominados. Lo que perjudica al carácter distintivo de la marca es la coexistencia de marcas idénticas o similares que cubren productos o servicios diferentes de diversa procedencia comercial, pues eso impide el desarrollo de una imagen para la marca, o diluye la existente.


65 – En mi opinión, la difuminación en el sentido de atenuación es un caso análogo al de un apellido que pierde su capacidad de distinguir entre diferentes familias como grupos con un origen común. Así, Smith es menos distintivo como apellido que Windsor. Sin embargo, dilución por difuminación no significa que la marca pierda todo su carácter distintivo, es decir, la capacidad de servir como marca. Smith puede servir como apellido a pesar de ser muy común, y STAR puede servir como marca pese a ser superflua, es decir, débil en cuanto a capacidad de distinción. Una marca degenerada, por otro lado, ha perdido su carácter distintivo y por este motivo ya no puede servir como marca. Por lo tanto, en teoría, las marcas diluidas no son marcas «semidegeneradas» (véase Holmqvist, p. 152). Sea como fuere, parece útil aceptar la degeneración como variante de la difuminación a fin de proteger marcas notoriamente conocidas, al menos en los ordenamientos jurídicos en los que la protección en relación con productos o servicios idénticos o similares exija riesgo de confusión. En Estados Unidos, la degeneración a menudo se incluye en el concepto de dilución; véase, por ejemplo, Simon, op. cit., pp. 72 a 74.


66 – El clásico ejemplo de manual «celofán» representa ambas categorías.


67 – A mi parecer, calificar, como tal, la selección de una palabra clave en la publicidad de un motor de búsqueda en Internet como uso de un signo capaz de difuminación se apartaría sustancialmente de la doctrina asentada sobre dilución de marcas. Esto daría lugar a graves problemas de prueba, porque los anuncios patrocinados normalmente sólo representan una fracción de la información mostrada como resultados de la búsqueda al internauta.


68 – En cuanto a Estados Unidos, véase la sentencia de la Supreme Court of the United States en el asunto Moseley et al., DBA Victor’s Little Secret v. v Secret Catalogue, Inc., et al, 537 U.S. 418 (2003), en que revocaba la sentencia de la Court of Appeals for the Sixth Circuit, 259 F.3d 464.


69 – Sentencia citada en la nota 11, apartado 49.


70– Véase Klerman, D., Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing, Fordham Law Review, Vol. 74 (2006), pp. 1759 a 1773, especialmente p. 1771.


71 – Conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas el 10 de febrero de 2009 en el asunto en que recayó la sentencia L’Oréal y otros, citada en la nota 11, puntos 105 a 111.


72 – Citada en la nota 6, apartados 93 a 95.


73 – En Estados Unidos, el artículo 43 (c), 4(A), de la Lanham Act establece que «el uso legítimo de una marca notoria en la publicidad o promoción comercial comparativa para identificar los productos o servicios que compiten con los del titular de la marca notoria» no podrá ser impugnado en virtud del artículo 43 (c), relativo a la dilución de marcas.