Rosetta Stone, fabricante de un software para aprender idiomas, demandó a Google en el año 2009, alegando que el buscador vendía publicidad bajo la palabra clave “ROSETTA STONE” a través de su programa AdWords, y reclamando responsabilidad directo e indirecta (secundaria o contributiva) por infracciones marcarias, y, finalmente, dilución de marca. Se ofreció como prueba supuestos de consumidores que se confundían con las publicidades pensando que pertenecían a la actora y que en realidad resultaban ser o bien productos falsificados o competidores de la actora. También se presentaron pruebas de encuestas que demostraban que los consumidores estaban confundidos con los avisos generados en Adwords, y un estudio interno de Google que reconocía que los consumidores se podrían confundir con el origen de la publicidad de Adwords.

El juez de primera instancia rechazó el reclamo y falló a favor de Google. Sostuvo que la práctica de Google de vender palabras claves estaba amparada por la doctrina de la “funcionalidad” del derecho marcario, que Google no podría ser responsable por dilución porque no competía con Rosetta Stone y porque esta marca no era notoria durante el período en cuestión y que la prueba aportada era mínima e insuficiente para soportar una condena en un juicio. Esta decisión fue apelada por la actora, y el tribunal revocó todas las conclusiones del juez de primera instancia.

El caso suscitó mucho interés y generó numerosos escritos de “amigos de la corte” (amicus curiae) en donde se apoyaron las posturas de ambas parte o resaltando algún aspecto de la sentencia de primera instancia. INTA, presentó un escrito de amigo del tribunal criticando la aplicación de la doctrina de la funcionalidad al sistema Adwords de Google alegando que tal doctrina protege los aspectos funcionales del diseño de productos, pero no el uso interno de un buscador.

El tribunal también dijo que era irrelevante determinar si el programa de Google funcionaba mejor usando la marca no funcional Rosetta Stone ( “it is irrelevant whether Google’s computer program functions better by use of Rosetta Stone’s nonfunctional mark”).

Respecto a la falta de dilución, el tribunal, aplicando la U.S. Trademark Dilution Revision Act of 2006, sostuvo que no es necesario que la marca sea usada en los productos, sino solo en el comercio, asi como que tampoco es necesario probar el daño a la reputación de la marca. El tribunal criticó un aspecto del fallo de primera instancia sobre fair use, pues sostuvo que no cualquie uso no marcario necesariamente debe ser fair use, mandando el caso de vuelta para que se reexamine esta cuestión, recayendo la carga de la prueba en este tema sobre Google.

Respecto a la prueba de la confusión presentada por Rosseta, el tribunal consideró que la misma era suficiente para merituar un juicio. Ahora corresponde que el tribunal analice el caso con todas estas indicaciones.

Este fallo se suma al del segundo circuito que sostuvo en el caso “Rescue.com v. Google” que había “uso marcario” en los términos de la Lanham Act.

La asociación internacional de marcas (INTA) habia apoyado a la actora con un acmicus curiae que se puede ver aqui:  amicus, y que el tribunal tuvo en cuenta.

FORDHAM IPLJ

State Sovereign Immunity and Intellectual Property Revisited (Download PDF)

Comparative Advertising in Argentine Law (Download PDF)

Tweet Me Fairly: Finding Attribution Rights Through Fair Use in the Twittersphere (Download PDF)

The Myth of Generic Pharmaceutical Competition Under the Hatch-Waxman Act (Download PDF)

The Indecency of Indecency: How Technology Affects the Constitutionality of Content-Based Broadcast Regulation (Download PDF)

Moral Rights of Composers: The Protection of Attribution and Integrity Available to Musicians in the European Union and the United States (Download PDF): MUY BUENO, compara el derecho moral de autor en USA y Europa cutando casos con los mismos hechos y las mismas partes, con resultados contradictorios.

“Who Could Possibly be Against a Treaty for the Blind?” (Download PDF)

Articles

A State Law Approach to Preserving Fair Use in Academic Libraries (Download PDF)

Multi-National Patent Litigation: Management of Discovery and Settlement Issues and the Role of the Judiciary (Download PDF)

Notes

Celebrity Endorsements in Non-Traditional Advertising: How the FTC Regulations Fail to Keep Up with the Kardashians (Download PDF)

A Nation of One? Community Standards in the Internet Era (Download PDF)

Pablo Palazzi, Comparative Advertising in Argentine Law (Download PDF) published in Fordham IPLJ Vol XXII, Book 3, pages. 659-696.

de 19 de abril de 2012

«Reglamento (CE) nº 44/2001 – Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil – Competencia “en materia delictual o cuasidelictual” – Determinación del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso – Sitio de Internet de un prestador de servicios de referenciación que opera bajo un nombre de dominio nacional de primer nivel de un Estado miembro – Utilización por un anunciante de una palabra clave idéntica a una marca registrada en otro Estado miembro»

En el asunto C‑523/10,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberster Gerichtshof (Austria), mediante resolución de 5 de octubre de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de noviembre de 2010, en el procedimiento entre

Wintersteiger AG

y

Products 4U Sondermaschinenbau GmbH,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. M. Safjan (Ponente), A. Borg Barthet, E. Levits y J.-J. Kasel, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de Wintersteiger AG, por el Sr. E. Boesch, Rechtsanwalt;

–        en nombre de Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, por el Sr. J. Steinschnack, Rechtsanwalt;

–        en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. C. Pesendorfer, en calidad de agente;

–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. F. Díez Moreno, en calidad de agente;

–        en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. P. Gentili, avvocato dello Stato;

–        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. S. Hathaway, en calidad de agente, asistido por el Sr. A. Henshaw, Barrister;

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. A.-M. Rouchaud-Joët y el Sr. W. Bogensberger, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de febrero de 2012;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).

2        Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Wintersteiger AG (en lo sucesivo, «Wintersteiger»), establecida en Austria, y Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (en lo sucesivo, «Products 4U»), establecida en Alemania, relativo a la pretensión de Wintersteiger de que se prohibiese a Products 4U utilizar la marca austriaca «Wintersteiger» como palabra clave en el sitio de Internet del prestador de un servicio remunerado de referenciación.

Marco jurídico

El Reglamento nº 44/2001

3        Se desprende del segundo considerando del Reglamento nº 44/2001 que éste tiene por objeto establecer, en aras del buen funcionamiento del mercado interior, «disposiciones mediante las que se unifiquen las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, simplificándose los trámites para un reconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales de los Estados miembros obligados por el presente Reglamento».

4        El undécimo considerando de dicho Reglamento declara:

«Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las reglas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.»

5        El duodécimo considerando del citado Reglamento dispone:

«El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa del estrecho nexo existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia.»

6        El artículo 2, apartado 1, del mismo Reglamento se encuentra en la sección 1, titulada «Disposiciones generales», del capítulo II, «Competencia». Dicho artículo establece:

«Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»

7        El artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, comprendido asimismo en la sección 1, dispone lo siguiente:

«Las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro en virtud de las reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo.»

8        A tenor del artículo 5, número 3, de dicho Reglamento, perteneciente a la sección 2 del capítulo II, titulada «Competencias especiales»:

«Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro:

[...]

3)      En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso.

[...]»

La Directiva 2008/95/CE

9        El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25), titulado «Derechos conferidos por la marca», tiene la siguiente redacción:

«La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a)      de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

[...]»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

10      Wintersteiger es una empresa establecida en Austria que fabrica y distribuye en todo el mundo máquinas para la puesta a punto de esquís y tablas de snowboard, con sus piezas de recambio y accesorios. Es titular de la marca austriaca «Wintersteiger» desde 1993.

11      Products 4U, domiciliada en Alemania, desarrolla y distribuye igualmente máquinas para la puesta a punto de esquís y tablas de snowboard. Además, vende accesorios para máquinas de otros fabricantes, en particular para las de Wintersteiger. Tales accesorios, que Products 4U denomina «Wintersteiger‑Zubehör» («accesorios Wintersteiger») no los fabrica ni los autoriza la demandante principal. Al igual que ésta, Products 4U ejerce su actividad en todo el mundo y también distribuye sus productos en Austria.

12      Desde el 1 de diciembre de 2008, Products 4U reservó la palabra clave («AdWord») «Wintersteiger» en el marco del sistema publicitario desarrollado por el prestador del servicio de referenciación en Internet Google. Como consecuencia de esta inscripción, limitada al dominio nacional de primer nivel alemán de Google, esto es, el sitio de Internet «google.de», el internauta que introducía la palabra clave «Wintersteiger» en el motor de búsqueda de ese servicio de referenciación obtenía, como primer resultado de la búsqueda, un enlace al sitio de Internet de Wintersteiger. No obstante, la introducción de ese mismo término de búsqueda hacía también aparecer, en la parte derecha de la pantalla, bajo la rúbrica «Anzeige» («Anuncio»), un anuncio publicitario de Products 4U. El texto de dicho anuncio llevaba por título, subrayado y en color azul, «Skiwerkstattzubehör» («Accesorios para talleres de reparación de esquís»). Incluía, además, en dos líneas, las palabras «Ski und Snowboardmaschinen» («Máquinas para esquís y tablas de snowboard») y «Wartung und Reparatur» («Mantenimiento y reparación»). En la última línea de este mismo anuncio se indicaba, en letras verdes, la dirección de Internet de Products 4U. Al hacer clic en el título «Skiwerkstattzubehör» («Accesorios para talleres de reparación de esquís»), el usuario era dirigido a la oferta de «Wintersteiger‑Zubehör» («Accesorios Wintersteiger») contenida en el sitio de Internet de Products 4U. El anuncio publicitario en el sitio «google.de» no aclaraba en absoluto que no existía vínculo económico alguno entre Wintersteiger y Products 4U. Por otra parte, esta última empresa no insertó ningún anuncio publicitario vinculado al término de búsqueda «Wintersteiger» en el dominio nacional de primer nivel austriaco de Google, esto es, en el sitio de Internet «google.at».

13      Afirmando que, mediante el anuncio insertado en el sitio «google.de», Products 4U vulneraba su marca austriaca, Wintersteiger ejercitó una acción de cesación ante los tribunales austriacos. En cuanto a la competencia de éstos para conocer de su demanda, Wintersteiger se basó en el artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001. Alegó, en efecto, que el sitio «google.de» podía igualmente consultarse en Austria y que dicho servicio de búsqueda se presentaba en alemán.

14      Products 4U se opuso a la competencia internacional de los tribunales austriacos y, subsidiariamente, a la existencia de una vulneración de la marca Wintersteiger. Según dicha empresa, el sitio «google.de» se dirige exclusivamente a los usuarios alemanes, por lo que el anuncio controvertido estaba destinado exclusivamente a los clientes alemanes.

15      El órgano jurisdiccional de primera instancia consideró que aun cuando el sitio «google.de» pudiese consultarse en Austria por Internet, dado que Google ofrecía sus servicios mediante sitios de Internet que operaban bajo nombres de dominio nacionales de primer nivel, el sitio «google.de» únicamente iba dirigido a Alemania, de suerte que los tribunales austriacos no eran competentes para conocer de la demanda presentada por Wintersteiger. El órgano jurisdiccional de apelación, en cambio, afirmó su competencia internacional, pero consideró que Wintersteiger no ostentaba derecho alguno y, por tal motivo, desestimó su demanda.

16      El Oberster Gerichtshof, ante quien se interpuso recurso de casación, se plantea en el caso de autos la cuestión de en qué condiciones la publicidad hecha mediante la utilización de la marca austriaca Wintersteiger en un sitio de Internet que opera bajo un nombre de dominio nacional de primer nivel «.de» puede fundar la competencia de los órganos jurisdiccionales austriacos, con arreglo al artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001, para conocer de una acción de cesación del uso de una marca austriaca. En estas circunstancias, el Oberster Gerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      En caso de una supuesta vulneración de una marca del Estado del foro cometida por una persona residente en otro Estado miembro, consistente en el uso de una palabra clave (AdWord) idéntica a dicha marca en un motor de búsqueda por Internet que ofrece sus servicios en distintos dominios de primer nivel específicos para cada país, ¿debe interpretarse la expresión “lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso”, contenida en el artículo 5, número 3, del Reglamento [nº 44/2001], en el sentido de que

a)      la competencia únicamente está fundamentada si la palabra clave se utiliza en un sitio de Internet del motor de búsqueda cuyo dominio de primer nivel es el del Estado del foro;

b)      la competencia únicamente está fundamentada si el sitio de Internet del motor de búsqueda en el que se utiliza la palabra clave puede consultarse en el Estado del foro;

c)      la competencia depende del cumplimiento de otros requisitos además de la posibilidad de consultar el sitio de Internet?

2)      En caso de respuesta afirmativa a la [primera cuestión, letra c)]:

¿Según qué criterios debe determinarse si, al utilizar como Adword una marca del Estado del foro en un sitio de Internet del motor de búsqueda con un dominio de primer nivel específico para un país distinto al del Estado del foro, la competencia se fundamenta conforme al artículo 5, número 3, del Reglamento [nº 44/2001]?»

 Cuestiones prejudiciales

17      Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pretende averiguar, fundamentalmente, con arreglo a qué criterios debe determinarse, en virtud del artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001, la competencia judicial para conocer de un litigio relativo a una supuesta vulneración de una marca registrada en un Estado miembro como consecuencia del uso por un anunciante de una palabra clave idéntica a dicha marca en el sitio de Internet de un motor de búsqueda que opera bajo un dominio de primer nivel distinto al del Estado miembro en que está registrada la marca.

18      A este respecto, procede recordar de entrada que la regla de competencia especial establecida, como excepción al principio de competencia de los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado, en el artículo 5, número 3, del citado Reglamento se basa en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre la controversia y los órganos jurisdiccionales del lugar en que se ha producido el hecho dañoso, que justifica una atribución de competencia a dichos órganos jurisdiccionales por razones de buena administración de la justicia y de una sustanciación adecuada del proceso (sentencia de 25 de octubre de 2011, eDate Advertising y otros, C‑509/09 y C‑161/10, Rec. p. I‑0000, apartado 40).

19      Procede recordar asimismo que la expresión «lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso», que figura en el artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001, se refiere al mismo tiempo al lugar donde se ha producido el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los órganos jurisdiccionales de cualquiera de esos dos lugares (sentencia eDate Advertising y otros, antes citada, apartado 41 y jurisprudencia citada).

20      Ambos lugares pueden constituir una conexión relevante desde el punto de vista de la competencia judicial, dado que cada uno de ellos puede, según las circunstancias, proporcionar una indicación particularmente útil desde el punto de vista de la prueba y de la sustanciación del proceso (sentencia eDate Advertising y otros, antes citada, apartado 41 y jurisprudencia citada).

El lugar donde se ha producido el daño

21      Por lo que se refiere, en primer lugar, al lugar donde se ha producido el daño, el Tribunal de Justicia ya ha precisado que dicho lugar es aquel donde el hecho del que puede derivarse una responsabilidad delictual o cuasidelictual haya ocasionado un daño (sentencia de 16 de julio de 2009, Zuid-Chemie, C‑189/08, Rec. 2009 p. I‑6917, apartado 26).

22      Dentro del contexto de Internet, el Tribunal de Justicia ha precisado asimismo que, en caso de que se alegue una lesión de los derechos de la personalidad, la persona que se considere lesionada por contenidos publicados en un sitio de Internet puede ejercitar una acción de responsabilidad por la totalidad del daño causado ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se encuentra su centro de intereses (véase la sentencia eDate Advertising y otros, antes citada, apartado 52).

23      En efecto, como señaló el Tribunal de Justicia en dicha ocasión, el criterio del lugar en el que la persona lesionada tiene su centro de intereses es conforme con el objetivo de previsibilidad de la competencia judicial, puesto que permite, al mismo tiempo, al demandante determinar fácilmente el órgano jurisdiccional ante el cual puede ejercitar una acción y al demandado prever razonablemente ante qué órgano jurisdiccional puede ser demandado (sentencia eDate Advertising y otros, antes citada, apartado 50).

24      Ahora bien, como ha subrayado el Abogado General en el punto 20 de sus conclusiones, esta apreciación, hecha en el contexto particular de la lesión de los derechos de la personalidad, no puede extrapolarse a la determinación de la competencia judicial en materia de vulneración de derechos de propiedad industrial, como la que se alega en el procedimiento principal.

25      En efecto, a diferencia de la situación de una persona que considera lesionados sus derechos de la personalidad, protegidos en todos los Estados miembros, la protección otorgada por el registro de una marca nacional se limita, por principio, al territorio del Estado miembro de registro, de modo que, por regla general, su titular no puede invocar dicha protección fuera de ese territorio.

26      No obstante, la cuestión de si el uso, con fines publicitarios, de un signo idéntico a una marca nacional en un sitio de Internet que opera exclusivamente bajo un dominio nacional de primer nivel distinto al del Estado miembro de registro de dicha marca, vulnera efectivamente el derecho de marca, pertenece al ámbito del examen del recurso en cuanto al fondo, que el órgano jurisdiccional competente llevará a cabo a la luz del Derecho material aplicable.

27      En cuanto a la competencia para conocer de una acción por vulneración de una marca nacional en un supuesto como el del procedimiento principal, procede considerar que tanto el objetivo de previsibilidad como el de buena administración de justicia militan en favor de la atribución de competencia, atendiendo al criterio de la producción del daño, a los tribunales del Estado miembro en que se halla protegido el derecho en cuestión.

28      En efecto, son los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de registro de la marca en cuestión los que se encuentran en mejores condiciones para evaluar, habida cuenta de la interpretación de la Directiva 2008/95 realizada, entre otras, en las sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C‑236/08 a C‑238/08, Rec. p. I‑2417), y de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros (C‑324/09, Rec. p. I‑0000), si, en un supuesto como el del procedimiento principal, efectivamente se vulnera la marca nacional protegida. Dichos órganos jurisdiccionales están habilitados para conocer, por una parte, de la totalidad del daño supuestamente irrogado al titular del derecho protegido a consecuencia de la vulneración de ese derecho, y, por otra parte, de una acción encaminada a la cesación de cualquier vulneración de dicho derecho.

29      Procede, por lo tanto, considerar que un litigio relativo a la vulneración de una marca registrada en un Estado miembro como consecuencia del uso por un anunciante de una palabra clave idéntica a dicha marca en el sitio de Internet de un motor de búsqueda que opera bajo un dominio nacional de primer nivel de otro Estado miembro, puede someterse a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se encuentra registrada la marca.

El lugar del hecho causal

30      Por lo que respecta, en segundo lugar, al lugar del hecho causal de una supuesta vulneración de una marca nacional resultante de la utilización de una palabra clave idéntica a dicha marca en un motor de búsqueda que opere bajo un dominio nacional de primer nivel de otro Estado miembro, procede señalar que la limitación territorial de la protección de una marca nacional no excluye la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros distintos de aquel en que se encuentra registrada la marca.

31      Según jurisprudencia reiterada, las disposiciones del Reglamento nº 44/2001 deben interpretarse de manera autónoma, remitiéndose a su sistema y a sus objetivos (sentencia eDate Advertising y otros, antes citada, apartado 38 y jurisprudencia citada), entre los que se encuentran el objetivo de previsibilidad de la atribución de competencias y el de garantizar la buena administración de justicia y la adecuada sustanciación del proceso.

32      Es cierto que el lugar del hecho causal de un daño que se alega puede constituir una conexión significativa desde el punto de vista de la competencia judicial, ya que puede proporcionar una indicación particularmente útil en lo que respecta a la administración de la prueba y la sustanciación del proceso.

33      En un supuesto como el del procedimiento principal, la utilidad de la indicación que proporciona el lugar del hecho causal consiste sobre todo en la facilidad con que los órganos jurisdiccionales de dicho lugar pueden recoger pruebas relativas a dicho hecho.

34      En caso de que se alegue la vulneración de una marca nacional registrada en un Estado miembro como consecuencia de la exhibición, en el sitio de Internet de un motor de búsqueda, de un anuncio publicitario gracias a la utilización de una palabra clave idéntica a dicha marca, procede considerar como hecho causal no la exhibición de la publicidad en sí misma, sino el desencadenamiento, por el anunciante, del proceso técnico de exhibición, con arreglo a parámetros predeterminados, del anuncio que éste creó para su propia comunicación comercial.

35      En efecto, como ha señalado el Tribunal de Justicia en el marco de la interpretación de la Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, es el anunciante que selecciona la palabra clave idéntica a la marca quien la usa en el tráfico económico y no el prestador del servicio de referenciación (sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 52 y 58). El hecho generador de la eventual vulneración del derecho de marca reside, pues, en la conducta del anunciante que recurre al servicio de referenciación para su propia comunicación comercial.

36      Es cierto que el desencadenamiento del proceso técnico de exhibición por el anunciante se efectúa, al fin y al cabo, en un servidor perteneciente al explotador del motor de búsqueda utilizado por el anunciante. No obstante, habida cuenta del objetivo de previsibilidad al que deben orientarse las reglas de competencia, el lugar de establecimiento de dicho servidor, dada su incierta ubicación, no podría considerarse el lugar del hecho causal a efectos de la aplicación del artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001.

37      En cambio, por tratarse de un lugar cierto e identificable, tanto para el demandante como para el demandado, facilitando en consecuencia la administración de la prueba y la sustanciación del procedimiento, procede declarar que el lugar de establecimiento del anunciante es el lugar donde se decide el desencadenamiento del proceso de exhibición del anuncio.

38      De lo anterior se desprende que un litigio relativo a la supuesta vulneración de una marca registrada en un Estado miembro como consecuencia del uso, por un anunciante, de una palabra clave idéntica a dicha marca en el sitio de Internet de un motor de búsqueda que opera bajo un nombre de dominio nacional de primer nivel de otro Estado miembro puede asimismo someterse a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del lugar de establecimiento del anunciante.

39      A la vista del conjunto de consideraciones anteriores, el artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que un litigio relativo a la vulneración de una marca registrada en un Estado miembro como consecuencia del uso, por un anunciante, de una palabra clave idéntica a dicha marca en el sitio de Internet de un motor de búsqueda que opera bajo un dominio nacional de primer nivel de otro Estado miembro puede someterse, bien a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se encuentra registrada la marca, bien a los del Estado miembro del lugar de establecimiento del anunciante.

Costas

40      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

El artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que un litigio relativo a la vulneración de una marca registrada en un Estado miembro como consecuencia del uso, por un anunciante, de una palabra clave idéntica a dicha marca en el sitio de Internet de un motor de búsqueda que opera bajo un dominio nacional de primer nivel de otro Estado miembro puede someterse, bien a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se encuentra registrada la marca, bien a los del Estado miembro del lugar de establecimiento del anunciante.

Firmas

* Lengua de procedimiento: alemán.

Lugar y fecha

• 6, 7 y 8 de junio de 2012
• Facultad de Derecho, UBA
• Av. Figueroa Alcorta 2263, Buenos Aires, Argentina

Profesoras/es invitadas/os (entre otros/as):

• Christophe Geiger (Université de Strasbourg, Francia)
• Luiz Otávio Pimentel (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil)
• Luis Villarroel (Universidad Central de Chile)
• Alejandra Aoun (CEIDIE-UBA)
• Salvador Bergel (CEIDIE-UBA)
• Eduardo Bertoni (UBA)
• Carlos Correa (CEIDIE-UBA)
• Guillermo Cabanellas (UdeSA)
• Delia Lipszyc (CEIDIE-UBA)
• Rubén Romano (Universidad Nacional del Litoral)

Ejes Temáticos

1. El acceso a la cultura, a la educación y a la información a través de Internet: a) La Propiedad Intelectual y el Desarrollo; b) El derecho a la cultura, a la educación, a la información y el derecho de autor. Relaciones y equilibrios; c) Nuevas licencias (Software libre, Software open source, Creative Commons); d) El derecho de autor y el dominio público.

2. La normativa del Derecho de Autor en la Argentina: a) El sistema de excepciones y limitaciones; b) El acceso a la obra protegida con fines académicos o de investigación; c) Consideración de modificaciones legislativas en el derecho comparado; d) Tratado para no videntes y bibliotecas.

3. Propiedad Intelectual, políticas de I+D y Universidad: a) El papel de la Universidad en la generación de bienes públicos; b) Titularidad de los DPI sobre los desarrollos generados en el ámbito de la Universidad; c) Gestión de los desarrollos alcanzados en la Universidad: Divulgación, protección, comercialización; d) Las Oficinas de Transferencia de Tecnología en la Universidad.

Convocatoria para la presentación de ponencias

Se encuentra abierta la convocatoria de ponencias hasta el 30 de abril de 2012. Las ponencias (en español o portugués) pueden versar sobre cualquiera de los tres ejes temáticos del Seminario.

Reglamento de Ponencias

Ficha de inscripción |

Más información: ceidie@derecho.uba.ar e investigacion@derecho.uba.ar

http://www.derecho.uba.ar/investigacion/piac

Google acaba de ser condenada en Australia por ofrecer anuncios que, según el veredicto del jurado, eran “falsos y engañosos.” El Tribunal Federal de Australia hará que el gigante de Mountain View pague las costas del juicio que corrija su conducta de publicar anuncios que aparentemente apuntan al miamo sitio web que se ha buscado en lugar de a su compentencia directa. El caso fue impulsado por la oficina de competencia australiana.

Los casos concretos denunciados son los siguientes. En un anuncio que ponía “Honda.com.au” se llegaba a la página de CarSales en lugar de a la web del fabricante japonés. En el caso  “Alpha Dog Training”, dedicado al entrenamiento de perros, se llegaba a su competencia. También sucedía lo mismo con los término “The Dog Trainer” y “Just 4x4s Magazine”.

Tanto en 2006 como en 2007 Google ya tuvo que dar explicaciones a una comisión judicial australiana sobre los anuncios relacionados con el término “car sales” (venta de coches). Google se ha limitado a una declaración oficial: “Estamos decepcionados por una decisión que nos hace responsables del contenido de unos anuncios. Google AdWords es una plataforma que hospeda anuncios y pensamos que los anunciantes deben ser responsables de su uso. Estamos comprometidos en seguir dando un servicio que beneficie tanto al cliente como al usuario”.

En Francia, cuando se alertaron de estas prácticas decidieron tomar medidas. En el país vecino no se está permitida la compra de anucios con palabras que incluyan el nombre de la competencia directa. De este modo, se evita la confusión.

En España el caso más sonado fue el de Naranjas Lola. En 2008, su fundador, Fernando Aparici explicaba en una entrevista en EL PAÍS la situación: “Mi mujer se llama Lola y tenemos el nombre patentado, pero Google se aprovecha para vender enlaces patrocinados cuando un internauta teclea en el buscador Naranjas Lola y facilitan otras direcciones”. Un año después seguían los problemas: “¿Verdad que no es lógico que uno tenga que hacer publicidad para que no se anuncien otros en las búsquedas de mi propio nombre?”. Llegó a pagar 1.500 euros al mes para no perder clics. Según sus cálculos “Google debe ingresar alrededor de 10.000 euros mensuales aprovechándose del gancho de mi marca”.

Fuente diario el Pais del 6 de abriel de 2012

FALLO online en SCRBID

Dov Klein es un cirjano plástico famoso en Israel que tiene su propia clínica. Un competidor, la clínica denominada Proportion, usó la palabra clave “DOV KLEIN” en una campaña de pblicidad para su negocio y su sitio de Inernet, de modo que cada vez que se tipeaba su nombre aparecía publicidad del competidor.
El Dr. Klein demandó al competidor “Proportion” y a Google con varios fundamentos incluyendo entre otros “passing off”, enriquecimiento ilícito y violación a la privacidad (right of publicity).

Inicialmente se rechazó un pedido de Google de rechazar la demnada, bajo el argumento de que la actividad de los demandados podría implicar un ato de enriquecimiento ilícito. El juicio siguió su curso y en la decisión final adoptada a finales de 2011, se hizo lugar a la demanda bajo otro argumento: violación a la privacidad. La corte basó su decisión la Ley de Privacidad vigente en Israel, que dispone que el uso del nombre o imagen de una persona con la finalidad de obtener un beneficio financiero constituye una violación a la privacidad del actor. El fundamento del fallo fue en definitiva la apropiación ilegal por parte de la demandada de un “intangible” de la actora que es su propio nombre y que en el derecho de Estados Unidos se conocomo como el “right of publicity” (aunque el tribunal israeli no utilizó esa terminología). El right of publicity es una mezcla del derecho a la persoanlidad y el derecho a la propiedad intelectual: la imagen, el nombre (como fue en este caso) o la apariencia de una persona famosa tiene un valor comercial y funciona como una especie de marca ,aunque no lo haya registrado como tal.

Casos anteirores de la Corte Suprema de israel había basado el right of publicity en la doctrina del enriquecimiento ilicito pero no en la ley de privacidad. En definitiva el fallo terminó tutelando el valor comercial del nombre de la actora “Dr. Klein” y evitando que lo usara un competidor en internet para generar publicidad no autorizada. Se trata de una variante mas de los casos en que se prohibe el uso de marca de un competidor para generar enlaces patrocinados mediante Adwords.

Fuente: INTA Bulletin, January 1, 2012  Vol. 67  No. 1, ISRAEL: Keyword Advertising Prohibited Based on Privacy Law por Eran Liss y Dan Adin.

de 9 de febrero de 2012 (*)

«Procedimiento prejudicial – Aproximación de las legislaciones – Propiedad intelectual – Derechos de autor y derechos afines – Directivas 93/83/CEE, 2001/29/CE, 2006/115/CE y 2006/116/CE – Reparto de los derechos de explotación de una obra cinematográfica por acuerdo contractual entre el director principal y el productor de la obra – Normativa nacional que atribuye esos derechos, exclusivamente y de pleno derecho, al productor de la película – Posibilidad de excluir la aplicación de dicha norma por acuerdo entre las partes – Derechos de remuneración consiguientes»

En el asunto C‑277/10,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial en virtud del artículo 267 TFUE, presentada por el Handelsgericht Wien (Austria), mediante resolución de 17 de mayo de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de junio de 2010, en el procedimiento entre

Martin Luksan

y

Petrus van der Let,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y el Sr. J. Malenovský (Ponente), la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. G. Arestis y T. von Danwitz, Jueces;

Abogado General: Sra. V. Trstenjak;

Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 5 de mayo de 2011;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre del Sr. Luksan, por el Sr. M. Walter, Rechtsanwalt;

–        en nombre del Sr. van der Let, por la Sra. Z. van der Let-Vangelatou, Rechtsanwältin;

–        en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. C. Pesendorfer, en calidad de agente;

–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. N. Díaz Abad, en calidad de agente;

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Samnadda y el Sr. F.W. Bulst, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de septiembre de 2011;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de:

–      los artículos 2 y 4 de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346, p. 61);

–      los artículos 1 y 2 de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (DO L 248, p. 15);

–      el artículo 2 de la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO L 290, p. 9), y

–      los artículos 2, 3 y 5 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10).

2        Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el director principal de un documental, el Sr. Luksan, y el productor de ese documental, el Sr. van der Let, relativo a la ejecución del contrato mediante el que el primero cedió supuestamente al segundo sus derechos de autor y determinados derechos de explotación de dicho documental.

Marco jurídico

Derecho internacional

Convenio de Berna

3        El artículo 14 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París de 24 de julio de 1971), en su versión modificada el 28 de septiembre de 1979 (en lo sucesivo, «Convenio de Berna»), dispone:

«1)      Sin perjuicio de los derechos del autor de las obras que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, la obra cinematográfica se protege como obra original. El titular del derecho de autor sobre la obra cinematográfica gozará de los mismos derechos que el autor de una obra original, comprendidos los derechos a los que se refiere el artículo anterior.

2)

a)      La determinación de los titulares del derecho de autor sobre la obra cinematográfica queda reservada a la legislación del país en que la protección se reclame.

b)      Sin embargo, en los países de la Unión en que la legislación reconoce entre estos titulares a los autores de las contribuciones aportadas a la realización de la obra cinematográfica, éstos, una vez que se han comprometido a aportar tales contribuciones, no podrán, salvo estipulación en contrario o particular, oponerse a la reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por hilo al público, radiodifusión, comunicación al público, subtitulado y doblaje de los textos, de la obra cinematográfica.

c)      Para determinar si la forma del compromiso referido más arriba debe, por aplicación del apartado b) anterior, establecerse o no en contrato escrito o en un acto escrito equivalente, se estará a lo que disponga la legislación del país de la Unión en que el productor de la obra cinematográfica tenga su sede o su residencia habitual. En todo caso, queda reservada a la legislación del país de la Unión en que la protección se reclame, la facultad de establecer que este compromiso conste en contrato escrito o un acto escrito equivalente. Los países que hagan uso de esta facultad deberán notificarlo al Director General mediante una declaración escrita que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión.

d)      Por “estipulación en contrario o particular” se entenderá toda condición restrictiva que pueda resultar de dicho compromiso.

(3)      A menos que la legislación nacional no disponga otra cosa, las disposiciones del apartado 2) b) anterior no serán aplicables a los autores de los guiones, diálogos y obras musicales creados para la realización de la obra cinematográfica, ni al realizador principal de ésta. Sin embargo, los países de la Unión cuya legislación no contenga disposiciones que establezcan la aplicación del [apartado] 2) b) citado a dicho realizador deberán notificarlo al Director General mediante declaración escrita que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión.»

El Tratado de la OMPI sobre derecho de autor

4        La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) adoptó en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor. Dicho Tratado fue aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2000/278/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2000 (DO L 89, p. 6).

5        El Tratado de la OMPI sobre derecho de autor establece en su artículo 1, apartado 4, que las partes contratantes darán cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna.

Derecho de la Unión

Directiva 93/83

6        El artículo 1, apartado 5, de la Directiva 93/83, dispone:

«A efectos de la presente Directiva, el director principal de una obra cinematográfica o audiovisual se considerará como su autor o uno de sus autores. Los Estados miembros podrán disponer el reconocimiento de otros coautores.»

7        El capítulo II de dicha Directiva, rubricado «Radiodifusión vía satélite», incluye el artículo 2 que, bajo la rúbrica «Derecho de emisión», establece:

«Salvo lo dispuesto en el presente capítulo, los Estados miembros reconocerán a los autores el derecho exclusivo de autorizar la comunicación al público vía satélite de obras protegidas por derechos de autor.»

Directiva 2001/29

8        Los considerandos quinto, noveno a undécimo, vigésimo, trigésimo primero y trigésimo quinto de la Directiva 2001/29 tienen el siguiente tenor:

«(5)      El desarrollo tecnológico ha multiplicado y diversificado los vectores de creación, producción y explotación. Si bien la protección de la propiedad intelectual no requiere que se definan nuevos conceptos, las actuales normativas en materia de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor deben adaptarse y completarse para responder adecuadamente a realidades económicas tales como las nuevas formas de explotación.

[...]

(9)      Toda armonización de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor debe basarse en un elevado nivel de protección, dado que tales derechos son primordiales para la creación intelectual. Su protección contribuye a preservar y desarrollar la creatividad en interés de los autores, los intérpretes, los productores, los consumidores, la cultura, la industria y el público en general. Por lo tanto, la propiedad intelectual ha sido reconocida como una parte integrante del derecho de propiedad.

(10)      Para que los autores y los intérpretes puedan continuar su labor creativa y artística, deben recibir una compensación adecuada por el uso de su obra, al igual que los productores, para poder financiar esta labor. La inversión necesaria para elaborar productos tales como fonogramas, películas o productos multimedia, y servicios tales como los servicios “a la carta”, es considerable. Es indispensable una protección jurídica adecuada de los derechos de propiedad intelectual para garantizar la disponibilidad de tal compensación y ofrecer la oportunidad de obtener un rendimiento satisfactorio de tal inversión.

(11)      Un sistema eficaz y riguroso de protección de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor constituye uno de los instrumentos fundamentales para asegurar a la creación y a la producción cultural europea los recursos necesarios y para garantizar autonomía y dignidad a los creadores e intérpretes.

[...]

(20)      La presente Directiva se basa en principios y normas ya establecidos por las Directivas vigentes en la materia, en particular [la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 122, p. 42), según su modificación por la Directiva 93/98; la Directiva 92/100, en su versión modificada por la Directiva 93/98; la Directiva 93/83, la Directiva 93/98 y la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77, p. 20)], y los desarrolla e integra en la perspectiva de la sociedad de la información. Las disposiciones de la presente Directiva deben entenderse sin perjuicio de las disposiciones de dichas Directivas, salvo disposición en contrario de la presente Directiva.

[...]

(31)      Debe garantizarse un justo equilibrio entre los derechos e intereses de las diferentes categorías de titulares de derechos, así como entre las distintas categorías de titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas. [...]

[...]

(35)      En determinados casos de excepciones o limitaciones, los titulares de los derechos deberían recibir una compensación equitativa para recompensarles adecuadamente por el uso que se haya hecho de sus obras o prestaciones protegidas. A la hora de determinar la forma, las modalidades y la posible cuantía de esa compensación equitativa, deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso concreto. Un criterio útil para evaluar estas circunstancias sería el posible daño que el acto en cuestión haya causado a los titulares de los derechos. [...]»

9        El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2001/29 establece:

«Salvo en los casos mencionados en el artículo 11, la presente Directiva dejará intactas y no afectará en modo alguno las disposiciones comunitarias vigentes relacionadas con:

[...]

b)      el derecho de alquiler, el derecho de préstamo y determinados derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual;

c)      los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor aplicables a la radiodifusión de programas vía satélite y la retransmisión por cable;

d)      la duración de la protección de los derechos de autor y determinados derechos afines a los derechos de autor;

[...]»

10      El artículo 2 de dicha Directiva, rubricado «Derecho de reproducción», dispone:

«Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte:

a)      a los autores, de sus obras;

b)      a los artistas, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus actuaciones;

c)      a los productores de fonogramas, de sus fonogramas;

d)      a los productores de las primeras fijaciones de películas, del original y las copias de sus películas;

e)      a los organismos de radiodifusión, de las fijaciones de sus emisiones, con independencia de que éstas se transmitan por procedimientos alámbricos o inalámbricos, inclusive por cable o satélite.»

11      El artículo 3 de la misma Directiva, rubricado «Derecho de comunicación al público de obras y derecho de poner a disposición del público prestaciones protegidas», dispone:

«1.      Los Estados miembros establecerán en favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.

2.      Los Estados miembros concederán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la puesta a disposición del público, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que elija:

a)      a los artistas, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus actuaciones;

b)      a los productores de fonogramas, de sus fonogramas;

c)      a los productores de las primeras fijaciones de películas, del original y las copias de sus películas;

d)      a los organismos de radiodifusión, de las fijaciones de sus emisiones, con independencia de que éstas se transmitan por procedimientos alámbricos o inalámbricos, inclusive por cable o satélite.

3.      Ningún acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público con arreglo al presente artículo podrá dar lugar al agotamiento de los derechos a que se refieren los apartados 1 y 2.»

12      Bajo la rúbrica «Excepciones y limitaciones», el artículo 5, apartados 2, letra b), y 5, de dicha Directiva prevé:

«2.      Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos:

[...]

b)      en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6;

[...]

5.      Las excepciones y limitaciones contempladas en los apartados 1, 2, 3 y 4 únicamente se aplicarán en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho.»

Directiva 2006/115/CE

13      La Directiva 92/100 fue derogada por la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 376, p. 28). Esta última codificó y recogió en términos análogos las disposiciones de la Directiva 92/100. Habida cuenta del tiempo en que se produjeron los hechos del litigio principal (marzo de 2008), la Directiva 2006/115 es aplicable ratione temporis, por lo que el Tribunal de Justicia examinará las cuestiones planteadas por el tribunal remitente a la luz de esta Directiva.

14      Los considerandos quinto y duodécimo de la Directiva 2006/115 tienen el siguiente tenor:

«(5)      El esfuerzo creativo y artístico de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes exige unos ingresos suficientes que sirvan de base a nuevos trabajos creativos y artísticos y […] las inversiones necesarias, en particular, para la producción de fonogramas y películas son especialmente cuantiosas y aleatorias. Sólo una protección jurídica adecuada de los titulares de derechos permite garantizar eficazmente dichos ingresos y amortizar dichas inversiones.

[...]

(12)      Es necesario establecer un régimen que garantice de manera irrenunciable una remuneración equitativa para autores y artistas intérpretes y ejecutantes, quienes deberán tener la posibilidad de confiar la administración de este derecho a entidades de gestión colectiva que los representen.»

15      El artículo 2, apartado 2, de dicha Directiva dispone:

«Se considerará “autor o coautor” al director principal de una obra cinematográfica o audiovisual. Los Estados miembros podrán atribuir la condición de coautores a otras personas.»

16      A tenor del artículo 3 de dicha Directiva, rubricada «Titulares y objeto del derecho de alquiler y préstamo»:

«1.      El derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler o el préstamo corresponderá:

a)      al autor, respecto del original y de las copias de sus obras;

b)      al artista intérprete o ejecutante, respecto de las fijaciones de sus actuaciones;

c)      al productor de fonogramas, respecto de sus fonogramas;

d)      al productor de la primera fijación de una película respecto del original y de las copias de sus películas.

[...]

4.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6, cuando los artistas intérpretes o ejecutantes celebren individual o colectivamente con un productor de películas contratos relativos a la producción de películas, se presumirá que, salvo pacto en contrario en el contrato y salvo lo dispuesto en el artículo 5, han transferido sus derechos de alquiler.

5.      Los Estados miembros podrán establecer, respecto de los autores, una presunción similar a la prevista en el apartado 4.

[...]»

17      El artículo 5, apartados 1 y 2, de esta misma Directiva establece, bajo la rúbrica «Derecho irrenunciable a una remuneración equitativa»:

«1.      Cuando un autor o un artista intérprete o ejecutante haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o de películas su derecho de alquiler respecto de un fonograma o un original o una copia de una película, el autor o el artista intérprete o ejecutante conservará el derecho de obtener por el alquiler una remuneración equitativa.

2.      El derecho a obtener una remuneración equitativa a cambio del alquiler por parte de los autores o artistas intérpretes o ejecutantes será irrenunciable.»

Directiva 2006/116/CE

18      La Directiva 93/98 fue derogada por la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO L 372, p. 12). Esta última codificó y recogió en términos análogos las disposiciones de la Directiva 93/98. Habida cuenta del tiempo en que se produjeron los hechos del litigio principal (marzo de 2008), la Directiva 2006/116 es aplicable ratione temporis, por lo que el Tribunal de Justicia examinará las cuestiones planteadas por el tribunal remitente a la luz de esta Directiva.

19      A tenor del quinto considerando de la Directiva 2006/116:

«Las disposiciones de la presente Directiva no deben afectar a la aplicación por parte de los Estados miembros de las disposiciones de las letras b), c) y d) del apartado 2 del artículo 14 bis y del apartado 3 de dicho artículo del Convenio de Berna.»

20      El artículo 2 de dicha Directiva dispone, bajo la rúbrica «Obras cinematográficas o audiovisuales»:

«1.      Se considerará autor o coautor al director principal de una obra cinematográfica o audiovisual. Los Estados miembros podrán designar a otros coautores.

2.      El plazo de protección de una obra cinematográfica o audiovisual expirará setenta años después de la muerte de la última de las siguientes personas que hayan sobrevivido, tanto si han sido designados coautores como si no: el director principal, el autor del guión, el autor de los diálogos y el compositor de la banda sonora específicamente compuesta para la obra cinematográfica o audiovisual.»

Derecho nacional

21      El artículo 38, apartado 1, de la Ley relativa a los derechos de autor (Urheberrechtsgesetz, BGBl. 111/1936, en su versión modificada por la Ley federal publicada en el Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich I, 58/2010; en lo sucesivo, «UrhG») dispone:

«Los derechos de explotación de obras cinematográficas producidas de manera profesional corresponden al titular de la empresa (productor de la película) [...]. Los derechos legales de remuneración del autor corresponden al productor y al autor por mitad, siempre que no sean irrenunciables y el productor no haya llegado a un acuerdo distinto con el autor [...]».

22      El artículo 42b, apartado 1, de la UrhG establece:

«Si, por la naturaleza de una obra emitida por radiodifusión, puesta a disposición del público o fijada con fines comerciales en un soporte de imagen o de sonido, es previsible que sea reproducida mediante su fijación en un soporte de imagen o sonido con arreglo al artículo 42, apartados 2 a 7, para uso propio o privado, el autor tendrá derecho a una remuneración equitativa (remuneración de las reproducciones efectuadas en soportes de registro) cada vez que se comercialicen productos de soporte en el territorio nacional; se entenderá por productos de soporte los soportes vírgenes de imagen o sonido apropiados para dichas reproducciones, así como otros soportes de imagen o sonido destinados a ello.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

23      El demandante en el litigio principal, el Sr. Luksan, es el guionista y el director principal de una película documental titulada «Fotos von der Front» (Fotos del frente), acerca de la fotografía de guerra alemana durante la Segunda Guerra Mundial. No se discute que esa película documental, que presenta de manera crítica la ambivalencia de la fotografía de guerra, es una obra cinematográfica, protegida en cuanto tal como obra original.

24      El demandado en el litigio principal, el Sr. van der Let, produce comercialmente obras cinematográficas y otras obras audiovisuales.

25      En marzo de 2008 las partes celebraron un «contrato de dirección y autoría» (contrato de producción audiovisual) que precisaba que el Sr. Luksan era el guionista y director principal de la película y que el Sr. van der Let la produciría y explotaría. En virtud de ese contrato el Sr. Luksan cedió al Sr. van der Let todos sus derechos de autor y/o derechos afines sobre dicha película. No obstante, esa cesión excluía expresamente algunas formas de explotación, a saber, la puesta a disposición del público en redes digitales y la difusión a través de «closed-circuit television» y de «pay TV», es decir, la difusión (codificada) en circuitos cerrados de usuarios, a cambio del pago de un precio separado.

26      Además, el contrato no contenía ninguna estipulación expresa sobre los derechos legales de remuneración, como la remuneración por las reproducciones efectuadas en soportes de registro prevista en el artículo 42b de la UrhG («Leerkassettenvergütung», literalmente «remuneración por cintas vírgenes»),

27      El litigio principal nace del hecho de que el productor, el Sr. van der Let, puso la película a disposición del público en Internet y cedió a tal efecto los derechos a Movieeurope.com. De esa manera la película podía ser descargada a partir de ese sitio Internet, en forma de «video on demand». El productor también hizo accesible el trailer de la película en Internet a través de «You Tube» y cedió los derechos de «pay TV» a «Scandinavia TV».

28      En esas circunstancias el director, el Sr. Luksan, demandó al productor, el Sr. van der Let, ante el tribunal remitente. El demandante alega que, teniendo en cuenta las formas de explotación que le reserva el contrato (el derecho de difusión en circuitos cerrados de usuarios a través de «video on demand» y de «pay TV»), la explotación que ha realizado el productor de la película objeto del litigio principal constituye una infracción de dicho contrato y de sus derechos de autor.

29      Frente a esas alegaciones el Sr. van der Let afirma que, en virtud de la «cesión legal» prevista por el artículo 38, apartado 1, primera frase, de la UrhG, le corresponden, como productor de la película, la totalidad de los derechos exclusivos de explotación de ésta, y que los acuerdos que excluyen la aplicación de esa regla, o una reserva con igual efecto, son nulos.

30      Además, el Sr. van der Let mantiene que los derechos legales de remuneración previstos por la UrhG, en particular la «remuneración de las reproducciones efectuadas en soportes de registro», están sujetos al mismo régimen que los derechos de explotación. En consecuencia, en virtud del contrato que le atribuyó la totalidad de los derechos de explotación de la película también le corresponde la totalidad de los derechos legales de remuneración. El Sr. van der Let alega en efecto que está legitimado para percibir no sólo la mitad de los derechos legales de remuneración conforme al artículo 38, apartado 1, segunda frase, de la UrhG, por su condición de productor, sino también la otra mitad de éstos que en principio corresponde al autor de la película (el Sr. Luksan, en cuanto director), con arreglo a ese mismo artículo. Aduce que está permitido un acuerdo que excluya la aplicación de esa norma legal.

31      El Sr. Luksan rebate esa tesis y solicita al tribunal remitente la declaración de que le corresponde la mitad de los derechos legales de remuneración.

32      Según indica el tribunal remitente, la doctrina y la jurisprudencia austriacas consideran que el artículo 38, apartado 1, primera frase, de la UrhG prevé la atribución originaria y directa de los derechos de explotación con carácter exclusivo al productor de la película, antes que una «cesión legal» o una presunción de transmisión de esos derechos. Con fundamento en esa interpretación del artículo 38, apartado 1, de la UrhG, incurren en nulidad los acuerdos que excluyan la aplicación de ese principio de atribución directa y originaria.

33      En lo que atañe a los derechos legales de remuneración, en especial la «remuneración de las reproducciones efectuadas en soportes de registro», el artículo 38, apartado 1, segunda frase, de la UrhG dispone que corresponden por mitad al productor y al autor de la película, aunque permite expresamente los acuerdos que excluyan la aplicación de ese principio, incluso respecto a la mitad correspondiente al autor de la película.

34      En esas circunstancias el tribunal remitente estima que el artículo 38, apartado 1, primera y segunda frases, de la UrhG, según lo interpretan en la actualidad la doctrina y la jurisprudencia austriacas, es contrario al Derecho de la Unión. Según dicho tribunal, una interpretación conforme con el Derecho de la Unión obligaría a considerar que el artículo 38, apartado 1, primera frase, de la UrhG establece una presunción iuris tantum de cesión. Además, al director principal le correspondería un derecho irrenunciable a una remuneración equitativa. En cuanto a los derechos legales de remuneración, el tribunal remitente indica que es cierto que el artículo 38, apartado 1, segunda frase, de la UrhG atribuye la mitad de ellos al autor de la película, lo que considera equitativo, pero entiende que la regla de reparto debería ser una norma imperativa.

35      El tribunal remitente desea poder determinar si las disposiciones pertinentes de la UrhG, que atribuyen ciertos derechos al productor con independencia de las estipulaciones contractuales, son aplicables tal como las han interpretado hasta la fecha los tribunales austriacos, o si es necesaria una interpretación contraria, y conforme con el Derecho de la Unión.

36      En esas circunstancias el Handelsgericht Wien decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      Las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor y derechos afines –en particular el artículo 2, apartados 2, 5 y 6, de la Directiva 92/100, el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 93/83 y el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 93/98, en relación con el artículo 4 de la Directiva 92/100, el artículo 2 de la Directiva 93/83 y los artículos 2, 3 y 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29–, ¿deben interpretarse en el sentido de que los derechos de explotación de la reproducción, la radiodifusión vía satélite y cualquier otra comunicación al público mediante la puesta a disposición, corresponden siempre de pleno derecho, de manera directa (originaria), al director principal de una obra cinematográfica o audiovisual, o a las otras personas a quienes los legisladores de los Estados miembros consideren también autores de la película, y de que no corresponden de manera directa (originaria) y exclusiva al productor de la película? ¿Son contrarias al Derecho de la Unión Europea las normas de los Estados miembros que, de pleno derecho, atribuyen al productor de la película los derechos de explotación con carácter directo (originario) y exclusivo?

2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

a)      Por lo que respecta a los derechos de explotación en el sentido [de la primera cuestión], que corresponden al director principal de una obra cinematográfica o audiovisual, o a las otras personas a quienes los legisladores de los Estados miembros consideren también autores de la película, ¿pueden los legisladores de los Estados miembros, con arreglo al Derecho de la Unión, establecer una presunción legal de cesión de derechos distintos del derecho de alquiler y préstamo al productor de la película y, en caso de respuesta afirmativa, han de observarse las condiciones previstas en el artículo 2, apartados 5 y 6, de la Directiva 92/100, en relación con el artículo 4 de la citada Directiva?

b)      ¿Debe aplicarse la titularidad originaria del director principal de una obra cinematográfica o audiovisual, o de las otras personas a quienes los legisladores de los Estados miembros consideren también autores de la película, al derecho a percibir una remuneración equitativa concedido por el legislador de un Estado miembro, como la remuneración de las reproducciones efectuadas en soportes de registro establecida por el artículo 42b, de la UrhG, o al derecho a una compensación equitativa en el sentido del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29?

3)      En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, letra b):

Por lo que respecta a los derechos de remuneración, en el sentido [de la segunda cuestión, letra b)], que corresponden al director principal de una obra cinematográfica o audiovisual, o a las otras personas a quienes los legisladores de los Estados miembros consideren también autores de la película, ¿pueden los legisladores de los Estados miembros establecer, de conformidad con el Derecho de la Unión, una presunción legal de cesión de tales derechos al productor de la película y, en caso de respuesta afirmativa, han de observarse las condiciones previstas en el artículo 2, apartados 5 y 6, de la Directiva 92/100, en relación con el artículo 4 de la citada Directiva?

4)      En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión:

¿Es compatible con las disposiciones antes citadas del Derecho de la Unión Europea en materia de derechos de autor y derechos afines el régimen previsto en una ley de un Estado miembro según el cual, si bien la mitad de los derechos legales de remuneración corresponde al director principal de una obra cinematográfica o audiovisual, o a las otras personas a quienes los legisladores de los Estados miembros consideren también autores de la película, estos derechos son disponibles, por lo que puede renunciarse a ellos?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión

37      Mediante su primera cuestión, el tribunal remitente pregunta en sustancia si las disposiciones de los artículos 1 y 2 de la Directiva 93/83, por una parte, y de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29, puestas en relación con los artículos 2 y 3 de la Directiva 2006/115 y el artículo 2 de la Directiva 2006/116, por otra parte, deben interpretarse en el sentido de que los derechos de explotación de la obra cinematográfica, como los que son objeto del litigio principal (derecho de radiodifusión vía satélite, derecho de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público mediante la puesta a disposición), corresponden de pleno derecho, directa y originariamente, al director principal, por su condición de autor de dicha obra. Ese tribunal pregunta por consiguiente si las disposiciones antes mencionadas se oponen a una legislación nacional que atribuye los derechos referidos, de pleno derecho y con carácter exclusivo, al productor de la referida obra.

38      Es preciso recordar con carácter previo que los diferentes derechos de explotación de la obra cinematográfica o audiovisual han sido regulados por varias Directivas. En primer término, el capítulo II de la Directiva 93/83 regula el derecho de radiodifusión vía satélite. En segundo término, los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29 regulan los derechos de reproducción y de comunicación al público mediante la puesta a disposición. Por último, los artículos 2 y 3 de la Directiva 2006/115 tienen por objeto los derechos de alquiler y de préstamo.

39      El artículo 1, apartado 5, de la Directiva 93/83 dispone que el director principal de una obra cinematográfica o audiovisual será considerado como su autor o uno de sus autores.

40      De igual forma, el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2006/115 dispone que se considerará autor o coautor al director principal de una obra cinematográfica o audiovisual.

41      En cambio, se ha de observar que la Directiva 2001/29 no ofrece ninguna indicación específica sobre el estatuto del director principal de la obra cinematográfica.

42      Siendo así, se suscita en primer lugar la cuestión de determinar cuál es la posición del director principal de la obra cinematográfica en relación con los derechos de explotación regulados por la Directiva 2001/29.

43      Acerca de ello, del vigésimo considerando de la Directiva 2001/29 resulta que ésta se basa en principios y normas ya establecidos por las Directivas vigentes en la materia, en particular las Directivas 92/100, sobre los derechos de alquiler y préstamo (actualmente Directiva 2006/115), y 93/98, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor (actualmente Directiva 2006/116). En el referido considerando se manifiesta que la Directiva 2001/29 desarrolla esos principios y normas y los integra en la perspectiva de la sociedad de la información. Por tanto, las disposiciones de la Directiva 2001/29 deben aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en esas dos últimas Directivas, excepto si la Directiva 2001/29 dispone lo contrario (véase en ese sentido la sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros, C‑403/08 y C‑429/08, Rec. p. I‑0000, apartados 187 y 188).

44      Pues bien, el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2006/116 enuncia bajo el título «Obras cinematográficas o audiovisuales» la norma general de que se considerará autor o coautor al director principal de una obra cinematográfica o audiovisual, pudiendo los Estados miembros designar a otros coautores.

45      Así pues, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que, con independencia de cualquier norma del Derecho nacional, el director principal de la obra cinematográfica disfruta en cualquier caso, a diferencia de los demás autores de dicha obra, del estatuto de autor en virtud de la Directiva 2006/116.

46      Por otro lado, el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2006/116 establece el plazo de protección de una obra cinematográfica o audiovisual. Esa disposición exige necesariamente que dicha obra, en especial los derechos del autor o de los coautores de ella, y en particular los del director principal, sea protegida jurídicamente de forma efectiva.

47      Dado que la Directiva 2001/29 no establece lo contrario y que sus disposiciones deben aplicarse sin perjuicio de las de la Directiva 2006/116 y de la Directiva 2006/115, en especial de su artículo 2, apartado 2, los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29 deben interpretarse de tal forma que se garanticen los derechos de autor del director principal de la obra cinematográfica que enuncian esos artículos.

48      De lo antes expuesto se deduce que, en relación con el conjunto de los derechos de explotación referidos, incluidos los que regula la Directiva 2001/29, se considera al director principal de la obra cinematográfica como el autor o uno de los autores de ésta.

49      En segundo lugar, hay que determinar si los derechos de explotación de la obra cinematográfica, como los que son objeto del litigio principal (derecho de radiodifusión vía satélite, derecho de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público mediante la puesta a disposición), corresponden de pleno derecho, directa y originariamente, al director principal de esa obra, como autor de ella, o si en su caso esos derechos pueden corresponder directa, originaria y exclusivamente al productor de dicha obra.

50      En lo que atañe al derecho de radiodifusión vía satélite, el artículo 2 de la Directiva 93/83 reconoce el derecho exclusivo de los autores a autorizar la comunicación al público vía satélite de obras protegidas por derechos de autor.

51      El artículo 2 de la Directiva 2001/29 reconoce como titulares del derecho de reproducción a los autores respecto a sus obras, y a los productores de las primeras fijaciones de películas respecto al original y las copias de sus películas.

52      De igual modo, el artículo 3 de la Directiva 2001/29 establece el derecho de comunicación de obras mediante su puesta a disposición del público a favor de los autores respecto a sus obras, y a favor de los productores de las primeras fijaciones de películas respecto al original y a las copias de sus películas.

53      Así pues, las disposiciones aludidas en los tres apartados anteriores atribuyen con carácter originario al director principal, por su condición de autor, los derechos de explotación de la obra cinematográfica que son objeto del litigio principal.

54      No obstante esas disposiciones de Derecho derivado, en sus observaciones presentadas al Tribunal de Justicia el Gobierno austriaco invoca las normas relacionadas entre sí de los apartados 2, letra b), y 3 del artículo 14 bis del Convenio de Berna, referido a las obras cinematográficas, que, según afirma, le autorizan para atribuir exclusivamente esos mismos derechos al productor de la obra.

55      De esas normas, entendidas conjuntamente, resulta en efecto que se permite, con carácter de excepción, que una legislación nacional deniegue al director principal algunos derechos de explotación de la obra cinematográfica, como, en particular, el derecho de reproducción y el derecho de comunicación al público.

56      Acerca de ello, es preciso recordar en primer término que todos los Estados miembros de la Unión se han adherido al Convenio de Berna, algunos de ellos con anterioridad al 1 de enero de 1958, y otros antes de la fecha de su adhesión a la Unión.

57      Se debe señalar que el artículo 14 bis del Convenio de Berna, referido a las obras cinematográficas, fue introducido a raíz de las revisiones del Convenio adoptadas en Bruselas, en 1948, y después en Estocolmo, en 1967.

58      Así pues, el Convenio de Berna tiene las características de un convenio internacional en el sentido del artículo 351 TFUE, a tenor del cual las disposiciones de los Tratados no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados, con anterioridad al 1 de enero de 1958 o, para los Estados que se hayan adherido, con anterioridad a la fecha de su adhesión, entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra.

59      En segundo término, se ha de señalar que la Unión, aun no siendo parte contratante del Convenio de Berna, está no obstante obligada, en virtud del artículo 1, apartado 4, del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor, del que sí es parte, que forma parte de su ordenamiento jurídico y que la Directiva 2001/29 pretende aplicar, a dar cumplimiento a los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (véase en ese sentido la sentencia Football Association Premier League y otros, antes citada, apartado 189, y la jurisprudencia citada). Por consiguiente, la Unión está obligada a dar cumplimiento al artículo 14 bis del Convenio de Berna.

60      Siendo así, se suscita la cuestión de determinar si las disposiciones de las Directivas 93/83 y 2001/29 aludidas en los apartados 50 a 52 de la presente sentencia deben interpretarse, atendiendo al artículo 1, apartado 4, del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor, en el sentido de que en su legislación nacional un Estado miembro puede, con fundamento en el artículo 14 bis del Convenio de Berna e invocando la facultad que ese artículo convencional le confiere, denegar al director principal los derechos de explotación de la obra cinematográfica que son objeto del litigio principal.

61      Ante todo, es oportuno recordar que la disposición del artículo 351 TFUE, párrafo primero, tiene por objeto precisar, conforme a los principios del Derecho internacional, que la aplicación del Tratado no afecta al compromiso del Estado miembro de que se trate de respetar los derechos de los terceros Estados que resultan de un convenio anterior a su adhesión y de cumplir sus obligaciones correspondientes (véanse las sentencias de 28 de marzo de 1995, Evans Medical y Macfarlan Smith, C‑324/93, Rec. p. I‑563, apartado 27, y de 14 de enero de 1997, Centro-Com, C‑124/95, Rec. p. I‑81, apartado 56).

62      No obstante, cuando un convenio internacional permite a un Estado miembro adoptar una medida que resulta contraria al Derecho de la Unión, pero sin obligarle a ello, el Estado miembro debe abstenerse de adoptar tal medida (véanse en ese sentido las sentencias antes citadas Evans Medical y Macfarlan Smith, apartado 32, y Centro-Com, apartado 60).

63      Esa jurisprudencia debe aplicarse también, mutatis mutandis, cuando, a raíz de la evolución del Derecho de la Unión, una medida legislativa adoptada por un Estado miembro conforme a una facultad ofrecida por un convenio internacional anterior deviene contraria al Derecho de la Unión. En tal situación el Estado miembro interesado no puede invocar dicho convenio para liberarse de las obligaciones nacidas posteriormente del Derecho de la Unión.

64      Pues bien, al disponer que se considera autor de una obra cinematográfica, o uno de sus autores, al director principal de ésta, el legislador de la Unión ha ejercido las competencias de la Unión en materia de propiedad intelectual. Siendo así, los Estados miembros ya no son competentes para adoptar disposiciones que pongan en cuestión esa normativa de la Unión. En consecuencia, ya no pueden invocar la facultad concedida por el artículo 14 bis del Convenio de Berna.

65      Hay que constatar seguidamente que una medida legislativa como la descrita en el apartado 60 de la presente sentencia no es compatible con el objetivo pretendido por la Directiva 2001/29.

66      En efecto, del noveno considerando de la Directiva 2001/29, la cual regula en particular los derechos de reproducción y de comunicación al público, resulta que el legislador de la Unión, estimando que la protección de los derechos de autor es primordial para la creación intelectual, ha querido garantizar a los autores un elevado nivel de protección. Por lo tanto, la propiedad intelectual ha sido reconocida como una parte integrante del derecho de propiedad.

67      Ahora bien, dado que se ha reconocido la condición de autor al director principal de la obra cinematográfica, sería incompatible con el objetivo perseguido por la Directiva 2001/29 permitir que se denieguen a ese creador los derechos de explotación referidos.

68      Finalmente, es conveniente recordar que, a tenor del artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general. El apartado 2 del mismo artículo dispone que se protege la propiedad intelectual.

69      En virtud de lo expuesto en el apartado 53 de la presente sentencia, debe considerarse que el director principal de la obra cinematográfica ha adquirido legalmente, en virtud del Derecho de la Unión, el derecho a disfrutar de la propiedad intelectual de esa obra.

70      Siendo así, el hecho de que una legislación nacional le deniegue los derechos de explotación referidos equivale a privarle de su derecho de propiedad intelectual legalmente adquirido.

71      De cuanto precede se deduce que las disposiciones de las Directivas 93/83 y 2001/29 aludidas en los apartados 50 a 52 de la presente sentencia no pueden interpretarse, atendiendo al artículo 1, apartado 4, del Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor, en el sentido de que en su legislación nacional un Estado miembro pueda, con fundamento en el artículo 14 bis del Convenio de Berna e invocando la facultad que ese artículo convencional le confiere, denegar al director principal los derechos de explotación de la obra cinematográfica que son objeto del litigio principal, ya que esa interpretación, en primer lugar, no respetaría las competencias de la Unión en la materia, en segundo lugar, no sería compatible con el objetivo perseguido por la Directiva 2001/29, y por último no se ajustaría a las exigencias derivadas del artículo 17, apartado 2, de la referida Carta de los Derechos Fundamentales, que garantiza la protección de la propiedad intelectual.

72      Por las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión planteada que las disposiciones de de los artículos 1 y 2 de la Directiva 93/83, por una parte, y de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29, puestos en relación con los artículos 2 y 3 de la Directiva 2006/115 y el artículo 2 de la Directiva 2006/116, por otra parte, deben interpretarse en el sentido de que los derechos de explotación de la obra cinematográfica, como los que son objeto del litigio principal (derecho de radiodifusión vía satélite, derecho de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público mediante la puesta a disposición), corresponden de pleno derecho, directa y originariamente, al director principal. Por consiguiente, esas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación nacional que atribuya esos derechos de explotación, de pleno derecho y con carácter exclusivo, al productor de la referida obra.

Segunda cuestión, letra a)

73      Con carácter preliminar hay que recordar que el legislador de la Unión estableció en el artículo 2, apartado 5, de la Directiva 92/100 una presunción de cesión del derecho de alquiler a favor del productor de la obra cinematográfica.

74      El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2006/115, que recoge los términos del artículo 2, apartado 5, de la Directiva 92/100, prevé actualmente que cuando se celebre un contrato relativo a la producción de una película entre los artistas intérpretes o ejecutantes y el productor de dicha película se presumirá que, salvo pacto en contrario en el contrato, el artista que ha celebrado éste ha transferido al productor su derecho de alquiler.

75      Además, el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2006/115, que recoge los términos del artículo 2, apartado 6, de la Directiva 92/100, faculta a los Estados miembros para establecer una presunción similar respecto a los autores.

76      Teniendo en cuenta esta precisión preliminar, se ha de entender la cuestión del tribunal remitente como referida, en sustancia, a si el Derecho de la Unión puede interpretarse en el sentido de que reconoce a los Estados miembros la facultad de establecer también tal presunción de cesión de los derechos de explotación de la obra cinematográfica, como los que son objeto del litigio principal (derecho de radiodifusión vía satélite, derecho de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público mediante la puesta a disposición), y en caso afirmativo, con qué condiciones.

77      En lo que atañe al objetivo que sustenta las disposiciones de la Directiva 2006/115 mencionadas en la cuestión prejudicial, conviene hacer referencia al quinto considerando de esa Directiva, en el que se manifiesta, por un lado, que el esfuerzo creativo y artístico de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes exige que éstos perciban unos ingresos suficientes y, por otro lado, que las inversiones necesarias, en particular para la producción de fonogramas y películas son especialmente cuantiosas y aleatorias. Sólo una protección jurídica adecuada de los titulares de derechos permite garantizar eficazmente dichos ingresos y amortizar dichas inversiones.

78      De ese quinto considerando de la Directiva 2006/115 se deduce en especial que debe lograrse un equilibrio entre el respeto de los derechos e intereses de las diferentes personas físicas que han contribuido a la creación intelectual de la película, a saber, el autor o los coautores de la obra cinematográfica, por una parte, y, por otra, los del productor de la película, que ha asumido la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra cinematográfica y que corre con los riesgos ligados a esa inversión.

79      Siendo así, cabe apreciar que, en el contexto de la Directiva 2006/115, el mecanismo de presunción de cesión del derecho de alquiler a favor del productor de la película se ha concebido para responder a una de las finalidades a las que se refiere el quinto considerando de dicha Directiva, a saber, la de permitir que el productor amortice las inversiones que ha llevado a cabo para la realización de la obra cinematográfica.

80      Sin perjuicio de ello, también era necesario que el mecanismo de presunción de cesión atendiera a los intereses del director principal de la obra cinematográfica. Acerca de ello, hay que observar que ese mecanismo no desvirtúa en absoluto la norma de que el autor es titular de pleno derecho, directa y originariamente, de los derechos de alquiler y de préstamo de su obra. En efecto, como quiera que el legislador de la Unión ha previsto expresamente el supuesto de «pacto en contrario en el contrato», ha pretendido así que el director principal conserve la posibilidad de pactar contractualmente otra cosa.

81      Así pues, ese mecanismo de presunción está concebido, conforme a la necesidad de equilibrio mencionada en el apartado 78 de la presente sentencia, de modo que garantice que el productor de la película adquiere el derecho de alquiler de la obra cinematográfica, a la vez que prevé que el director principal pueda disponer libremente de los derechos de los que es titular por su condición de autor a fin de salvaguardar sus intereses.

82      Ahora bien, el objetivo de garantizar un rendimiento satisfactorio de la inversión cinematográfica excede del marco específico de la protección de los derechos de alquiler y de préstamo regulados por la Directiva 2006/115, ya que también es propio de otras Directivas pertinentes sobre la materia.

83      De tal forma, el décimo considerando de la Directiva 2001/29 confirma que la inversión necesaria para elaborar productos tales como películas o productos multimedia es considerable. Por tanto, es indispensable una protección jurídica adecuada de los derechos de propiedad intelectual para ofrecer la oportunidad de obtener un rendimiento satisfactorio de tal inversión (véase también en ese sentido la sentencia de 13 de julio de 2006, Comisión/Portugal, C‑61/05, Rec. p. I‑6779, apartado 27).

84      Pues bien, es oportuno señalar también que el legislador de la Unión ha precisado expresamente en el quinto considerando de la Directiva 2001/29 que, si bien las normativas existentes en materia de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor deben adaptarse y completarse para responder adecuadamente a realidades económicas tales como las nuevas formas de explotación, en cambio la protección de la propiedad intelectual no requiere que se definan nuevos conceptos.

85      De tal modo, puesto que, por un lado, se supone que en 2001, con ocasión de la adopción de la Directiva 2001/29, el legislador de la Unión mantuvo los diferentes conceptos de la protección de la propiedad intelectual elaborados en el contexto de las anteriores Directivas y, por otro lado, en el presente supuesto no estableció una norma diferente, es preciso estimar que el legislador no pretendió excluir la aplicación de un concepto como el de presunción de cesión respecto a los derechos de explotación regulados por dicha Directiva.

86      De lo antes expuesto se deduce que un mecanismo de presunción de cesión de los derechos de alquiler y préstamo como el previsto inicialmente por el artículo 2, apartados 5 y 6, de la Directiva 92/100, y recogido después, en sustancia, en el artículo 3, apartados 4 y 5, de la Directiva 2006/115, debe poder aplicarse también a los derechos de explotación de la obra cinematográfica que son objeto del litigio principal (derecho de radiodifusión vía satélite, derecho de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público mediante la puesta a disposición).

87      Por las anteriores consideraciones, procede responder a la segunda cuestión, letra a), que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que reconoce a los Estados miembros la facultad de establecer a favor del productor de la obra cinematográfica una presunción de cesión de los derechos de explotación de la obra cinematográfica, como los que son objeto del litigio principal (derecho de radiodifusión vía satélite, derecho de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público mediante la puesta a disposición), siempre que dicha presunción no tenga una naturaleza absoluta que excluya la posibilidad de que el director principal de dicha obra pacte otra cosa.

Segunda cuestión, letra b)

88      Mediante su cuestión el tribunal remitente pregunta en sustancia si el derecho a una remuneración equitativa, como la compensación equitativa relativa a la excepción denominada «de copia privada» prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, corresponde de pleno derecho, directa y originariamente, al director principal por su condición de autor o de coautor de la obra cinematográfica.

89      Se ha de puntualizar previamente que, al referirse la cuestión planteada únicamente a la compensación equitativa relativa a la excepción de copia privada prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, se responderá a ella sólo en relación con el derecho de reproducción y el derecho a él inherente a una compensación equitativa.

90      Es oportuno recordar de entrada que, a tenor del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29, los Estados miembros establecerán, en principio, el derecho exclusivo de los autores a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte de sus obras.

91      El artículo 2, letra d), de esa misma Directiva reconoce un derecho idéntico a los productores de las primeras fijaciones de películas en relación con el original y las copias de sus películas.

92      De ello se deduce que tanto el director principal, por su condición de autor de la obra cinematográfica, como el productor, como responsable de las inversiones necesarias para la producción de dicha obra, deben ser considerados como los titulares, de pleno derecho, del derecho de reproducción.

93      Por otro lado, en virtud del artículo 5, apartado 2, letra b), de la misma Directiva, los Estados miembros están facultados para establecer una excepción al derecho de reproducción exclusivo de los titulares del derecho de reproducción cuando se trate de reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales (excepción denominada «de copia privada»), siempre que garanticen que los titulares de los derechos afectados reciban una compensación equitativa como contrapartida.

94      Dado que el director principal de la obra cinematográfica es uno de esos titulares, debe ser considerado en consecuencia como un beneficiario de pleno derecho, directa y originariamente, de la compensación equitativa debida en virtud de la excepción de copia privada.

95      Por las anteriores consideraciones, procede responder a la segunda cuestión, letra b), que el Derecho de la Unión debe ser interpretado en el sentido de que, por su condición de autor de la obra cinematográfica, el director principal de ésta debe disfrutar de pleno derecho, directa y originariamente, del derecho a la compensación equitativa relativa a la excepción denominada de «copia privada» prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29.

Sobre las cuestiones tercera y cuarta

96      Mediante estas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta en sustancia si el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que reconoce a los Estados miembros la facultad de establecer una presunción de cesión a favor del productor de la obra cinematográfica de los derechos de remuneración que corresponden al director principal de esa obra.

97      Acerca de ello, consta que la disposición de Derecho interno objeto del litigio principal que establece dicha presunción permite que el director principal de la obra cinematográfica renuncie a sus derechos a una remuneración equitativa.

98      Así pues, es preciso examinar previamente si el Derecho de la Unión se opone a una disposición de Derecho interno que permite que el director principal de la obra cinematográfica renuncie a sus derechos a una remuneración equitativa.

99      Con carácter preliminar hay que precisar que, al referirse las cuestiones planteadas a los derechos de remuneración en el sentido de la cuestión precedente, se responderá únicamente en relación con el derecho de reproducción y el derecho a la compensación equitativa relativa a la excepción de copia privada prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29.

100    Como se ha expuesto en el apartado 93 de la presente sentencia, del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 resulta que, en los Estados miembros que hayan decidido establecer la excepción de copia privada, los titulares de los derechos afectados deben percibir en contrapartida una compensación equitativa. De dicho texto se deduce que el legislador de la Unión no quería permitir que los interesados pudieran renunciar a percibir dicha compensación.

101    Además, dado que el artículo 5, apartado 2, letra b), de dicha Directiva establece una excepción al derecho exclusivo del autor de la obra a su reproducción, esa disposición debe ser objeto de una interpretación restrictiva, que implica que dicha excepción no puede extenderse más allá de lo que expresamente exija la referida disposición. Pues bien, ésta sólo autoriza una excepción al derecho de reproducción y no puede extenderse a los derechos de remuneración.

102    Esa conclusión se confirma, desde la perspectiva del contexto, por las disposiciones del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2006/115, interpretadas a la luz del decimosegundo considerando de ésta, que recogen respectivamente los términos del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 92/100 y del decimoquinto considerando de esta última, a la que hace referencia el tribunal remitente. Esas disposiciones precisan que los autores no pueden renunciar al derecho a obtener una remuneración equitativa a cambio del alquiler.

103    Es cierto que el legislador de la Unión utilizó el término «remuneración» en las Directivas 92/100 y 2006/115, en lugar del término «compensación» utilizado por la Directiva 2001/29. No obstante, este concepto de «remuneración» tiene por objeto establecer igualmente una indemnización para los autores, ya que se destina a compensar un perjuicio causado a éstos (véase en ese sentido la sentencia de 30 de junio de 2011, VEWA, C‑271/10, Rec. p. I‑0000, apartado 29).

104    Pues bien, como se ha expuesto en los apartados 84 y 85 de la presente sentencia, se considera que, con ocasión de la adopción de la Directiva 2001/29, el legislador de la Unión mantuvo los conceptos de la protección de la propiedad intelectual elaborados en el contexto de las anteriores Directivas, a menos que hubiera dispuesto expresamente otra cosa.

105    En el presente caso, en relación con el derecho a la compensación equitativa debida a los autores en virtud de la excepción de copia privada, no resulta de ninguna disposición de la Directiva 2001/29 que el legislador de la Unión haya previsto la posibilidad de que el beneficiario de tal derecho renuncie a éste.

106    Además, el Tribunal de Justicia ya ha juzgado que, so pena de privarles de todo efecto útil, las disposiciones del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 imponen al Estado miembro que ha introducido la excepción de copia privada en su Derecho nacional una obligación de resultado, en el sentido de que dicho Estado está obligado a garantizar, en el marco de sus competencias, la percepción efectiva de la compensación equitativa destinada a indemnizar a los titulares de los derechos afectados por el perjuicio sufrido (véase en ese sentido la sentencia de 16 de junio de 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, Rec. p. I‑0000, apartado 34). Pues bien, la imposición a los Estados miembros de dicha obligación de resultado, consistente en que los titulares de derechos perciban la compensación equitativa, se manifiesta conceptualmente inconciliable con la posibilidad de que uno de esos titulares renuncie a dicha compensación equitativa.

107    De cuanto precede resulta que el Derecho de la Unión se opone a una disposición de Derecho interno que permite que el director principal de la obra cinematográfica renuncie a su derecho a una compensación equitativa.

108    Con mayor razón debe interpretarse el Derecho de la Unión en el sentido de que no reconoce a los Estados miembros la facultad de establecer una presunción absoluta de cesión a favor del productor de la obra cinematográfica de los derechos de remuneración que corresponden al director principal de esa obra, ya que tal presunción tendría como resultado privar a este último del pago de la compensación equitativa prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29. Ahora bien, como se ha señalado en el apartado 100 de la presente sentencia, el director principal, por su condición de titular del derecho de reproducción, debe necesariamente percibir dicha compensación.

109    Por las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones tercera y cuarta que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no reconoce a los Estados miembros la facultad de establecer una presunción de cesión a favor del productor de la obra cinematográfica del derecho a compensación equitativa que corresponde al director principal de esa obra, tanto si esa presunción es absoluta como si se permite excluirla.

Costas

110    Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

1)      Las disposiciones de los artículos 1 y 2 de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, por una parte, y de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, en relación con los artículos 2 y 3 de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, y con el artículo 2 de la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, por otra parte, deben interpretarse en el sentido de que los derechos de explotación de la obra cinematográfica, como los que son objeto del litigio principal (derecho de radiodifusión vía satélite, derecho de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público mediante la puesta a disposición), corresponden de pleno derecho, directa y originariamente, al director principal. Por consiguiente, esas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación nacional que atribuya esos derechos de explotación, de pleno derecho y con carácter exclusivo, al productor de la referida obra.

2)      El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que reconoce a los Estados miembros la facultad de establecer a favor del productor de la obra cinematográfica una presunción de cesión de los derechos de explotación de la obra cinematográfica, como los que son objeto del litigio principal (derecho de radiodifusión vía satélite, derecho de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público mediante la puesta a disposición), siempre que dicha presunción no tenga una naturaleza absoluta que excluya la posibilidad de que el director principal de dicha obra pacte otra cosa.

3)      El Derecho de la Unión debe ser interpretado en el sentido de que, por su condición de autor de la obra cinematográfica, el director principal de ésta debe disfrutar de pleno derecho, directa y originariamente, del derecho a la compensación equitativa relativa a la excepción denominada de «copia privada» prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29.

4)      El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no reconoce a los Estados miembros la facultad de establecer una presunción de cesión a favor del productor de la obra cinematográfica del derecho a compensación equitativa que corresponde al director principal de esa obra, tanto si esa presunción es absoluta como si se permite excluirla.

Firmas

En Buenos Aires, a los 30 días del mes de diciembre de dos mil once reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: “APPLE COMPUTER INC. C/ GOLFARB ROBERTO JAIME S/ CESE DE OPOSICIÓPN AL REGISTRO DE MARCA”, respecto de la sentencia de fs. 405/408, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

A la cuestión planteada el señor Juez de Cámara doctor SANTIAGO BERNARDO KIERNAN dijo:

I.-Con el objeto de expandir globalmente sus actividades comerciales, identificando y comercializando sus productos;; la empresa “APPLE COMPUTER INC.”, en su carácter de titular de la marca “anexa”, (diseño de manzana mordida)) registrada en varias clases del nomenclador marcarío internacional (9, 16, 28, 37, 38, 41, 42)(confr. fs 6), solicitó el registro de esa designación por acta n° 2.369.768 (fs. 1/5), para distinguir todos los productos de la clase 35 del nomenclador vigente. A la concesión de dicho signo se opuso el Sr. Roberto Jaime Golfarb, presidente de “Autoservicio Mayoristas Diarco S.A.”, por estimar que provocaría confusiones respecto de la titularidad de su marca anexa (acta n° 2.325.051/2/3/4/5/6/7,) (manzana de frente) que fue concedidas para distinguir productos/servicios de las clases 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42 respectivamente, del nomenclador marcarío internacional (anexo I, fs 59/69).-

Como el diferendo no pudo ser superado en tratativas amistosas efectuadas en sede administrativa ni en la mediación de la ley 24.573, la peticionaria del signo objetado Apple Computer Inc. promovió la demanda de autos por cese de oposición indebida (confr. fs. 33/40 y ampliación de fs. 46/57), y en esa situación el Sr. Roberto Jaime Golfarb sostuvo que “se opone a la inscripción de la marca anexa en la clase 35 del nomenclador marcarío, por resultar inviable la coexistencia de las manzanas en pugna en la misma clase 35 del nomenclador internacional (confr. fs. 132/135vta.)

II.- El señor Magistrado de primera instancia, en el fallo de fs. 405/408, luego de reconocer el carácter notorio que alcanzó la marca pretendida, y remitiéndose a las constancias de la causa juzgó que existían suficientes diferencias entre los dibujos de las manzanas en conflicto, y arribó a la conclusión que resultaban inconfundibles, y desde esa perspectiva, hizo lugar a la demanda, “declarando infundada la oposición del demandado al registro de la marca “anexa”, Acta n° 2.369.768 de la clase 35″, con costas a la vencida (art. 68 del Código Procesal).-

Apeló ésta (fs. 415) y expresó agravios a fs. 425/428, los que fueron contestados a fs. 432/434vta. Media, además el recurso por honorarios de fs. 413, sobre los que se pronunciará el Tribunal al término del presente acuerdo.-

La recurrente vencida, se agravia sustancialmente, por que entiende que los signos de las manzanas comparadas en forma sucesiva y simultánea son confundibles, por lo que debe prevalecer el derecho de propiedad que le confiere el registro de su marca, y –agrega- que el magistrado de la anterior instancia debió valorar que no () pueden coexistir dos manzanas por demás similares en cuanto a diseño, para distinguir el reagrupamiento de mercaderías propio de la clase 35.-

III.- Dados los términos sustanciales de la cuestión controvertida y la naturaleza de los planteamientos que formula la recurrente, advierto que ceñiré mi voto al examen de los temas “conducentes” para la justa composición del diferendo, sin seguirlas en todos sus argumentos, habida cuenta que en materia de conflictos de confundibilidad marcaría parece innecesario efectuar un catálogo de citas que poco o nada agregarían a la decisión, dejando de ser conducentes para la justa solución del diferendo (Fallos: 265:301, 287:230, 294:466, entre muchos otros).-

Que antes de entrar en el análisis del fondo de la cuestión debatida, me interesa poner de relieve ciertas consideraciones relativas a estos asuntos en los que se ponen en juego la confundibilidad marcaría, que según jurisprudencia constante de este Tribunal, no debe ser resuelta a través de una simple confrontación teórica de las marcas, sino atendiendo a los reales intereses en juego de ambas partes (Fallos: 237:299); extremo que lleva a valorar las circunstancias específicas de este caso a fin de verificar si existe una posibilidad cierta de crear la llamada “similitud confusionista”.-

A ese efecto, y como primera medida, voy a ponderar las circunstancias particulares de este litigio sin perder de vista que la demandada tiene debidamente registrada en la clase 35 del nomenclador la marca anexa (manzana de frente) -que es la que interesa a la contraria- cuya validez no se halla en tela de juicio. De allí que, como principio la marca ciña su ámbito de protección a aquellos productos o servicios para los que pidió su inscripción. En esa situación, su titular tiene derecho a que se respete su privilegio (art. 3°, inc. “a” y “b”, y 4° de la ley 22.362) oponiéndose a la inscripción de marcas idénticas, similares o confundibles, e incluso, esa titularidad le permite formular oposición a la solicitud de una marca para “otros productos” de la misma clase o de una clase distinta si entre dichas mercaderías o servicios se produce superposición o proximidad por tratarse de un mismo género de productos, igual materia prima, finalidad semejante, venta en los mismos negocios.-

IV.- Habiendo delineado estas directivas jurisprudenciales me importa destacar que el núcleo de la controversia gira en torno a dilucidar si la irrupción de la marca anexa en la clase 35 que se pretende registrar, puede provocar en los servicios de esa clase, una confusión contraria a los principios y fundamentos de la legislación marcaría, que apuntan a proteger tanto el interés de los consumidores, como las buenas prácticas comerciales, máxime cuando, como en el caso ocurre, se trata de diseños desprovistos de toda proyección fonética y con el añadido, además, de carecer de un sentido conceptual de rápida captación, a no ser por la imagen visual y a partir de ella, la formación de la idea o concepto del fruto en cuestión: manzana.-

Bajo circunstancias similares de confundibilidad de marcas anexas, una constante jurisprudencia del Tribunal ha declarado que ningún titular puede pretender el monopolio de una figura genérica cualquiera, pues la exclusividad existe con relación al concreto diseño que ha registrado, que no implica autorizar similitudes o aproximaciones que permitan crear verdaderos riesgos de confusión (confr. Sala I causa 814 del 12.7.83; Sala III causa 4994 del 16.2.88).-

Para la aplicación de las pautas delineadas, es necesario atender a la naturaleza del objeto que representan los signos, que en presente el caso se refiere al diseño de la figura de la manzanas, a la difusión que estas representaciones hayan alcanzado y a la novedad de su empleo en la individualización de las mercaderías (confr. esta Sala causa 2127 del 12.6.83).-

V.- Al practicar el cotejo de los dibujos de las manzanas aludidas y teniendo en cuenta que las figuras no son monopolizables, la aprehensión prerreflexiva de los respectivos signos, originan a mi entender- sensaciones muy diferentes en el sujeto receptor de la imagen sensorial de donde resulta posible afirmar que los gráficos visualizados, si bien evocan y representan una manzana, se distinguen por el diseño o la configuración que luce con apropiadas y suficientes diferencias. Analizo por un lado que la marca anexa solicitada, es una manzana de perfil que presenta una muesca en el lado derecho aludiendo a un mordisco o mordedura con el agregado de una hoja en la parte superior, que establece una importante distinción con el gráfico de “Diarco S.A.” que representa una manzana de frente que contiene una suerte de “mancha” o “sombra” de otro tono diferente, del lado derecho, obteniendo la impresión de que los signos enfrentados no son idénticos ni confundibles de lo que se infiere que es posible la coexistencia de los mismos.-

Y en ese orden de ideas puedo afirmar que el dibujo de la manzana –que como ya dije no es monopolizable- no es razón suficiente para cohibir la coexistencia de los signos, cuando los restantes elementos tienen marcadas diferencias y porque además -en general- se usarán asociados a sus respectivas marcas denominativas. Cabe agregar un aspecto decisivo para la adecuada solución del conflicto y es que la manzana de la empresa Apple Computer Inc, que -como está reconocido incluso por la propia apelante- alcanzó el nivel de “notoriedad marcaría”, agrega un importante factor de distinción, desempeñando el papel de un elemento de fuerte individualización y precisamente por eso contribuye a que el adquiriente del producto o servicio pueda diferenciarlo de otros productos y aleja aun mas la posibilidad de confusión, es decir que la fuerza de atracción proporcionada por la “notoriedad” aludida, pone una distancia considerable y aleja la confusión de manera que su eventual concurrencia comercial, no afecta los objetivos esenciales del régimen marcarío establecido por la ley 22.362(confr. mi voto en causa 14.900/04 del 26.10.2011).-

En consecuencia la semejanza dada por la figura de la manzana -que no es monopolizable- y que ha constituido la base del diferendo, no es suficiente fundamento para denegar la inscripción solicitada, en tal sentido es cierto -como lo puntualizó el sr. Juez de primera instancia- que existen diferencias gráficas entre las figuras enfrentadas arribando a una solución que comparto.-

Por las razones precedentes, corresponde desestimar la queja enderezada a sostener que los signos enfrentados son confundibles.-

VI.- El desarrollo de los argumentos expuestos en apoyo a la inconfundibilidad de los signos enfrentados, me lleva a tratar el planteo de la recurrente que apunta a cuestionar la coexistencia de las dos manzanas, “para distinguir el reagrupamiento de mercaderías propio de la clase 35″.-

Pues bien, la actora pretende con el signo de la manzana de perfil identificar y distinguir un servicio que -como ya dije- pertenece a la clase 35 del nomenclador vigente, que según la Clasificación de Niza (9ª.ed.)- distingue: “a) servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo principal es prestar asistencia en: 1.- la explotación o dirección de una empresa comercial 2.- la dirección de negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial”.-

Y en las notas explicativas se aclara que esta clase comprende -en lo que en el caso interesa- “el agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia: este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas….” (confr. “Clasificación de Niza” (9ª. Edición)

Es decir que la clase 35 distingue servicios que son brindados por personas o por organizaciones en la ayuda de la explotación o dirección y conducción de una empresa comercial o de una empresa industrial. Y asimismo comprende los establecimientos de publicidad que se encargan especialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercaderías o de servicios dirigidas al productor o comerciante.-

Que habiendo apuntado el amplio y variado ámbito de protección y de identificación de estos servicios incluidos en esta clase, es un aspecto de indudable relevancia para decidir la controversia, valorar el diferente ámbito de actividades comerciales en que se desenvuelven los contendientes y del servicio al que apuntan sus verdaderos intereses.-

A ese efecto y como es puesto de relieve en la causa, el Sr. Roberto Jaime Golfarb, es el presidente de “Autoservicio Mayoristas Diarco S.A.” que es uno de los emprendimientos mas importantes existentes en el rubro de la distribución y venta de productos alimenticios, de higiene y tocador. Es una sociedad anónima dedicada por cuenta propia o asociada a terceros a la compra, venta, importación, exportación, consignación y distribución por mayor y menor de productos comestibles para consumo humano y todo otro producto de comercialización y venta en supermercados (anexo III fs. 95/128). La contraria, en cambio, es una empresa líder en informática, que proporciona productos y servicios, y se dedica al desarrollo, diseño, fabricación y comercialización de ordenadores (computadoras), como así también de los periféricos atinentes a los mismos y los sistemas y programas de aplicación. Habiendo incursionado también en otros ámbitos como el de reproductores de música. Es una corporación que en la industria de las computadoras ha alcanzado un crecimiento rápido y eficaz en la historia del comercio norteamericano y mundial, contando –además- con una amplia red de distribuidores independientes, en casi todo el mundo.-

Como se observa, se trata de rubros comerciales completamente distintos y es esta realidad la que se debe atender y valorar –con el criterio sentado por la Corte Suprema en Fallos 237:299- resultando de tal manera que entre los titulares de las marcas no habría de producirse algún conflicto porque ambos litigantes actúan en terrenos de comercio que no se aproximan o superponen y en la vida real es muy grande la distancia que se presenta entre los productos comercializados por las partes, de lo que razonablemente se desprende que es muy poco probable que la marca anexa de Diarco S.A., pueda ser vinculada al signo de Apple Computer Inc.-

Y esto es así porque, de acuerdo a lo antes expuesto, no podrá darse en la comercialización de los productos una situación de confundibilidad en tanto la actora no habrá de concurrir al sector productivo de Diarco S.A, porque su actividad específica es proporcionar productos y servicios de informática que no guarda proximidad o superposición con los productos alimenticios de “Autoservicios Mayoristas Diarco S.A.”

Así las cosas es claro que no está dentro de las perspectivas de la empresa Apple Computer Inc., dedicarse al rubro alimenticio, ya que a través de su larga existencia en la informática se ha mantenido dentro del negocio de las computadoras y sus accesorios. Y esta realidad demuestra que el registro en la clase 35 que pretende Apple Computer Inc. no persigue fines especulativos sino el legítimo derecho de expandir globalmente sus actividades comerciales e industriales, identificando y comercializando sus mercaderías a través de los servicios requeridos. Y en ese orden de ideas, la intensión de obtener el registro en esta clase permite concluir que no se trata de una “marca de defensa” habida cuenta de la naturaleza de la explotación comercial que caracteriza esta empresa líder en el mercado de productos de informática.-

Por consiguiente, juzgo en definitiva que debe mantenerse la solución del caso dada por el Señor Magistrado de primera instancia.-

VII.- Voto en definitiva por la confirmación del fallo de fs. 405/409, con costas de alzada a la recurrente vencida (art. 68, primera parte, del Código Procesal.-

El Dr. ALFREDO SILVERIO GUSMAN dijo:

I.- La actora APPLE COMPUTER INC. solicitó el registro de la marca anexa (diseño de manzana mordida) para distinguir los productos de la clase 35 (acta nº 2.369.768). A su concesión se opuso Roberto Jaime GOLFARB, por estimarla confundible con sus registros de marcas anexas actas nº 2.325.051, 2.325.052, 2.325.053, 2.325.054, 2.325.055, 2.325.056 y 2.325.057 de las clases 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42 cuyas particulares características son ilustradas gráficamente a fs. 96/128. Con el objeto de remover la protesta, la peticionaria del signo objetado promovió la demanda de autos por cese de oposición infundada al registro de marca.-

II.- Luce a fs. 405/408 la sentencia de primera instancia en donde el Magistrado “a quo” decide admitir la demanda interpuesta por el accionante, declarando infundada la oposición deducida al registro de la marca anexa para distinguir productos de las clases 35, e impone las costas a la vencida.-

Para resolver de ese modo, sostuvo el sentenciante que las marcas resultan inconfundibles si se atiende a las características que adoptan cada una de ellas. En tanto se trata de la figura de una manzana, ésta no resulta monopolizable por el titular del signo. Asimismo, destacó que la cualidad de marca notoria que debe atribuírsele al dibujo que pretende registrar la accionante, le confiere la defensa de aquella fuera de los límites de las clases del nomenclador en las cuales se encuentra efectivamente registrada.-

La sentencia fue apelada por la demandada vencida (fs. 415), quien formuló sus quejas a fs. 425/428, sosteniendo en concreto que: a) La notoriedad que la marca “Apple” ha adquirido abarca productos y servicios totalmente distintos a los protegidos en la clase 35 del nomenclador; b) El “a quo” omitió considerar el interés defensivo de la accionante en el registro de su marca para la posición aludida, pues no existe prueba para concluir que dicha clase pueda proteger alguno de los servicios que presta Apple Computer Inc.; c) Si se comparan los signos en cuestión desde una aproximación prerreflexiva, aquellos son confundibles.-

Dichos agravios motivaron la réplica de fs. 432/434.-

III.- Así planteados los términos, la cuestión a resolver se ciñe en determinar si la notoriedad atribuida a la marca de la accionante por el “a quo”, es susceptible de permitir su registro en la clase 35 del nomenclador ante la coexistencia de una marca similar. En tal sentido, aclaro que aún cuando la accionada ha cuestionado el alcance que debe conferírsele a una marca considerada notoria, de las argumentaciones desarrolladas al expresar agravios se infiere que no ha controvertido la calificación que se le ha otorgado a la marca en la sentencia recurrida. A lo dicho, debo agregar que el escrito de fs. 425/428 no intenta rebatir con crítica alguna los resultados del cotejo efectuado por el Magistrado de la primera instancia, limitándose a insistir con que son confundibles pero sin desarrollar los argumentos que lo llevan a sostener ese aserto. Esta cuestión esencial para el resultado del proceso, que determinó que los signos en pugna resultan inconfundibles según lo decidido por el veredicto apelado, ha quedado firme (arts. 265 y 266 del Código Procesal).-

IV.- Si bien ante la imposibilidad de confusión que arroja el cotejo, los restantes agravios carecen de entidad para modificar lo resuelto en la anterior instancia, a mayor abundamiento analizaré si la notoriedad marcaría se circunscribe a las clases que protegen los productos que se encuentra comercializando la actora; o sí por el contrario, puede extenderse a aquellas clases que alojan servicios y productos –en principio- ajenos a su especialidad.-

V.- Es cierto que las marcas notorias resultan merecedoras de una protección acentuada, para cohibir el eventual aprovechamiento del prestigio ajeno y amparar al público consumidor (conf. Sala III, causa 3165/03 “Orbitz LLC c/ Sibro SAFI s/ cese de oposición al registro de marca” del 4.09.08). Al respecto, es dable destacar que la cualidad que reviste este tipo de registros permite exorbitar los límites propios de la especialidad de la clase, y como consecuencia de ello, el principio de especialidad consagrado en los incs. a) y b) del artículo 3º de la Ley Nº 22.362 no puede ser aplicado en forma estricta (conf. Sala I, causa 6253/98 “Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil c/ Superblanck S.R.L. y otro s/ cese de uso de marca”, del 23.09.10).-

Sobre tales bases, y aún cuando la finalidad que motiva el registro de la actora sea exclusivamente la defensa de su signo, no puede perderse de vista que en el supuesto de marcas notorias la extensión de la tutela más allá de la especialidad, tiene su origen en la defensa del título frente al aprovechamiento indebido de la reputación ajena y la dilución del signo de alto poder distintivo (conf. Sala I, causa nº 2107/99, “E.I. Du Pont de Nemours and Company c/ Topola S.A. s/ cese de oposición al registro de marca”, del 23.11.04). Sin perjuicio de ello, no me parece atendible la postura asumida por la recurrente en cuanto a la utilización de la marca anexa en la clase pretendida con fines defensivos, si se tiene en cuenta la posibilidad de Apple Computer Inc. –empresa líder en informática- de expandir sus actividades a los servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclador.-

VI.- En razón de lo expuesto, y teniendo en cuenta que el signo puede coexistir en la clase 35 del nomenclador con la marca anexa registrada por la accionada por no resultar confundibles entre sí, entiendo que corresponde hacer lugar a la pretensión de la actora, declarándose infundada la oposición formulada por Roberto Jaime GOLFARB.-

VII.- Por todo lo cual, propongo confirmar la sentencia apelada, inclusive en cuanto a la imposición de las costas, desde que no concurre ninguna situación excepcional que justifique apartarse del criterio objetivo del vencimiento o derrota (art. 68, Cód. Procesal). Con costas de alzada al demandado recurrente.-

El señor Juez de Cámara doctor Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las aducidas por el doctor Santiago Bernardo Kiernan, adhiere a las conclusiones de su voto.-

UNDISPUTED FACTS

1. In the 1980′s in New York, Domenico Santorelli, who is not a party to these proceedings, began selling stainless steel cookware under the brand name Perma-Life®.

2. In 1986, Ki Won (“Jean”) Shim entered into a 50-50 business partnership with Mr. Santorelli whereby they would jointly own and operate the Perma-Life cookware business, including specifically the Perma-Life trademark.

3. In 2002, Ms. Shim purchased from Domenico Santorelli the rights to the Perma-Life trademark and to U.S. Trademark Registration No. 2,029,777 (“the ’777 Registration”) for the goods of, inter alia, metal cookware, and the goodwill associated with that mark.

4. Since purchasing the rights to the Perma-Life  [*2] trademark and associated goodwill of the business from Mr. Santorelli, together Ms. Shim and Plaintiff Partners for Health & Home, L.P. (“Partners”), of which Ms. Shim is the President, have continuously sold stainless steel cookware under the Perma-Life trademark.

5. In 2008, Plaintiff’s prior trademark counsel, Paul Supnick, transferred his files for Jean Shim, including the trademark files, to Plaintiff’s current counsel, Joel Voelzke.

6. In reviewing those incoming files, Mr. Voelzke noticed that Mr. Supnick had failed to renew the ’777 registration and that the time period for filing a late renewal had expired. Mr. Voelzke filed a new trademark application to re-register the Perma-Life trademark.

7. The time period from the time that the PTO officially declared the ’777 registration lapsed on June 6, 2008, until the day that attorney Voelzke filed the new application on June 8, 2008, was one day.

8. The application filed by attorney Voelzke registered as Registration No. 3,564,113 (“the ’113 Registration”) on January 20, 2009 for the mark Perma-Life.

9. The ’113 Registration is a valid and subsisting federal trademark registration for the mark Perma-Life.

10. The period during which  [*3] there was no federal trademark registration for Perma-Life owned in whole or in part by Plaintiff, its principal Jean Shim, or a predecessor company in which Jean Shim was part owner, was less than 8 months (from June 6, 2008 until January 20, 2009).

11. In 2009, Ms. Shim assigned both of the registrations, including the goodwill associated with the mark and the right to sue for past infringements, to Plaintiff Partners for Health and Home, L.P. (“Partners”), of which she is the President.

12. At no time from 1986 until the present did Ms. Shim or her companies ever stop selling Perma-Life cookware, whether through her partnership with Domenico Santorelli, through her company Perma-Life Cookware, or through her company Partners.

13. Defendant S T P America, Inc. (“STP”) is 100% owned by Defendant Seung Wee (“Edward”) Yang.

14. Defendant Seung Wee Yang made all of the managerial decisions for STP.

15. Defendant Seung Wee Yang made all of STP’s marketing and advertising decisions.

16. For several years, Defendant Yang imported “health mattresses” and water purifiers from Korea.

17. From about October 2005 to about April 2007, Plaintiff purchased mattresses and water purifiers from Mr. Yang,  [*4] and used its distribution network to sell those products to end customers in America.

18. In January 2008, Mr. Yang began selling stainless steel cookware; he called his new cookware Pearl Life.

19. Defendants sold approximately $400,000 worth of Pearl Life cookware.

20. Defendants’ purchase price for that cookware from the manufacturer was approximately $223,708.

21. Occasionally, Defendants advertised their cookware as being “PEARL-LIFE” (with a hyphen).

22. A significant target market for both Plaintiff’s cookware and Defendants’ cookware is the Korean American community in the Los Angeles area.

23. In their discovery answers, Defendants claimed to be unable to remember any way in which they had ever used Plaintiff’s Perma-Life trademark within their own advertising to sell their competing Pearl Life cookware.

24. In 2006, Mr. Yang registered the domain name www.permalife.co.kr.

25. Mr. Yang placed, or caused to be placed, the metatag “permalife” on the website located at www.permalife.co.kr.

26. Mr. Yang placed the www.permalife.co.kr domain for sale by stating on that website that the domain was “For Sale.”

27. On July 9, 2008, Mr. Yang registered a second Korean domain, www.perma-life.co.kr.

28.  [*5] Mr. Yang admitted in deposition that in early 2007 his relationship with Ms. Shim fell apart; then more than a year later, he registered the domain www.perma-life.co.kr and linked it to his www.pearllife.com website (framed that website) from which he advertised his Pearl Life cookware; then later he put the www.perma-life.co.kr domain up for sale, all without ever telling Ms. Shim that he had done those things.

29. Mr. Yang repeatedly denied in this litigation that Exhibit 4 to the Complaint, which showed the domain www.perma-life.co.kr being used to promote Mr. Yang’s own Pearl Life cookware, was an accurate representation of what the website at www.perma-life.co.kr looked like.

30. Mr. Yang admitted in deposition however, that Exhibit 3 to the deposition (which is identical to Exhibit 4 to the Complaint) was an accurate representation of what www.perma-life.co.kr looked like.

31. Mr. Yang admitted in deposition that he had caused the domain www.perma-life.co.kr to be “linked” or “forwarded” to his “home page” at www.pearllife.com.

32. Contrary to his deposition testimony, Mr. Yang did not actually stop linking (framing) www.perma-life.co.kr to his own Pearl Life website until at least  [*6] October 2009.

33. Mr. Yang repeatedly denied in this litigation that he had caused the metatags “perma-life” and “perma life” to be placed on the website at www.perma-life.co.kr.

34. That source code for the website www.perma-life.co.kr contained the terms “perma life” and “permalife” as metatags.

35. Mr. Yang instructed his website designer, Steven Kim, to place “perma-life” as a metatag on that website.

36. Mr. Yang posted videos on the Internet promoting his Pearl Life cookware to which he applied Plaintiff’s Perma-Life trademark as visible tags (indexing tags); he posted such videos on the video sharing sites YouTube (www.youtube.com), and Tag Story (www.tagstory.com), and on his “blog” at Daum (www.daum.net).

37. Mr. Yang’s intent in applying Plaintiff’s Perma-Life trademark as indexing tags for videos was to divert consumers who were looking for Plaintiff’s Perma-Life cookware on the Internet to his www.pearllife.com website from which he sold his Pearl Life cookware.

38. In their Answers, Defendants denied having purchased “PERMA-LIFE” as a search engine advertising keyword.

39. Mr. Yang, however, did in fact purchase from Google, Inc. the term “permalife” as an Internet search engine  [*7] advertising keyword.

40. In sum, Defendants used Plaintiff’s Perma-Life trademark in the following ways: (1) as a domain name through which they framed their www.pearllife.com website at which they promoted their competing Pearl Life cookware; (2) as metatags on their websites at which they promoted their Pearl Life cookware; (3) as Google Internet search engine advertising keywords to direct consumers to their www.pearllife.com website; and (4) as visible video tags which act as indexes on their videos which they posted at various Internet video sharing websites including at least YouTube (www.youtube.com) and Tag Story (www.tagstory.com), and at a “blog” site at Daum (www.daum.net).

41. Defendants posted on their www.pearllife.com website a large photograph of Defendant Yang shaking hands with the original founder of Perma-Life cookware, Domenico Santorelli, and text below the photograph stating that Defendants entered into an “agreement” with Mr. Santorelli, falsely implying a connection between Defendants and Plaintiff’s Perma-Life cookware.

42. Defendants never sold any Perma-Life cookware.

43. The text accompanying the photograph states that the company [i.e., the company formerly  [*8] selling Perma-Life] has changed names to “New Life” and is now being operated by Mr. Santorelli’s daughters.

44. Ms. Shim sold Perma-Life cookware continuously from 1986 to the present.

45. A significant number of consumers have actually been confused between Pearl Life and Perma-Life, and/or between Plaintiff and Defendants.

46. Defendants did not seek advice of counsel before using Plaintiff’s Perma-Life trademark to promote their own Pearl Life cookware, nor did they seek advice of counsel on that issue even after this action was initiated against them.

47. Defendants did not respond to numerous cease-and-desist demands from Plaintiff that Defendants stop using Plaintiff’s Perma-Life trademark in their advertising.

48. Any Conclusion of Law hereafter determined to be an undisputed fact is hereby made an undisputed fact.

CONCLUSIONS OF LAW

1. Any finding of fact which is hereafter determined to be a conclusion of law is hereby made a conclusion of law.

2. This Court has jurisdiction over the subject matter of this action under 28 U.S.C. §§ 1331 and 1338 and 15 U.S.C. § 1121.

3. HN1Go to the description of this Headnote.Summary judgment or partial summary judgment is appropriate when there is no genuine issue as to any material fact  [*9] and the moving party is entitled to judgment as a matter of law. FED. R. CIV. P. 56(a); see also Celotex Corp. v. Catrett, 477 U.S. 317, 322, 106 S. Ct. 2548, 91 L. Ed. 2d 265 (1986).

4. HN2Go to the description of this Headnote.Summary judgment may be granted when “no reasonable jury could return a verdict for the nonmoving party.” Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 248, 106 S. Ct. 2505, 91 L. Ed. 2d 202 (1986). HN3Go to the description of this Headnote.The court must afford all reasonable inferences and construe the evidence in the light most favorable to the non-moving party. See id. at 255. HN4Go to the description of this Headnote.To defeat summary judgment, the evidence as properly construed must be sufficient for a reasonable jury to find for the nonmoving party; a mere scintilla of evidence will not suffice. Id. at 252.

5. HN5Go to the description of this Headnote.An individual who personally directs a corporation in committing trademark infringement, or who personally commits those acts, is personally liable for that infringement. 15 U.S.C. §§ 1114 & 1127; Mead Johnson & Co. v Baby’s Formula Serv., Inc., 402 F.2d 19, 23 (5th Cir. 1968); Wilden Pump & Eng’r Co. v. Pressed & Welded Prods. Co., 655 F.2d 984, 990 (9th Cir. 1981); Chanel Inc. v. Italian Activewear of Florida Inc., 931 F.2d 1472, 1477-78, 19 U.S.P.Q.2d 1068 (11th Cir. 1991).

6.  [*10] HN6Go to the description of this Headnote.This is particularly true when a single individual is the corporation’s sole shareholder, sole officer, and sole manager, and performs the infringing acts himself; that person will be individually liable for the intellectual property infringements committed by the corporation. Playboy Enterprises Inc. v. Chen, 45 U.S.P.Q.2d 1400, 1412 (C.D. Cal. 1997). Such personal liability does not depend on piercing the corporate veil. Id.

7. Defendant Yang as sole shareholder, sole officer, sole manager, the sole individual responsible for advertising for Defendant S T P America, Inc., and the person who personally committed the acts relevant to this action, is personally liable for all of those acts.

8. Plaintiff’s trademark was federally registered from September 2, 1997 to June 6, 2008 as U.S. Trademark Reg. No. 2,092,777, and was federally registered as U.S. Trademark Reg. No. 3,564,113 from January 20, 2009 to the present.

9. At all relevant times, Plaintiff also had common law trademark rights and rights under the Lanham Act § 43(a), through continuous use in commerce, of the Perma-Life mark.

10. HN7Go to the description of this Headnote.Under 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(A), the Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), a person  [*11] is civilly liable for cyberpiracy (aka cybersquatting) to a trademark owner if that person (i) “has a bad faith intent to profit from a mark . . . and (ii) registers, traffics in, or uses a domain name that . . . in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark.” Id. The statute lists nine non-exclusive factors to be considered in deciding whether the domain registrant acted in “bad faith.” Those factors are:

HN8Go to the description of this Headnote.(I) the trademark or other intellectual property rights of the person, if any, in the domain name;

(II) the extent to which the domain name consists of the legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to identify that person;

(III) the person’s prior use, if any, of the domain name in connection with the bona fide offering of any goods or services;

(IV) the person’s bona fide noncommercial or fair use of the mark in a site accessible under the domain name;

(V) the person’s intent to divert consumers from the mark owner’s online location to a site accessible under the domain name that could harm the goodwill represented by the mark, either for commercial gain or with the intent  [*12] to tarnish or disparage the mark, by creating a likelihood of confusion as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the site;

(VI) the person’s offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or any third party for financial gain without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services, or the person’s prior conduct indicating a pattern of such conduct;

(VII) the person’s provision of material and misleading false contact information when applying for the registration of the domain name, the person’s intentional failure to maintain accurate contact information, or the person’s prior conduct indicating a pattern of such conduct;

(VIII) the person’s registration or acquisition of multiple domain names which the person knows are identical or confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain names, or dilutive of famous marks of others that are famous at the time of registration of such domain names, without regard to the goods or services of the parties; and

(IX) the extent to which the mark incorporated in the person’s domain name  [*13] registration is or is not distinctive and famous within the meaning of subsection (c).

15 U.S.C. § 1125(d)(1)(B).

11. HN9Go to the description of this Headnote.It does not matter whether a trademark is a “dot com” or has a “dot country code” at the end, in a case such as this in which the defendant resides in the United States, the trademark owner resides in the United States, and the domain is accessed by United States customers. See Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Pub., Inc., 939 F. Supp. 1032 (S.D.N.Y. 1996) (holding defendants in contempt of court for registering and operating Italian domain www.playmen.it accessible by U.S. customers in violation of ACPA, where defendants had previously been adjudged to be infringers of the PLAYMEN trademark and had been ordered to cease infringing that mark).

12. Plaintiff is entitled to summary adjudication of cyberpiracy against Defendants with respect to Defendants’ registration and attempts to sell the domain www.permalife.co.kr.

13. Plaintiff is entitled to summary adjudication of cyberpiracy against Defendants with respect to Defendants’ registration and use of the domain www.perma-life.co.kr to promote and sell Defendants’ Pearl Life cookware.

14. HN10Go to the description of this Headnote.It is an infringement of  [*14] a trademark to use in commerce any sufficiently similar word or device such that consumers are likely to be deceived regarding the source, affiliation, or sponsorship of the goods being offered for sale. See 15 U.S.C. § 1114(1) (infringement of a registered trademark) and 15 U.S.C. § 1125(a) (Lanham Act § 43(a), false designation and false descriptions, regardless of whether a registered mark is involved).

15. HN11Go to the description of this Headnote.The core element of trademark infringement is whether customers are likely to be confused about the course or sponsorship of the products.

16. HN12Go to the description of this Headnote.An eight-factor test – the so-called Sleekcraft factors (AMF v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348 (9th Cir. 1979)) – guides the assessment of whether a likelihood of confusion exists. The Sleekcraft factors are:

(1) the strength of the mark;

(2) proximity or relatedness of the goods;

(3) the similarity of the marks;

(4) evidence of actual confusion;

(5) the marketing channels used;

(6) the degree of care customers are likely to exercise in purchasing the goods;

(7) the defendant’s intent in selecting the mark; and

….

18. HN14Go to the description of this Headnote.In the Internet context, the three most important Sleekcraft factors in evaluating a likelihood of confusion are:

(1) the similarity of the marks,

(2) the relatedness of the goods and services, and

(3) the parties’ simultaneous use of the Web as a marketing channel.

Perfumebay.com, 506 F.3d at 1173.

19. HN15Go to the description of this Headnote.When these factors suggest that confusion is likely, the other factors must weigh strongly against a likelihood of confusion to avoid the finding of infringement. On the other hand, if these three factors do not clearly indicate a likelihood of consumer confusion, then a district court can conclude the infringement analysis only by balancing all the Sleekcraft factors within the unique context of each case. Perfumebay.com, 506 F.3d at 1173-74 (citations and internal quotations omitted).

20. HN16Go to the description of this Headnote.”[A]n intent to confuse customers is not required for a finding of trademark infringement.” Brookfield Communications Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036, 1059, 50 U.S.P.Q.2d 1545 (9th Cir. 1999).  [*16] However, “[w]hen an alleged infringer knowingly adopts a mark similar to another’s, courts will presume an intent to deceive the public.” Official Airline Guides, Inc. v. Goss, 6 F.3d 1385, 1394 (9th Cir. 1993).

21. HN17Go to the description of this Headnote.”[O]ne who intends to confuse is more likely to succeed in doing so.” Cable News Network LP, LLLP v. CNNews.com, 177 F. Supp. 2d 506, 520 (E.D. Va. 2001).

22. “[E]vidence that the use of the two marks has already led to confusion is persuasive proof that future confusion is likely.” GoTo.com. Inc. v. Walt Disney Co., 202 F.3d 1199, 1208 (9th Cir. 2000) (quoting Sleekcraft, supra).

23. HN18Go to the description of this Headnote.The person using another’s trademark in commerce bears the burden of demonstrating that the use of the trademark is authorized by law, i.e., is a fair use. See 15 U.S.C. § 1115(b).

24. HN19Go to the description of this Headnote.As a general rule, using another party’s trademark on an Internet website without authorization, and without legal justification, constitutes trademark infringement per se. See, e.g., Australian Gold, Inc. v. Hatfield, 436 F.3d 1228, 1238, 77 U.S.P.Q.2d 1968, 1972 (10th Cir. 2006).

25. HN20Go to the description of this Headnote.”Initial interest confusion” occurs when a user is initially attracted to a defendant’s website or products based on an initial impression  [*17] that the defendant sells the trademarked product, even if that user eventually realizes before purchasing that the products being offered are not the trademarked goods. Using another’s trademark or a similar trademark in a way that causes initial interest confusion is one type of trademark infringement, and is actionable. Australian Gold, supra, 436 F.2d at 1238-39, 1240.

26. HN21Go to the description of this Headnote.Using a competitor’s trademark as an Internet search engine advertising keyword constitutes trademark infringement, absent particular circumstances that would negate any likelihood of confusion. Id.; Storus Corp. v. Aroa Mktg. Inc., 87 U.S.P.Q.2d 1032 (N.D. Cal. 2008).

27. HN22Go to the description of this Headnote.Using another party’s trademark as website metatags without legal justification constitutes willful trademark infringement, and renders evidence of actual confusion unnecessary. Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036, 1064, 50 U.S.P.Q.2d 1545, 1565-66 (9th Cir. 1999); Horphag Research Ltd. v. Pellegrini, 337 F.3d 1036, 67 U.S.P.Q.2d 1532 (9th Cir. 2003); Venture Tape Corp. v. McGills Glass Warehouse, 540 F.3d 56, 88 U.S.P.Q.2d 1051 (1st Cir. 2008).

28. HN23Go to the description of this Headnote.Copying another party’s trademark exactly within a  [*18] domain name “creates a presumption of likelihood of confusion among Internet users as a matter of law.” PETA v. Doughney, 113 F. Supp. 2d 915, 919-20 (E.D. Va. 2000) (citing N.Y. State Society of Certified Public Accountants v. Eric Louis Assoc., Inc., 79 F. Supp. 2d 331, 340 (S.D.N.Y. 1999)), aff’d, 263 F.3d 359 (4th Cir. 2001). Under such circumstances, the court can grant summary judgment of trademark infringement. Id.; see also Brookfield Communications, supra, 174 F.3d at 1057.

29. HN24Go to the description of this Headnote.Because bad faith intent to profit from another’s trademark is a necessary element of a claim for cyberpiracy under the ACPA, using a domain that incorporates another’s trademark in a way that is also likely to create consumer confusion also constitutes willful trademark infringement.

30. Defendants have infringed Plaintiff’s Perma-Life trademark by each of the following acts, taken either individually or as a whole:

a. Registering the domain www.perma-life.co.kr and using it to promote their competing Pearl Life cookware;

b. Applying the metatags “perma life” and “permalife” to the website at www.perma-life.co.kr through which they sold their competing Pearl Life cookware;

c. Applying the term “permalife” as visible video tags (indexes) on videos promoting Pearl Life cookware which they posted on the Internet at video sharing websites YouTube (www.youtube.com) and Tag Story (www.tagstory.com), and on the “blog” site Daum (www.daum.net).

d. Purchasing the term “permalife” as an Internet search engine advertising keyword to direct Internet users to their website at www.pearllife.com at which they advertised their Pearl Life cookware.

31. HN25Go to the description of this Headnote.Failure to seek a legal opinion of counsel as to infringement, especially after receiving a cease-and-desist letter, is probative evidence of an infringer’s willfulness. Pfizer Inc. v. Sachs, 652 F. Supp. 2d 512, 523, 92 U.S.P.Q.2d 1835 (S.D.N.Y. 2009).

32. The marks “Pearl Life” and “PEARL-LIFE,” when applied to the goods of stainless steel cookware, are confusingly similar to PERMA-LIFE for stainless steel cookware.

33. HN26Go to the description of this Headnote.Where trademark infringement is found, it follows that the defendant is also liable for violating § 43(a) of the Lanham Act. Conversive Inc. v. Conversagent Inc., 433 F. Supp. 2d 1079, 1093, 79 U.S.P.Q.2d 1284, 1293-94 (C.D. Cal. 2006); Glow Indus., Inc. v. Lopez, 252 F. Supp. 2d 962, 975 n.90 (C.D. Cal. 2002) (“The standard for Lanham Act  [*20] unfair competition is the same as that for Lanham Act trademark infringement.”); Brookfield Communications, supra, 174 F.3d at 1045 (both trademark infringement and unfair competition under the Lanham Act require establishing that the defendant is using a mark confusingly similar to a valid, protectable trademark of the plaintiff).

34. Defendants are liable for violating the Lanham Act § 43(a), for the same reasons as they are liable for trademark infringement.

35. Defendants are liable for violating the Lanham Act § 43(a) for the additional reasons that they:

(a) falsely told consumers that PEARL LIFE cookware is the same cookware as PERMA-LIFE cookware;

(b) falsely told consumers that their company is the same company as Plaintiff.

36. HN27Go to the description of this Headnote.Trademark infringement under 15 U.S.C. § 1114(1) also constitutes trademark counterfeiting when the infringer uses a “counterfeit mark,” which is defined as “a counterfeit of a mark that is registered on the principal register of the United States Patent and Trademark Office for such goods or services sold, offered for sale, or distributed and that is in use . . . .” 15 U.S.C. § 1116(d)(1)(B)(i).

37. Defendants’ use of Plaintiff’s trademark in the various  [*21] ways listed above constitutes trademark counterfeiting. See Aztar Corp. v. MGM Casino, 59 U.S.P.Q.2d 1460, 1463 (E.D. Va. 2001) (finding defendants liable for both cyberpiracy and trademark counterfeiting, where defendant registered a domain name that incorporated plaintiff’s trademark exactly, and used that trademark in visible text on the website as the name of that website).

RALPH ZAREFSKY

UNITED STATES MAGISTRATE JUDGE