PARTNERS FOR HEALTH AND HOME, L.P., vs. SEUNG WEE YANG, et al
UNION EUROPA (fallos derecho comunitario)
Caso Interflora v. Marks & Spencer (fallo corte – opinion del abogado general) – ver comentario de PinsentMasons
Caso Google France – (fallo corte – opinión procurador)
Caso Primakabin – (fallo corte)
Caso BergSchpete (fallo corte – opinión procurador) – comentario Birgit Clark (muy bueno) -
Caso C 91/09 Eis.de (orden de la corte)
***
Fallos en países europeos
Dinamarca: caso Pixelpartner (PDF) – MARQUES -
Dinamarca: fallo de la Corte Suprema de Dinamarca, caso HE House A/S v. Scandinavisk Motor Co. (PDF) – año 2009- (se concluye por dudarse si hay uso marcario no se emite la cautelar)
Austria: caso Beschluss (hay infracción marcaria)
Alemania: caso Eis.de – caso Bananabay (fallo del BGH) -
Francia: Caso Le Meridien – caso Belle Lieterie -
Italia: Corte de Milan en caso Win Car v Google: hay infracción marcaria y competencia desleal (MARQUES) (2birds)
Inglaterra: caso Interflora – Caso Mr. Spicy -
Polonia: Caso Marin Internacional: hay infracción marcaria y competencia desleal.
ESTADOS UNIDOS
Rescue.com v. Google – Comentarios Proskauer, Eric Goldman, etc.
Jurin v. Google (Feb 2011) – Google no es responsable.
Network Automation v Advanced concepts.
Caso PARTNERS FOR HEALTH AND HOME, L.P., vs. SEUNG WEE YANG, et al (condena por uso no autorizado de marca)
Caso Storus Corp. v. Aroa Marketing Inc., No. C-06-2454 MMC, U.S. District Court Northern District of California, 87 U.S.P.Q.2D (BNA) 1032, Decided February 15, 2008.
Caso Hearts on Fire v. Blue Nile 603 F. Supp. 2d 274; 2009 U.S. Dist. LEXIS 25968
CANADA
Caso Private Career Training Institutions Agency v. Vancouver Career College (Burnaby) Inc. (2010 BCSC 765, aff’d 2011 BCCA 69) (comentario).
ISRAEL
Dr. Klein v. Proportzia (2011) (law.co.il) (Meitar) (more) (comentario en este blog)
Matil Li v. Crazy Line (2006)
AMERICA LATINA
Argentina: cautelar en Veraz v. Open Discovery (Juzgado Civil y comercial n. 2, secretaría 3) [PDF]
Argentina: caso TEVE COMPRAS v. MERCADO LIBRE (ver en este blog, fuente Iuris)
DOCTRINA
Ver paper de la OMPI del 20 de julio de 2010 sobre marcas en Internet.
PALAZZO, El uso no autorizado de marcas en publicidad en buscadores y la inmunidad de los intermediarios de Internet, LA LEY 2010-E-215 [PDF] (RLAPI).
CARBAJO CASCON, Fernando: Sobre la infracción de marcas y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados, ED 239-867 (2010).
BID FOR POSITION, LLC, Plaintiff-Appellant, v. AOL, LLC, and GOOGLE, INC., Defendants-Appellees.
2009-1068
UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT
601 F.3d 1311; 2010 U.S. App. LEXIS 7163; 94 U.S.P.Q.2D (BNA) 1368
April 7, 2010, Decided
PRIOR HISTORY: Read the rest of this entry »
WARDLAW, Circuit Judge:
“We must be acutely aware of excessive rigidity when applying the law in the Internet context; emerging technologies require a flexible approach.”
Brookfield Commc’ns, Inc. v. West Coast Entm’t Corp., 174 F.3d 1036, 1054 (9th Cir. 1999).
El caso se fundó en un articulo de la ley de marcas de Estados Unidos que habla de falsas designaciones de origen.
CASO DANIEL JURIN, Plaintiff, v. GOOGLE INC., Defendants.
UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF CALIFORNIA
768 F. Supp. 2d 1064; 2011 U.S. Dist. LEXIS 15620; 99 U.S.P.Q.2D (BNA) 1367
February 14, 2011, Decided
February 15, 2011, Filed
MEMORANDUM AND ORDER
SC J. & SON c/ UNILEVER ARGENTINA S.A. s/ medidas cautelares (Expte.: 4825/2011), Juzgado Civil y Comercial Federal 8, Secretaría 15.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011.
Autos y vistos:
Asimismo, es menester recordar que las medidas cautelares […] actúan en función de un litigio actual o futuro, siendo preciso entonces […] que del escrito en que se peticiona surja cuál es la acción que se pretende tutelar […].
II) […] en estos autos se requiere una medida cautelar innovativa al peticionar que se ordene a la demandada el inmediato cese de la publicidad “Cif” que detalla, cualesquiera sean los soportes […], toda vez que no tiende a mantener el status existente […], de modo que a los fines de analizar su procedencia, corresponde observar un criterio detallado y particularmente severo por tratarse de una medida excepcional […].
III) A tal fin […] SC Johnson sostiene que la campaña publicitaria de la demandada denigra y descalifica el producto “Mr. Músculo” de su parte, cuyo color característico es el naranja, alegando que éste es claramente distinguible entre los limpiadores por tal color, por lo que, a su juicio, el accionar de Unilever encuadra en un acto de competencia desleal, instrumentado a través de una publicidad comparativa no sólo engañosa para el público consumidor sino profundamente denigrante del signo marcario de su parte.
Así planteada la cuestión, corresponde recordar que la publicidad comparativa se ha definido como aquella en la que el anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores identificados o claramente identificables, con el resultado directo o indirecto de resaltar las ventajas de sus propios productos o servicios frente a los ajenos (Sala I 13066/04, 2957/07).
Sobre tales premisas, ponderando el alcance y naturaleza de las marcas invocadas por la actora (fs. 68/71) y los envases acompañados como Anexo III, estimo que no se presenta en el caso una identidad inevitable, estricta y absoluta del producto que comercializa la actora, con el utilizado en la campaña publicitaria cuestionada, siendo claro que los empleados en ella como pertenecientes a un tercero, no resultan en modo alguno coincidentes con el de “Mr. Músculo”; en efecto, la forma de los dos recipientes que lucen en el costado izquierdo […] no tienen ninguna de las características que distinguen a los usados por la peticionante (fs. 21). Y relativamente al pretendido elemento común, esto es el mentado color naranja, por cierto que tampoco se aprecia equivalencia ninguna con el de la peticionaria, habida cuenta que en la gráfica adjunta se advierte una tonalidad más oscura y con brillo o iluminación, mientras que el utilizado por SC Johnson es un naranja más intenso y opaco, como se percibe [de los envases arrimados].
En las condiciones indicadas, y considerando que la accionante no puede pretender ningún tipo de monopolio sobre el color naranja, no acreditó poseer título alguno sobre él […] estimo que las constancias obrantes en esta litis no permiten establecer que el elemento cuestionado identifique clara e inequívocamente al producto de la parte presentante a los fines de justificar el análisis de carácter engañoso, desleal y denigratorio de la publicidad invocada.
Y no obsta a ello el argumento de lo que ocurre fuera de la jurisdicción nacional (fs. 56), pues lo trascendente aquí es lo que sucede en el mercado local a fin de evitar prácticas comerciales reñidas con la finalidad de la ley marcaria.
Por los fundamentos que anteceden, atendiendo a que las pruebas no son suficientes para acreditar, con la certidumbre exigida por la normativa invocada, el derecho invocado pro la peticionaria, RESUELVO: rechazar la medida cautelar solicitada en autos.
Firme o consentida que se encuentre la presente, intímese a la parte presentante para que en el término de 5 días retire los elementos reservados a fs. 67 y vta., bajo apercibimiento de destrucción.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Fdo: Hernán Marcó, Juez Federal.
En el caso D2010-0324 se debatió la titularidad del dominio www.segundamano.org. El actor era titular de varias marcas sobre SEGUNDAMANO. La respuesta del demandado fue que:
- Que el significado de la expresión “segunda mano” se puede encontrar en el diccionario de la Real Academia Española, por ser genérico y ampliamente utilizado desde hace muchos años, aportando una recopilación de citas que contienen dicho término y que se remontan a los años 1787, 1797, 1973, 1808, 1848, etc.
- Que la expresión “segunda mano” sigue siendo en la actualidad muy común, aportando el resultado de una búsqueda en Google News, que arroja un total de 1.035 referencias, entre las que sólo dos se corresponden con la Web de la Demandante. También alude el Demandado al hecho de que se trata de una expresión utilizada en otros muchos idiomas, indicando algunos ejemplos….
- Que el uso común en el lenguaje del término genérico prevalece sobre la relevancia que pueda tener la marca.
- Que la principal actividad de la Demandante es el mercado de segunda mano, de modo que la expresión genérica “segunda mano” define a la perfección su actividad, en particular en las categorías de vehículos, inmobiliaria, electrónica, etc., siendo la única actividad que no se puede englobar en ese mercado de segunda mano la parte que se refiere a negocios y empleo, que – según el Demandado – representa tan solo el 7,6% del total de anuncios que publica la Demandante.
- Que la Ley de Marcas no protege términos genéricos cuando su sentido semántico coincide con los productos o servicios que se pretenden distinguir, añadiendo que la Demandante pretende monopolizar un término genérico y que la Oficina Española de Patentes y Marcas no debería aceptar estas marcas.
- Que todas las marcas citadas por la Demandante son marcas mixtas, excepto la marca 875.706, que fue registrada en 1979, cuando todavía no se había aprobado la primera Ley de Marcas de 1988, por lo que no fue objeto de examen, mientras que con posterioridad a dicha Ley sí se examina toda solicitud de marca.
- Que la Demandante no cita otras marcas denominativas que tiene registradas, en las que se incluye el término “segundamano”, tales como “segundamano radio”, telebuzón segundamano”, etc., añadiendo que si la marca SEGUNDAMANO tuviera el suficiente valor distintivo la Demandante no precisaría el registro de todas estas marcas adicionales.
- Que, en consecuencia, no puede producirse confusión, ya que la expresión “segunda mano” se asocia antes a su sentido genérico que a la marca de la Demandante.
- Que el registro de nombres de dominio genéricos es completamente legítimo y que se rige por la regla “first come, first served”.
- Que todos los nombres de dominio que posee son genéricos, aportando información sobre los mismos y afirmando que es legítimo el uso de estos nombres de dominio para atraer tráfico genérico y obtener beneficio de ello.
- Que no pretende crear confusión en el usuario con respecto a la Web de la Demandante (“www.segundamano.es”), ya que el diseño, los colores y la disposición de la página son totalmente diferentes.
- Que conocía la referida Web de la Demandante, pero no el registro de su marca, registro que le ha sorprendido puesto que está prohibido.
- Que es cierto que utiliza la expresión genérica “segunda mano” para atraer tráfico del que redirige una pequeña parte del mismo para obtener beneficios y que también es cierto que el Nombre de Dominio está en venta, siendo todo ello legítimo cuando se trata de un nombre de dominio genérico.
Y, en definitiva, que registró el Nombre de Dominio de buena fe, puesto que estaba libre y es uno de los mejores genéricos que ha encontrado libres; asimismo afirma que el uso que hace del mismo también es de buena fe, por tratarse de un nombre de dominio genérico que atrae tráfico genérico.
A esto el Panel respondió -al analizar la existencia de mala fe- que:
El Demandado, para defender que registró de buena fe el Nombre de Dominio, insiste en que la expresión “segunda mano” es de uso común, remitiendo a las prohibiciones de registro de la Ley de Marcas. A este respecto cabe señalar que, tanto la jurisprudencia, como la doctrina científica han venido reconociendo de forma unánime la posibilidad de que un determinado signo que, en principio, podría ser considerado como descriptivo del producto o servicio que pretende distinguir, pueda llegar a conseguir la distintividad requerida para ser marca y, por tanto, para que el titular de ésta pueda ostentar un derecho exclusivo. También las leyes españolas sobre marcas han recogido este principio. A título de ejemplo, cabe recordar que la derogada Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988 de Marcas, en su Artículo 11, prescribía textualmente:
“1. No podrán registrarse como marcas (…)
c) las que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio.
2. El apartado 1 letra c) no se aplicará si la marca hubiera adquirido para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.”
Del mismo modo, la Ley de Marcas actualmente vigente (Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas), en su artículo 5, prescribe:
“1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: (…)
b) Los que carezcan de carácter distintivo.
c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.
d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.”
Es decir, determinados signos pueden adquirir suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, por efecto del uso que de ellos se hace a título de marca, de tal modo que el destinatario acaba dando a dichos signos un nuevo significado que además se vincula a un determinado origen empresarial, por lo que el signo en cuestión adquiere la distintividad suficiente para poder cumplir con sus funciones como marca. Este fenómeno es conocido como “secondary meaning”.
Tal y como ya se ha indicado, el Experto considera que la marca SEGUNDAMANO, además de ser suficientemente distintiva, goza de notoriedad en el sector de los anuncios clasificados, notoriedad que se remonta a fechas muy anteriores al registro del Nombre de Dominio. En el caso del nombre de dominio <zegundamano.com> ya se afirmaba que la marca SEGUNDAMANO es una marca notoria en España (Anuntis Segundamano España, S.L. v. Tecfinsa, S.L., Antonio Soria Hernández, Caso OMPI No. D2010-0041). A esta circunstancia se ha de añadir el hecho de que el Demandado, a través de diversos portales en Internet, es un competidor de la Demandante. Uno de esos portales (“www.milanuncios.com”) contiene un número importante de anuncios clasificados de diversas categorías, por lo que es razonable presumir que conocía la existencia de la marca SEGUNDAMANO de la Demandante cuando registró el Nombre de Dominio.
El Demandado sostiene que muchos de los artículos de prensa aportados por la Demandante con la pretensión de probar el renombre de su marca son anticuados. Sin embargo, precisamente porque muchos de esos artículos son de épocas muy anteriores al registro del Nombre de Dominio, permiten hacer una valoración de ellos en el sentido de que difícilmente podía desconocer el Demandado la existencia de la citada marca en la fecha del registro del Nombre de Dominio.
En realidad, el Demandado no niega en ningún momento el conocimiento previo de la actividad de la Demandante bajo la denominación “Segundamano”, lo que niega es la validez del registro de la marca SEGUNDAMANO. Por ejemplo, una de las afirmaciones del Demandado reza así: “si la marca SEGUNDAMANO tuviera el suficiente valor distintivo el demandante no precisaría el registro de todas estas marcas adicionales”. Estas alegaciones del Demandado resultan en cierto modo contradictorias si tenemos en cuenta que, según ha podido comprobar el Experto mediante la oportuna consulta en la Base de Datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, él mismo registró como marca la denominación MILANUNCIOS.COM, con la representación de un pequeño sapo (o rana) sobre la misma. Se trata de la marca mixta nº 2.713.039, para servicios de la clase 38, concedida el 17 de noviembre de 2006 a nombre del Demandado. Con arreglo a los argumentos del Demandado, que constituyen su principal defensa, la distintividad de la marca MILANUNCIOS podría resultar tan discutible como la de la marca SEGUNDAMANO de la Demandante. En este punto cabe señalar que el Experto está facultado para realizar búsquedas o investigaciones, accediendo a bases de datos o archivos públicos, que le ayuden a decidir (entre otras: Société des Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services, Caso OMPI No. D2002-0070; Hesco Bastion Limited v. The Trading Force Limited, Caso OMPI No. D2002-1038; Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley, Caso OMPI No. D2004-0014).
Respecto al uso que el Demandado viene haciendo del Nombre de Dominio, recordemos que se trata de una página Web que contiene diversos links (“anuncios clasificados”, “anuncios contactos”, “anuncios inmobiliaria”, “anuncios empleo”), así como publicidad de otras empresas, dando acceso a sus Webs, entre las cuales se encuentra “www.milanuncios.com”, portal que gestiona el propio Demandado, todo ello bajo el título “SegundaMano.org”, que aparece destacado, de modo que sólo puede considerarse como un uso a título de marca. Por todo ello, este uso constituye una infracción de los derechos que ostenta la Demandante sobre la marca SEGUNDAMANO. En efecto, conforme al Artículo 34 de la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, facultándole para prohibir que terceros, sin su consentimiento, usen el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e). Además, la citada Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. También puede calificarse dicho uso como un acto de competencia desleal, conforme a las prescripciones de la normativa española vigente sobre Competencia Desleal.
Ya se ha indicado que al registrar el Nombre de Dominio, el Demandado, competidor de la Demandante, debía conocer perfectamente que aquél era idéntico a la marca de la Demandante. En consecuencia y puesto que la buena o mala fe subjetiva se ha de deducir de determinados elementos externos, se ha de concluir que el Demandado tampoco podía tener en mente un uso de buena fe cuando registró el Nombre de Dominio. Más bien, el uso que el Demandado viene haciendo del Nombre de Dominio muy probablemente provocará la confusión en los usuarios de Internet, ya que pueden pensar que el sitio Web del Demandado tiene alguna relación con la Demandante. El Experto está persuadido de que, en realidad, el Demandado sólo pretendía beneficiarse de algún modo y de forma ilegítima con el registro del repetido Nombre de Dominio; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopción del mismo impedía el registro a su legítimo dueño.
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante también ha cumplido con la carga de probar que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, tal y como lo requiere la Política, párrafo 4.a)iii).
En una interesante decisión del Centro de Arbitraje de la OMPI (D2010-0008) se decidió que la actora Lan tenía derecho a recuperar lanpass.com. La defensa del demandado fue que había utilizado desde hacía muchos años atrás el dominio para lámparas, pero el panelista Roberto Biahchi recurrió a Archive.org comprobó que en el pasado el sitio no había sido utilizado para lamparas.
El panelista dijo:
Sin embargo, en el presente caso existen circunstancias adicionales que privan de importancia relativa y peso a la evidencia documental del Demandado debido a la propia conducta de este.
Una búsqueda efectuada por este Experto el día 13 de abril de 2010 en el archivo en línea de la “Wayback Machine” (“www.archive.org”) para el sitio web “www.lanpass.com” arrojó los siguientes resultados para 63 días, desde el 28 de noviembre de 1999 hasta el 4 de abril de 2008: Del 28 de noviembre de 1999 al 18 de mayo de 2001, el nombre de dominio en disputa fue redirigido al sitio web “www.lanchile.cl”. El 19 de enero de 2002 fue redirigido al sitio web de United Airlines. …. Del 2 de noviembre de 2007 al 4 de abril de 2008 fue nuevamente redirigido a “www.lan.com”. Este Experto comprobó que en ninguna de las 63 páginas exhibidas en “www.archive.org” para “www.lanpass.com” se muestran imágenes o textos referidos a “lámparas LANPASS”.
Dicho uso del nombre de dominio ha continuado más allá del período conservado en la Wayback Machine (hasta 2008). Según certificado de fecha practicada extendido por el notario público Juan Ricardo San Martín Urrejola, de la Notaría 43a. de Santiago de Chile, acompañado a la Demanda, el día 17 de abril de 2009 dicho notario constató, a pedido del abogado de la Demandante, que el sitio web “www.lanpass.com” estaba redirigido a “www.lan.com”, pudiéndose ingresar a distintos enlaces bajo esta misma página. No existe ningún inconveniente formal que aconseje no admitir como prueba el certificado notarial el cual, por otra parte, coincide con los registros ya mencionados de la base de datos disponible en “www.archive.org.”
Por otra parte, no existe prueba alguna en el expediente de la que resulte que, antes del conocimiento de la disputa, el Demandado haya utilizado el nombre de dominio <lanpass.com>, con relación a lámparas supuestamente denominadas “LANPASS”.
Esta conducta del Demandado contradice abiertamente el uso supuestamente legítimo y de buena fe que dice haber hecho el Demandado del nombre de dominio en relación con ciertas lámparas para bronceado. Resulta evidente que el Demandado nunca tuvo interés en hacer conocer lámparas denominadas “LANPASS” a través del sitio web correspondiente. Por el contrario, los mencionados redireccionamientos del nombre de dominio muestran cómo el Demandado, a lo largo de diez años, ha intentado dirigir la atención de los usuarios de Internet, incluida la Demandante, sobre la relación entre el nombre de dominio en disputa y la Demandante, titular de la marca LAN PASS, de la que el nombre de dominio <lanpass.com> es copia servil. Es obvio que el Demandado sabía desde el momento mismo del registro que dicho nombre de dominio era idéntico a la marca de la Demandante.
Resultado: cuidado con lo que se dice porque en Internet, todo queda registrado. Sobre el uso de Archive.org como prueba en juicios marcarios ver el siguiente memo de la INTA.
En dos casos Google France y en Portakabin v. Primakabin se pronuncio declarando que el buscador no sería responsable si puede prevalerse de la excepción de hosting establecida en la Direciva de Comercio Electrónico Europea. El anunciante o competidor, en cambio sería responsable pues el uso de la marca en un uso comercial y en el tráfico económico y afecta la función primordial de la marca que es demostrar el origen del producto.
Se acaba de publicar en la web de la OMPI un interesante informe sobre los nombres de dominio, el desarrollo de nuevas variantes (ej. un caso de multiples demandantes para frenar la venta de tickets en dominios que contenian su marca), la version paperless de la UDRP (llamada eUDRP), y el hecho de que 62 jurisdicciones de los ccTLD se han sumado a la UDRP con variantes. La politica UDRP ya lleva resueltos mas de 17,000 casos en los últimos 10 años.